Ministero dello Sviluppo Economico
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Firmato da: uibm_10
Roma, 2 novembre
2020
Ministero dello Sviluppo Economico Spett.le BUZZI, NOTARO & ANTONIELLI D'OULX S.R.L.
Direzione generale per la tutela della proprietà CORSO VITTORIO EMANUELE II, 6
industriale 10123 TORINO
Uf f icio Italiano Brevetti e Marchi
Via Molise, 19 - 00187 Roma
A: GRECO STEVEES STORYS
CORSO GENOVA, 68 BIS - 18039 VENTIMIGLIA (IM)
Roma, il 02/11/2020
Oggetto: Opposizione 652018000018262 - decisione
Ai sensi dell'articolo 182 del Codice della proprietà industrale, si trasmette la decisione relativa all'opposizione
in oggetto.
Contro il presente provvedimento è ammessa la facoltà di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi ai
sensi dell'articolo 135 del Codice della proprietà industriale entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione
della presente comunicazione.
Il Dirigente della Div. II
Giulia Ponticelli
Vi a Mo l i s e 1 9 - 0 0 1 8 7 Ro m a Pag ina 1 d i 1
te l . +39 0 6 4 70 5 5 8 0 0 - e -m a i l co n ta ctce n te r u i b m @ m i s e .g o v.i t - www.m i s e .g o v.i t
Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
Divisione II - Affari giuridici e normativi. Procedimento di opposizione
OPPOSIZIONE N. 652018000018262
JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.P.A., rappresentata dallo studio Buzzi, Notaro & Antonielli
d’Oulx S.r.l..
(opponente)
contro
GRECO STEEVES STORYS, Ventimiglia (IM)
(richiedente)
L’esaminatrice, dott.ssa Artemisia Rossi, ha emanato la seguente
DECISIONE:
1. L'opposizione n. 652018000018262 è accolta.
2. La domanda di marchio italiano n. 302017000114187 non può proseguire il suo iter.
3. Il richiedente sopporta l’onere dei costi e delle spese sostenute dall’altra parte per l’importo
complessivo liquidato in euro 550,00.
FATTI e PROCEDIMENTO
In data 11 ottobre 2017 la GRECO STEEVES STORYS ha depositato la domanda di
registrazione n. 302017000114187 per il marchio qui di seguito rappresentato
per contraddistinguere i seguenti servizi appartenenti alla classificazione internazionale ai sensi
dell’Accordo di Nizza:
Classe 35 pubblicità ed altro, gestione affari commerciali
Classe 38 servizi di telefonia e telecomunicazioni, servizi internet, sms e servizio dati
La domanda in questione è stata ritenuta registrabile ed è stata pubblicata sul bollettino ufficiale
dei marchi d’impresa n. 76 del 28 dicembre 2017.Nei confronti della citata domanda, la JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.P.A. ha depositato in
data 22 marzo 2018 un atto di opposizione basato sui seguenti diritti anteriori:
- marchio nazionale n. 302009901741769, del 15/03/2010, su domanda del 16/06/2009, rinnovato il
18/07/2019, su domanda del 12/02/2019, per il marchio qui di seguito rappresentato
JUVE
per contraddistinguere, tra l’altro, i seguenti servizi appartenenti alla classificazione internazionale ai
sensi dell’Accordo di Nizza:
Classe 35 – pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori
d’ufficio
Classe 38 – telecomunicazioni
- marchio nazionale n. 302005901365683, del 07/07/2008, su domanda del 05/12/2005 per il marchio
qui di seguito rappresentato
JUVENTUS
per contraddistinguere, tra l’altro, i seguenti servizi appartenenti alla classificazione internazionale ai
sensi dell’Accordo di Nizza:
Classe 35 – pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori
d’ufficio
Classe 38 – telecomunicazioni
- marchio nazionale n. 302017000046742, del 04/06/2019, su domanda del 24/04/2017 per il marchio
qui di seguito rappresentato
JUVENTUS
per contraddistinguere, tra l’altro, i seguenti servizi appartenenti alla classificazione internazionale ai
sensi dell’Accordo di Nizza:
Classe 35 – Consulenza in materia di organizzazione e direzione aziendale; marketing; pubblicità;
pubbliche relazioni; organizzazione e gestione di eventi, esposizioni, convention, meeting ed eventi
di comunicazione (conferenze stampa, presentazioni e dimostrazioni) per scopi commerciali e
pubblicitari; consulenza nel settore del marketing, delle pubbliche relazioni e delle attività
pubblicitarie e/o promozionali; sviluppo e gestione di contratti e di convenzioni; servizi di
franchising; organizzazione, gestione e supervisione di programmi di fedeltà e programmi di
incentivi, carte di fedeltà (servizi); selezione, accreditamento ed affiliazione, a beneficio di terzi, di
punti vendita, anche su piattaforme Internet; selezione, a beneficio di terzi, di varietà di beni - escluso
il trasporto - e/o servizi per dare la possibilità ai consumatori di visionare ed acquistare prodotti e
2scegliere servizi offerti da una pluralità di fornitori di beni e di servizi accreditati ed affiliati; servizi
di commercio via reti di telefonia mobile (mobile-commerce), ovvero servizi resi a beneficio di terzi
per la selezione, prenotazione, ordine ed acquisto di beni e servizi mediante accesso a piattaforme di
commercio elettronico; organizzazione, gestione e supervisione di programmi fedeltà per clienti
Classe 38 – Telecomunicazioni; diffusione e trasmissione di programmi radiofonici e televisivi;
trasmissione elettronica, streaming e distribuzione di contenuti audio, audiovisivi e digitali su reti
informatiche globali e locali, compresa la rete Internet, computer di rete fissa, computer portatili,
dispositivi palmari, tablet e smartphones; servizi di trasmissione web; trasmissione elettronica di
messaggi; identificazione e accesso a pluriutenza a reti elettroniche di comunicazione e reti e
piattaforme di mobile-commerce (commercio elettronico), attraverso apparati mobili connessi in
rete; fornitura di bacheche on-line per la trasmissione e la condivisione di messaggi e informazioni
tra utenti di computer relativi a un'ampia gamma di argomenti, compresi divertimento, musica,
concerti, video, radio, televisione, film, notizie, sport, giochi ed avvenimenti culturali
L’opposizione è diretta contro tutti i servizi rivendicati nella domanda del marchio contestato.
Quale base normativa l’opponente ha indicato l’articolo 12, comma 1, lettera d) Codice della
proprietà industriale (CPI), ritenendo sussistente la somiglianza tra i marchi e l’identità tra i
prodotti/servizi e, conseguentemente, il rischio di confusione per i consumatori.
ARGOMENTI DELLE PARTI
L’opponente ha evidenziato, quanto ai servizi contrapposti, l’identità tra le rispettive
rivendicazioni sia letteralmente che per senso logico. Quanto ai marchi ha rilevato la somiglianza
visiva, fonetica e concettuale tra i segni in considerazione della circostanza che il termine JUVE
rappresenta la parte maggiormente distintiva del segno contestato poiché sia il termine MOBILE che
la rappresentazione grafica della sim card fanno esplicito riferimento alla destinazione dei servizi che
si intendono offrire. Ha sottolineato, peraltro, che i termini JUVE e JUVENTUS godono di indubbia
notorietà e quindi sono dotati di un carattere distintivo accresciuto, meritevole di una particolare
tutela. In tal senso, ha depositato alcune decisioni emesse da tribunali italiani che si sono espressi
proprio sulla notorietà di tali segni (cfr. Tribunale di Bari, sentenza 3513/2017 del 17/02/2017;
Tribunale di Brescia, ordinanza n. 21661/2016 del 17/02/2017; Tribunale di Milano, sentenza n.
27370/08 del 14/05/2008).
Il richiedente la registrazione non ha depositato memorie.
MOTIVAZIONE
RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 12, COMMA 1, LETTERA D) CPI
3L'articolo 12, comma 1, lettera d) CPI dispone che non possono costituire oggetto di
registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda “ siano
identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in
seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un
diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o
affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità' o affinità fra i prodotti o i
servizi possa determinarsi un rischio confusione per il pubblico, che può consistere anche in
un rischio di associazione fra i due segni”.
Per ragioni di economia della decisione verrà preso in esame il solo marchio anteriore
denominativo di cui alla registrazione nazionale n. 302009901741769.
a) I servizi
I servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:
Classe 35 – pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori
d’ufficio
Classe 38 – telecomunicazioni
I servizi contestati sono i seguenti:
Classe 35 pubblicità ed altro, gestione affari commerciali
Classe 38 servizi di telefonia e telecomunicazioni, servizi internet, sms e servizio dati
I servizi contestati in classe 35 pubblicità ed altro, gestione affari commerciali sono identici ai
servizi pubblicità; gestione di affari commerciali tutelati nella medesima classe dal marchio anteriore.
Si precisa, in tal senso, che la specificazione ed altro presente nell’elencazione del richiedente la
registrazione non altera la portata dell’ampia categoria di servizi pubblicità da esso richiesta.
I servizi contestati in classe 38 servizi di telefonia, servizi internet, sms e servizio dati rientrano
nell’ampia categoria di servizi telecomunicazioni (che sono quelli che permettono alle persone di
comunicare tra loro in una modalità a distanza) tutelati nella medesima classe dal marchio anteriore.
Non potendosi scorporare ex officio la vasta categoria di servizi così tutelati dal titolare del diritto
anteriore, i suddetti servizi risultano identici.
I servizi telecomunicazioni sono rivendicati sia dal marchio anteriore che da quello contestato; i
suddetti servizi, pertanto, sono identici.
b) I segni
4JUVE
Marchio anteriore Marchio contro cui viene proposta l’opposizione
Il marchio anteriore è un segno denominativo e consiste nell’espressione JUVE.
Il marchio contestato è un segno complesso e consiste nell’espressione JUVEMOBILE posta al di
sotto della rappresentazione di una sim card di colore bianco, nero, nero, giallo e grigio.
A livello visivo, i marchi sono simili nella misura in cui condividono l’espressione JUVE. Per
effetto di tale circostanza, il marchio anteriore risulta completamente contenuto in quello del
richiedente la registrazione. In quest’ultimo, la componente JUVE è associata, in continuità, con la
parola MOBILE e compare anche la rappresentazione di una sim card ossia una carta dotata di un
microprocessore che identifica il titolare di un contratto di telefonia cellulare GSM.
A livello visivo, i marchi in conflitto sono simili ad un livello medio.
A livello fonetico, il marchio anteriore viene pronunciato IUVE quello contestato IUVE/MO/BAIL.
A livello fonetico, i marchi sono simili ad un livello medio.
A livello concettuale, il termine JUVE, presente in entrambi i segni, richiama per la maggioranza
del pubblico la nota squadra di calcio torinese.
Nel segno contestato, la parola inglese MOBILE e la rappresentata sim card fanno riferimento al
settore della telefonia mobile in generale e, quindi, ai servizi offerti.
A livello concettuale, pertanto, i marchi sono simili ad un livello medio.
Tenuto conto delle summenzionate coincidenze i marchi sono simili ad un livello medio sotto tutti
i punti di vista.
c) Elementi distintivi e dominanti dei segni
Nel determinare la sussistenza del rischio di confusione, la comparazione dei segni in conflitto
deve basarsi sull’impressione generale data dai marchi, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi
distintivi e dominanti. Ciò si verifica quando una componente può da sola dominare l’immagine del
5marchio che il pubblico pertinente conserva in memoria, in modo tale che tutte le altre componenti
risultino trascurabili nell’impressione complessiva da questi prodotta.
Nel caso in esame, il marchio anteriore non contiene elementi che potrebbero essere considerati
chiaramente più distintivi o dominanti (visivamente più appariscenti) rispetto ad altri.
Il marchio contestato è un marchio complesso, nel quale si ravvisa la presenza sia di una parte
denominativa che di una parte figurativa, nessuna delle quali ha carattere dominante.
Generalmente, nei casi di questo tipo, è ragionevole supporre che la parte verbale del segno avrà
un impatto più forte sul consumatore rispetto alla componente figurativa.
Ciò dipende dal carattere distintivo della parola e degli elementi della raffigurazione. Un elemento
figurativo altamente distintivo e/o attraente in un segno complesso farà chiaramente una maggiore
impressione sul consumatore di un elemento verbale banale o allusivo.
Non è il caso del marchio contestato in esame, nel quale l’elemento figurativo non ha una
particolare originalità, trattandosi della rappresentazione di una sim card, che, oltre a richiamare il
settore della telefonia mobile e, quindi, i servizi offerti, riveste natura descrittiva e, tutt’al più può
rivestire una natura decorativa.
Riguardo alla componente denominativa, JUVEMOBILE, si rileva che il consumatore medio,
posto che scomporrà un elemento verbale in elementi che gli suggeriscono un significato concreto o
che somigliano a vocaboli noti, identificherà la parola “JUVE” per via del suo significato evidente.
Infatti, è una parola nota al pubblico italiano, che ne comprenderà il significato e, pertanto, assocerà
tale parola alla nota squadra di calcio, conosciuta anche come JUVENTUS. Anche la parola MOBILE
assume un significato per il consumatore, in quanto fa riferimento al settore della telefonia. Premesso
ciò, si rileva che la componente JUVE è dotata di maggiore distintività rispetto all’altra componente
denominativa MOBILE.
d) Carattere distintivo del marchio anteriore
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno di quei fattori di cui tenere conto in sede di
valutazione globale del rischio di confusione.
L'opponente ha rivendicato il carattere distintivo accresciuto, a seguito dell’intenso uso sul mercato
o della notorietà, dei segni anteriori depositando giurisprudenza dei Tribunali italiani della quale si
prende atto. Si ritiene, comunque, che i marchi JUVE e JUVENTUS rientrino nella categoria dei c.d.
fatti notori e, nel caso di specie, si può affermare in particolare che il segno JUVE fa parte della
categoria dei fatti notori, che sono quelli conoscibili da qualsiasi persona o, almeno, che possono
essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili (sentenze del Tribunale di primo grado delle
6Comunità europee: causa T 185/02, 22 giugno 2004, Ruiz-Picasso e a./UAMI – DaimlerChrysler
(PICARO), punto 29; causa T 318/03, 20 aprile 2005, Atomic Austria/UAMI – Fabricas Agrupadas
de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), punto 35).
Alla luce di quanto sopra, poiché è notorio che una parte significativa del pubblico di riferimento
è in grado di riconoscere il segno in questione e di collegarlo all’attività espletata, si può affermare
che il marchio anteriore gode di un carattere distintivo elevato.
e) Pubblico di riferimento – livello di attenzione
Si ritiene che il consumatore medio della categoria di prodotti o servizi di cui trattasi sia
normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in
considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della
categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi.
Nel caso in esame, il pubblico di riferimento è molto ampio, essendo costituito sia dal pubblico in
generale che dal pubblico professionale o specializzato; perciò, il rischio di confusione sarà valutato
rispetto alla percezione della parte di pubblico che presta il grado più basso di attenzione, dal
momento che tenderà maggiormente a confondersi.
f) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione
Tenuto conto di quanto fin ora esposto, occorre in ultimo procedere ad una valutazione ponderata
e globale dei vari elementi oggetto di analisi al fine di determinare la sussistenza o meno di un rischio
di confusione.
Tale rischio sussiste quando i consumatori possono credere che i prodotti o servizi contraddistinti
da determinati marchi provengono dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente
collegate tra di loro.
La detta valutazione globale, così come chiarito dalla giurisprudenza, implica una certa
interdipendenza dei fattori che entrano in considerazione e, in particolare, tra la somiglianza dei
marchi e quella dei prodotti o servizi designati. In tal senso, un tenue grado di somiglianza tra i
prodotti o i servizi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa.
Contestualmente, occorre tener conto del fatto che il consumatore medio, normalmente informato
e ragionevolmente attento e avveduto, solo raramente ha la possibilità di procedere ad un confronto
diretto dei marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella
memoria.
7Inoltre, occorre tener conto che il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è
il carattere distintivo del marchio anteriore poiché i marchi che godono di un elevato carattere
distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato, o in ragione
dell’appartenenza ad una serie (c.d. “famiglia di marchi”), godono di una tutela più ampia rispetto ai
marchi il cui carattere distintivo è inferiore. Ne consegue che può esistere un rischio di confusione,
nonostante un tenue grado di somiglianza tra i marchi, allorché la somiglianza dei prodotti e dei
servizi designati da essi è grande e grande è il carattere distintivo del marchio anteriore.
Nel caso in esame, si è ritenuto di dover rinvenire il detto carattere distintivo del segno anteriore
sulla base di un fatto notorio che vede il marchio JUVE come appartenente alla squadra di calcio
torinese JUVENTUS laddove è indiscutibile che quando si fa riferimento ai nomi JUVE e
JUVENTUS in Italia è per riferirsi proprio alla squadra in questione, riconducibile all’unità
imprenditoriale dell’opponente.
Ne consegue che il beneficio della tutela che spetta ai marchi dotati di un carattere particolarmente
distintivo, acquisito in virtù dell’uso intensivo e/o della notorietà, deve essere preso in considerazione.
Come motivato nei paragrafi che precedono, i servizi contestati sono stati ritenuti identici a quelli
protetti dal segno anteriore. Essi sono diretti sia al grande pubblico, dotato di un normale grado di
attenzione, sia ad una clientela commerciale, costituita da soggetti che hanno conoscenze e
competenze specifiche di tipo professionale e che, quindi, hanno un livello di attenzione medio-alto.
In relazione ai segni è stata riscontrata una media somiglianza dai punti di vista visivo, fonetico e
concettuale.
Peraltro, si è avuto modo di riscontrare che il segno anteriore è interamente contenuto nel segno
del richiedente la registrazione e, in particolare, esso costituisce proprio la parte distintiva del marchio
contestato. L’aggiunta dell’ulteriore elemento denominativo e di quello figurativo non riescono a
generare una sostanziale differenza tra i due marchi. Piuttosto, nel marchio contestato il termine JUVE
è l’elemento maggiormente distintivo, capace di attrarre immediatamente l’attenzione del
consumatore di riferimento.
Oltre tutto, la componente JUVE rappresenta la parte iniziale del segno contestato che, per
giurisprudenza consolidata, rappresenta quella parte che cattura per prima l’attenzione del
consumatore. Ciò è giustificato dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra e dall’alto verso
il basso, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (come nel caso di specie) o nella parte
più elevata, sia quella che attrae la prima attenzione e poi la memorizzazione del consumatore. In tale
prospettiva, non va sottovalutato, che, secondo costante giurisprudenza, è, proprio, la parte iniziale
del segno quella più significativa in sede di valutazione del rischio di confusione (cfr. Sentenza della
Commissione dei ricorsi n. 13/2013 del 17/09/2013).
8In ogni caso, gli ulteriori elementi presenti nel marchio contestato sono deboli, poiché hanno un
valore meramente descrittivo e non sono in grado di controbilanciare la significativa analogia tra i
segni. In tal senso si è osservato che la componente MOBILE così come la figura rappresentata fanno
riferimento ad una caratteristica dei servizi contraddistinti (che consistono essenzialmente in
telecomunicazioni, servizi di telefonia).
Ne discende che poiché il marchio contestato include e ripete nella sua parte iniziale e
maggiormente distintiva il termine JUVE che costituisce il marchio anteriore, si ritiene che tale
circostanza possa indurre il consumatore a ritenere che tra il marchio anteriore e quello successivo
vi sia un collegamento e che le origini imprenditoriali dei rispettivi servizi coincidano.
Alle riscontrate somiglianze va aggiunta l’ulteriore circostanza che il marchio dell’opponente è
dotato di un carattere distintivo accresciuto e ciò accresce il livello di tutela attribuibile al segno
anteriore poiché la notorietà goduta dal marchio JUVE nel territorio italiano comporta che esso è sia
conosciuto non solo da una parte significativa del pubblico di riferimento dei servizi contraddistinti
con tale marchio, ma anche da parte del pubblico non acquirente dei servizi commercializzati con tale
marchio.
Quanto sopra comporta che il rischio di confusione sia più elevato e pertanto dato atto che i servizi
contraddistinti dal segno contestato sono stati considerati identici a quelli tutelati dal marchio
anteriore e poiché i servizi in questione sono distribuiti attraverso gli stessi canali di vendita, i
consumatori sono ragionevolmente indotti ad attribuire ai servizi una stessa origine, ritenendo che
provengano dalla stessa impresa o da imprese ad essa collegate.
Ne discende ancora che, pur in presenza di servizi rivolti anche a consumatori con un grado di
attenzione superiore alla media, la forte analogia riscontrata tra i marchi non permette di escludere il
rischio di confusione, anche nella forma del rischio di associazione.
Alla luce di quanto sopra e in virtù del principio di interdipendenza dei fattori, si ritiene che, ai
sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera d) CPI, l’opposizione debba essere accolta e
conseguentemente la domanda di registrazione di marchio debba essere respinta.
Le conclusioni sopra rassegnate rendono superfluo l’esame degli altri diritti anteriori su cui è
fondata l’opposizione.
SPESE
Ai sensi dell’articolo 56, comma 4 del D.M. 13 gennaio 2010, n. 33 (regolamento di attuazione
CPI), la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare in tutto o in parte i
9costi relativi al diritto di opposizione nonché, entro il limite di euro 300,00, le spese di rappresentanza
professionale, sostenute dall’altra parte, se richiesti.
Poiché nel caso in esame il richiedente è la parte soccombente, si ritiene che egli debba
integralmente rimborsare alla parte opponente i costi relativi al diritto di opposizione nella misura di
euro 250,00, e le spese di rappresentanza professionale nel procedimento nella misura di euro 300,00.
L’Esaminatrice
(Artemisia Rossi)
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