LA TUTELA DELLA PROPRIETÁ INDUSTRIALE NEI BRICST - UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA - Unindustria ...
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LA TUTELA DELLA
PROPRIETÁ INDUSTRIALE
NEI BRICST
UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA
Iniziativa promossa da:
UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA
in occasione di Expo Milano 2015
In collaborazione con
Con il contributo di
Autori:
Nadia Adani
Caterina Caizzone
Giovanni Casadei
Chiara Colò
Siona Engel
Fabrizio Gagliardelli
Aldo Paparo
Dorotea Passalacqua
Nicola Tarantini
Simone Verducci Galletti
Coordinamento redazionale:
Silvia Margaria e Giorgia Manenti
Area Internazionalizzazione Unindustria Reggio Emilia
Nadia Adani e Aldo Paparo
Bugnion S.p.A. – sede Modena e Reggio Emilia
Nessuna responsabilità deriva dall’utilizzo improprio del contenuto della presente guida e/o da eventuali modifiche che interverranno nella nor-
mativa I.P. dei Paesi indicati.
La presenta guida è solo informativa e desidera illustrare in maniera sintetica tematiche generali di tutela di marchi e brevetti in Brasile, Russia,
India, Cina, Sud Africa e Turchia, da approfondire, in caso di interesse, con enti e studi specializzati in I.P.
2
Indice
Presentazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
BRASILE
Brevetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Marchi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Russia
Brevetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Marchi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
INDIA
Brevetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Marchi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
CINA
Brevetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Marchi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
SUDAFRICA
Brevetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Marchi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
TURCHIA
Brevetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Marchi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Glossario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3
Presentazione
A
lla manifestazione Expo - che si terrà a Milano dal 1 maggio al 31 ottobre 2015 - hanno aderito 144 paesi, in rappresen-
tanza del 94% della popolazione mondiale e sono stati stimati circa 20 milioni di visitatori durante i sei mesi di apertura.
I Paesi partecipanti visiteranno l’Expo e promuoveranno missioni di sistema, istituzionali ed imprenditoriali: un’occasio-
ne straordinaria che porterà l’Italia per sei mesi alla ribalta di tutto il mondo. Questa sarà anche una prestigiosa vetrina per le tan-
te piccole e medie imprese che potranno così beneficiare di un palcoscenico internazionale per promuovere le loro eccellenze .
Unindustria Reggio Emilia ha realizzato una serie di progetti per rendere l’evento a “misura d’azienda” e per creare occasio-
ni di business a lungo respiro, che vadano oltre l’arco temporale della manifestazione, e che siano finalizzate ad incrementare
la presenza delle nostre imprese su nuovi mercati e ad aiutarle ad aprirne di nuovi.
Inoltre, sempre in previsione di flussi di delegazioni di operatori stranieri (fra i quali ci saranno anche competitors da tutto il mondo),
abbiamo ideato e realizzato questa Guida, che è stata pensata come un utile strumento informativo e di tutela per le nostre
Associate.
La Guida completa ed integra la proposta di iniziative che Unindustria Reggio Emilia propone alle Associate, affinché possano
realmente trarre tutti i vantaggi che questa occasione, in parte unica e irripetibile, può offrire, suggerendo - sui principali mercati
di riferimento - i migliori strumenti di difesa della proprietà industriale (in particolare marchi e brevetti) e rappresentando
un importante strumento per garantire la salvaguardia della competitività internazionale delle nostre Associate e delle nostre
eccellenze.
La pubblicazione è stata redatta in collaborazione con Bugnion S.p.A. - società leader nella tutela della proprietà industriale - con
la quale collaboriamo da diversi anni e alla quale vanno i nostri ringraziamenti.
Paolo Bucchi
Vicepresidente Unindustria Reggio Emilia
con delega all’Internazionalizzazione
4
D
esidero ringraziare Unindustria Reggio Emilia per averci invitati a partecipare alla realizzazione di questo opuscolo e, ancor
prima, per avere pensato di realizzarlo: un agile e semplice strumento di informazione da destinare alle aziende del suo
territorio e in particolare alle micro, piccole e medie imprese.
Queste tipologie di aziende, che sono come sappiamo la spina dorsale dell’economia italiana, spesso non hanno il tempo e le
risorse per fermarsi a considerare le ricadute economiche positive che un’attenta identificazione e gestione dei propri beni imma-
teriali può arrecare.
La Proprietà Intellettuale viene spesso a torto percepita come un mondo astruso e complicato dove solo le grandi aziende, magari
addirittura solo le multinazionali, posso avventurarsi.
Eppure, parlando di gestione della Proprietà Intellettuale, noi ci riferiamo alla possibilità di garantirsi l’esclusiva sul proprio nome
e su quello dei propri prodotti o sul loro aspetto estetico, e sui frutti della ricerca e dell’innovazione e delle modalità per renderli
strumenti efficaci di crescita del business.
Negli ultimi anni abbiamo visto che le aziende che con meno fatica sono sopravvissute alla crisi economica o che addirittura da
questa crisi sono uscite rafforzate e vincenti sono state spesso quelle che si sono trovate nuovi sbocchi e nuovi mercati.
Ecco quindi perché pensiamo che questa semplice Guida dedicata alla proprietà Intellettuale nei Paesi in maggiore sviluppo, or-
mai conosciuti come BRICST, possa accompagnare e aiutare gli imprenditori nel loro viaggio sui mercati esteri.
Un viaggio non facile dove il successo dipende dalla grinta, la determinazione, l’inventiva e il coraggio che gli imprenditori di questo
territorio di eccellenze hanno sempre caparbiamente dimostrato.
Imprenditori che, ne sono certa, sapranno trarre vantaggio anche dalla centralità e dalla visibilità che il nostro Paese avrà in questo
2015 appena iniziato.
Renata Righetti
Presidente Bugnion S.p.A.
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Brasile
Brasile
BREVETTI
Come si tutelano i ritrovati Inoltre, l’accesso al programma per le Preliminarmente si segnala che non è
Il Brasile è membro della WIPO (World tecnologie ecologiche consente di ridur- obbligatorio marcare i prodotti coperti
Intellectual Property Organization), della re notevolmente i costi della procedura da brevetto.
Convenzione di Unione di Parigi e del di brevettazione. Le strategie per far valere i propri diritti
TRIPS. Sia le domande di brevetto per invenzio- possono dipendere da vari fattori.
La legge sulla proprietà intellettuale del ne, sia le domande di brevetto per mo- Innanzitutto in Brasile è possibile perse-
1996 consente di proteggere le invenzio- dello di utilità sono sottoposte ad esame guire un contraffattore sia per via civile,
ni attraverso il deposito di domande di di merito. L’esame di merito deve essere sia per via penale.
brevetto per invenzione, per modello di chiesto entro 36 mesi dalla data di depo- Se il contraffattore non possiede un bre-
utilità industriale, per design. sito, altrimenti la domanda si considera vetto sul proprio prodotto e si hanno suf-
abbandonata. ficienti prove della contraffazione, con
La procedura di brevettazione Per essere brevettabile, un’invenzione la concessione del brevetto è possibile
Le domande di brevetto, sia per inven- deve essere nuova, inventiva e suscet- avviare una causa per contraffazione,
zione, sia per modello di utilità, possono tibile di applicazione industriale. I criteri richiedendo misure cautelari preventive,
essere presentate sia da una persona fi- per valutare i requisiti di brevettabilità al fine di ottenere la cessazione imme-
sica, sia da una persona giuridica. sono sostanzialmente analoghi ai criteri diata delle attività contraffattive, e/o per
È consentito il deposito di un brevetto di valutazione europei. ottenere discovery e sequestri dei pro-
entro un anno dalla data di prima divul- Per essere brevettabile, un modello di dotti contraffatti, nonché per ottenere il
gazione dell’invenzione ad opera dell’in- utilità industriale deve essere nuovo, risarcimento dei danni patiti.
ventore. inventivo e suscettibile di applicazione Nel caso il brevetto non sia ancora stato
Da notare che per le invenzioni realizzate industriale. La valutazione del passo in- concesso non è possibile avviare diret-
da un dipendente di un’azienda che non ventivo richiesto ad un modello di utilità tamente un procedimento giudiziario nei
è retribuito per svolgere un’attività inven- è meno stringente rispetto ad un’inven- confronti del contraffattore, ma è neces-
tiva, ma che per realizzare l’invenzione si zione. Sostanzialmente come in Italia, sario inviare preliminarmente una lettera
è avvalso dei mezzi dell’azienda, è previ- perché vi sia un passo inventivo è suf- di diffida al contraffattore. Parallelamen-
sta una titolarità condivisa tra dipenden- ficiente che siano riscontrabili una mag- te è possibile richiedere una procedura
te ed azienda. giore comodità di utilizzo o di fabbrica- di esame accelerata della domanda di
La procedura di concessione dei bre- zione. brevetto. Quando interviene la conces-
vetto dura in media 9 anni dalla data di Una volta concluso l’esame, la domanda sione del brevetto è possibile avviare la
deposito. L’Ufficio Brevetti Brasiliano ha di brevetto viene pubblicata nel Bolletti- procedura giudiziaria.
assunto l’impegno di ridurre il tempo no Ufficiale. I procedimenti giudiziari per contraffazio-
necessario a quattro anni entro il 2020. A partire dalla pubblicazione nel Bollet- ne si svolgono presso i tribunali di stato.
Vale la pena notare che recentemente tino è possibile depositare osservazio- I procedimenti hanno durata diversa nei
l’Ufficio Brevetti Brasiliano ha promosso ni sulla validità del brevetto da parte di vari stati. Solo gli stati di San Paolo e di
un sforzo collettivo per velocizzare l’e- chiunque sia interessato. Rio de Janeiro hanno tribunali specializ-
same dei brevetti riguardanti tecnologie La durata massima dei brevetti per in- zati in proprietà industriale.
ecologiche. Il settore delle tecnologie venzione è 20 anni dalla data di depo- Un procedimento per contraffazione
ecologiche non è precisamente delimi- sito. La durata massima dei brevetti per dura mediamente tra i due ed i quattro
tato, ma ogni invenzione che contribu- modello di utilità industriale è di 15 anni anni per il primo grado. È possibile ap-
isca a ridurre l’inquinamento attraverso dalla data di deposito. pellarsi contro le decisioni di primo gra-
una maggiore efficienza energetica, una do. I procedimenti di appello durano me-
riduzione delle materie necessarie e dei Come si fanno valere i diritti legati ad diamente tra uno e due anni. Negli stati
rifiuti è stata ammessa al programma. un brevetto di San Paolo e Rio de Janeiro, grazie alla
7Brasile
presenza dei tribunali specializzati, i pro- famoso in Brasile ha recentemente vi- 5a Corte Civile di Serra, Stato di Espirito
cedimenti sono sensibilmente più rapidi sto contrapposti il colosso internazio- Santo) ha designato un esperto tecnico
della media nazionale. nale Weatherford, titolare di numerose il quale ha rilasciato una relazione a fa-
I tribunali brasiliani, in generale, sono licenze di trivellazione e sfruttamento di vore di IPB GR, sottolineando la pratica
disponibili alla concessione di misure giacimenti petroliferi sul suolo brasiliano, contraffattiva messa in opera da Wea-
cautelari preventive, purché la contraffa- e la società brasiliana IPB GR Industria therford. Nel 2013 Weatherford è stata
zione sia sostanziata in maniera adegua- Mecanica. condannata per contraffazione in primo
ta. La legge brasiliana consente infatti di Nel 2008 IPB GR ha citato in giudizio grado alla cessazione dell’attività con-
ottenere provvedimenti cautelari preven- Weatherford per contraffazione di un traffattiva ed al risarcimento dei danni
tivi al fine di cessare la contraffazione e brevetto relativo ad una pinza meccanica subiti da IPB GR. Un successivo appello
bloccare i prodotti accusati fino al rag- utilizzata nelle trivellazioni in alto mare. presentato da Weatherford è stato riget-
giungimento di una sentenza finale. Dopo una fase iniziale di contradditorio tato, con la conseguente conferma della
Un procedimento giudiziario piuttosto tra le parti, il giudice designato (presso la condanna.
Curiosità
L’Ufficio Brevetti Brasiliano ospita una camera di mediazione della WIPO. Rivolgendosi a tale camera di mediazione è
possibile risolvere rapidamente (circa 6 mesi) le controversie di brevetto (o marchio), ad un costo notevolmente inferiore
se paragonato al costo di un procedimento giudiziario.
L’Ufficio Brevetti Brasiliano è fortemente impegnato nel tentativo di allineare i tempi delle proprie procedure di conces-
sione a quello dei paesi occidentali. A testimonianza di tale impegno si possono portare l’elevato numero di assunzioni
di personale specializzato, effettuate negli ultimi anni, e l’implementazione di un servizio di deposito telematico delle
domande di brevetto, operativo dall’inizio del 2014.
MARCHI
Normativa di riferimento tutela del proprio marchio sul territorio Non sono ammessi:
Industrial Property Law entrata in vigore brasiliano occorre quindi procedere di- • marchi olfattivi,
il 15.05.1997, che ha portato alcuni cam- rettamente attraverso una registrazione • marchi di fragranza/gusti
biamenti nella legge marchi (tra gli altri, nazionale presso l’INPI (Istituto Naziona- • marchi sonori
uso obbligatorio da 2 a 5 anni, riconosci- le di Proprietà Industriale). • marchi tattili
mento del prior use).
Nel 2010 l’INPI ha emesso una nuova Chi può registrare un marchio
edizione della GUIDELINES FOR TRA- Chiunque, persona fisica o giuridica, en-
DEMARK ANALYSIS. tità pubbliche.
Il Brasile - come l’Italia - è firmatario di Tipologie di marchio La legislazione brasiliana esige un rap-
vari trattati internazionali, tra cui la Con- Secondo la Legge Brasiliana, solo i se- porto diretto tra il ramo di attività del ti-
venzione di Berna, l ́Accordo TRIPS, la gni che possono essere riprodotti grafi- tolare del marchio e le classi merceologi-
Convenzione di Parigi e la Convenzione camente e siano percepibili visivamente che alle quali il marchio si riferisce. Tale
di Roma e, per questa ragione, gli italia- possono essere registrati. Sono ammes- requisito viene soddisfatto presentando
ni godono in Brasile degli stessi diritti di si marchi: contestualmente al deposito della do-
tutela uguali a quelli che avrebbero nel • verbali (denominativi/nominativi) manda di registrazione, una dichiarazio-
proprio paese di origine in riferimento • misti (contenenti elementi nominativi ne giurata denominata «Affidavit».
alla tutela dei diritti in P.I. e figurativi) Ciò significa, ad esempio, che non è
Il Brasile aderisce ai seguenti accordi in- • figurativi (solo immagine) possibile per un imprenditore che produ-
ternazionali: • tridimensionali (aventi carattere di- ce scarpe da trekking richiedere una re-
• 1965 - Convenzione di Parigi per la stintivo e dissociato da qualsiasi ef- gistrazione di marchio per barche a vela.
protezione della Proprietà Industria- fetto tecnico) Solo per i marchi di certificazione il tito-
le (CUP), in vigore in Brasile dal lu- • marchi individuali di prodotto o di lare può essere una persona che non ha
glio 1884; servizio nessun collegamento industriale/com-
• 1975 - Convenzione istitutiva del- • marchi di colore merciale diretto rispetto ai prodotti che
la WIPO (Organizzazione Mondiale • marchi collettivi che identificano i certifica.
della Proprietà Industriale) in vigore prodotti ed i servizi offerti dei mem- Per i marchi collettivi la registrazione
in Brasile; bri di una stessa organizzazione, as- potrà essere richiesta solamente da per-
• 1973 - Accordo di Vienna sulla clas- sociazione o ente sona giuridica che rappresenta la collet-
sificazione internazionale degli ele- • marchi di certificazione, che attesti- tività.
menti figurativi dei marchi; no la conformità di determinati pro-
• 1995 - Accordo TRIPs dotti/servizi a determinate regole o Protezione e Portata territoriale
Tuttavia va sottolineato che il Brasile non specifiche tecniche, in particolare La tutela del marchio si acquisisce sola-
aderisce al Sistema di Madrid per la re- con riferimento alla qualità, alla na- mente con la registrazione e l’uso esclu-
gistrazione internazionale dei marchi, né tura, al materiale usato ed alla meto- sivo vale su tutto il territorio nazionale.
all’Accordo né al Protocollo (ai fini della dologia impiegata. Il marchio è tutelato unicamente in rela-
8Brasile
zione ai prodotti e/o servizi per i quali è pubblicazione e a seguito di esito favo- utilizzare il simbolo “TM” acronimo di
registrato, fatta eccezione, per i marchi revole alla concessione, l’INPI rilascia il TRADEMARK che significa marchio in
notori in Brasile, cui è riconosciuta una certificato di registrazione, previo il pa- inglese.
tutela ultra merceologica e i marchi noto- gamento delle tasse finali di registrazio-
riamente conosciuti all’estero, anche se ne. Accordi di coesistenza - Lettere di
non registrati in Brasile. consenso
Classificazione Letters of Consent - Un segno simile ad
Modalità di registrazione del marchio Il Brasile aderisce alla classificazione in- un marchio anteriore può essere registra-
Dal momento che il Brasile non aderi- ternazionale di Nizza, ma non prevede il to con il consenso del titolare del diritto
sce al Sistema di Madrid è necessario sistema di deposito cosiddetto “multi- anteriore. Nonostante la procedura sia
procedere al deposito attraverso l’INPI classe”. È richiesta pertanto la presenta- prevista l’Ufficio Brasiliano non è obbli-
e ad ogni classe di prodotti/servizi deve zione di una domanda separata per ogni gato ad accettare le lettere di consenso.
corrispondere una differente domanda; classe.
la procedura brasiliana, infatti, non am- È consigliabile depositare il marchio, ol- Cessione di marchio
mette il deposito cosiddetto multiclasse. tre che nelle classi di riferimento per la Il marchio potrà essere oggetto di ces-
Normalmente l’iter di procedura di regi- propria attività e per i propri prodotti, an- sione, tuttavia la cessione dovrà com-
strazione dura circa 24 mesi, i tempi si al- che nella classe di servizio 35 (relativa a prendere tutte le eventuali registrazioni
lungano e possono arrivare fino a 4/5 anni commercio e distribuzione di tutti i beni a nome del cedente, di marchi uguali o
nel caso in cui una domanda di marchio ovvero relativa alla commercializzazione simili, relativi al prodotto/servizio identi-
subisce opposizioni di terzi o contesta- di prodotti altrui). co/affine.
zioni da parte dell’Ufficio (azioni ufficiali). Può accadere infatti che soggetti terzi Il contratto di cessione deve essere tra-
in malafede tentino la registrazione so- scritto e solo con l’avvenuta pubblicazio-
Procedura di esame lamente in classe 35 (es. attività di ven- ne della registrazione della trascrizione
L’ufficio marchi brasiliano - INPI - a de- dita del prodotto XXX appartenente alla sulla Gazzetta Officiale, il contratto di
posito effettuato, esamina la domanda classe 30), evitando così il rifiuto da parte cessione produce i suoi effetti nei con-
dal punto di vista formale. dell’INPI per presenze di anteriorità iden- fronti di terzi.
A seguito di esame, il marchio viene tiche ma depositate in classi differenti Anche una domanda di marchio può es-
pubblicato sulla Rivista di proprietà Indu- (es. classe di prodotto 30). sere oggetto di cessione.
striale (RPI) ed entro 60 giorni dalla data Negli ultimi anni la classe 35 risulta esse-
di pubblicazione terzi possono presenta- re la classe più “attiva” per le registrazio- Licenza di marchio
re opposizione. Il titolare della richiesta ni di marchi in Brasile. L’art.139, che disciplina la licenza d’uso
di registrazione potrà a sua volta depo- del marchio, stabilisce che il contratto
sitare una memoria difensiva all’opposi- Durata e Uso del marchio di licenza, per essere opponibile ai ter-
zione entro altri 60 giorni. In assenza di Il marchio dura 10 anni dalla data di regi- zi, deve essere registrato presso l’INPI.
opposizioni e di esito favorevole dall’en- strazione, rinnovabile, con efficacia de- Deve inoltre specificare se si tratta di li-
te preposto, l’INPI rilascia il certificato di cennale, per un numero illimitato di volte. cenza in esclusiva o non esclusiva; oc-
registrazione, previo il pagamento delle Il marchio deve essere oggetto di uso ef- corre inoltre ricordare, che il termine di
tasse finali di registrazione. fettivo entro cinque anni dalla data della validità della licenza di marchio, non può
registrazione, altrimenti diventa vulnera- superare la durata del diritto di privativa.
Esame di Novità bile di decadenza per non uso e quindi La trascrizione della licenza non è obbli-
L’INPI svolge l’esame di novità al termine cancellato su richiesta di terzi interessati. gatoria, salvo il caso di licenza che pre-
dei 60 giorni dalla pubblicazione, è quin- vede il pagamento di royalties e per far
di possibile che una domanda di regi- In assenza di marchio registrato è valere il contratto nei confronti di terzi.
strazione di marchio sia rifiutata a causa possibile agire verso terzi? Perché trascrivere le licenze/accordi?
della presenza di marchi anteriori. In Brasile vale il principio per cui la tutela • Opponibilità della licenza a terzi
dei marchi si ottiene con la loro registra- • Deduzione dalle tasse da parte della
Opposizione zione. parte brasiliana dell’importo versato
È prevista in Brasile una procedura am- Il marchio cosiddetto “di fatto” non è alla parte straniera (è richiesta an-
ministrativa che permette a terzi titolari tutelato e non costituisce un diritto di che la registrazione alla Banca Cen-
di diritti anteriori, entro 60 giorni dalla privativa. Nel sistema brasiliano la tute- trale del Brasile)
data di pubblicazione, di presentare op- la dipende esclusivamente dal deposito • Effettuazione di pagamenti all’este-
posizione. del marchio e non dal mero utilizzo del ro (è richiesta anche la registrazione
È anche possibile opporsi sulla base di segno. alla Banca Centrale del Brasile)
un diritto acquisito in altro Stato membro • Creazione di una presunzione di non
della Convenzione di Parigi, ma ancora Diritto di preuso violazione dell’ordine economico, in
privo di registrazione in Brasile. La legge brasiliana prevede il diritto di re- quanto l’INPI è considerato un’a-
Attraverso tale procedura - prevista gistrare il marchio, per qualunque perso- genzia ausiliaria delle autorità di di-
dall’art.6 bis CUP - lo Stato membro del- na lo abbia usato in buona fede, nei sei fesa economica
la Convenzione si impegna a rifiutare od mesi antecedenti la data in cui una do-
invalidare la richiesta di registrazione ed manda di registrazione per un marchio Cosa fare in caso di violazione del pro-
a vietare l’uso di un marchio che ripro- identico o simile per prodotti e/o servizi prio marchio
duca un segno notoriamente conosciuto identici o simili, sia stata depositata da La protezione può essere ottenuta av-
e registrato in altro stato membro. Tutta- un terzo. viando azioni penali avverso i contraf-
via chi presenta opposizione dovrà entro fattori di diritti di proprietà industriale o
60 giorni dal deposito dell’opposizione, Marchiatura azioni civili volte a ottenere:
depositare anche il proprio marchio in Facoltativa, ma consigliabile. Si usa • la cessazione dell’illecito
Brasile. “Marca Registrada”, “M. R.” oppure • il risarcimento del danno
“®” per i marchi che hanno raggiunto • l’ottenimento di un diritto di P.I.
Certificato di registrazione la registrazione; se il marchio è ancora • la cancellazione di un diritto di P.I.
Superato l’iter procedurale di esame e di in stato di domanda il richiedente può di un terzo
9Brasile
Sono previste anche azioni amministrati- da uno a due anni e vengono promosse ni cautelari (preliminary injunction) con
ve davanti alle Dogane per accertarne la dinnanzi Low Court. Le sentenze di gra- la finalità di sospendere la violazione
contraffazione. do successivo vengono promosse all’Hi- dei diritti del marchio e impedire danni
Le azioni di contraffazione sono trattate gher Court e anche queste hanno una irreparabili cui sarebbe difficile porre ri-
da tribunali competenti in materia. Le durata che va da uno a due anni. medio.
azioni di primo grado durano di norma I tribunali di solito concedono azio-
Curiosità
Il caso Apple. Iphone? Não, obrigado!
Battaglia legale APPLE-IGB ELECTRONICA
Vince la Apple in appello per l’utilizzo del nome iPHONE in Brasile
La sentenza d’appello ribalta la decisione che era stata sfavorevole in un primo momento per la Apple.
Il Giudice brasiliano Eduardo de Brito Fernandes, ha emesso la sentenza che afferma che: i marchi iPHONE delle due
aziende Apple-IGB Electronica dovranno coesistere sul mercato brasiliano...iPhone di Apple è un marchio “rinomato”
in tutto il mondo ed i consumatori percepiscono ormai un legame indissolubile tra il marchio di Apple ed il prodotto, al
quale riconoscono determinate qualità, caratteristiche e prestazioni, sarebbe quindi “ingiusto” – ha osservato il giudice-
permettere l’uso esclusivo del termine iPHONE a IGB Elettronica per il suo Gradiente iPHONE sistema Android - anche
se titolare - dal 2000 - di marchio anteriore brasiliano Gradiente iPHONE.
La storia potrà non aver fine, infatti la società brasiliana IGB Electronica potrà impugnare la sentenza per ottenere i diritti
di esclusiva sul proprio marchio anteriore.
10Russia
Russia
BREVETTI
Come si tutelano i ritrovati ta nuova se l’invenzione viene divulgata ze obbligatorie.
La prima legislazione brevettuale russa dall’inventore entro sei mesi dalla data La risoluzione di controversie in merito
nasce nel 1812. di deposito. A partire dal 1° Gennaio alla violazione dei diritti (inclusi i diritti
La Federazione Russa fa parte di tutte le 2015, anche le domande di brevetto per morali dell’autore) sulle invenzioni e sui
principali convenzioni mondiali a livello modello di utilità saranno sottoposte ad modelli industriali è conferita alla com-
brevettuale tra le quali: esame di novità. petenza del Tribunale, il quale può altresì
• Convenzione di Parigi (Unione Inter- Per essere brevettabile, un’invenzione, adottare misure di carattere cautelare
nazionale) 1883-1967; oltre ad essere nuova e suscettibile di quali il sequestro.
• Convenzione dell’Organizzazione applicazione industriale, deve anche es- Competente a risolvere in via ammini-
Mondiale della Proprietà Intellettua- sere inventiva. strativa le controversie riguardanti la
le (WIPO Convention 1967); Le domande di brevetto depositate ven- registrazione delle invenzioni e dei mo-
• Patent Cooperation Treaty (PCT) gono prima sottoposte ad un esame for- delli industriali (con l’eccezione delle
1970. male per quanto concerne la conformità controversie sui diritti morali dell’autore)
In Russia è possibile proteggere i ritro- ai requisiti formali oltre che al requisito di è la Camera arbitrale per le controversie
vati mediante brevetti per invenzione e unità dell’invenzione. sulla proprietà intellettuale presso il Ro-
brevetti per modello di utilità. È inoltre necessario richiedere l’esame spatent (Ufficio Brevetti Governativo Fe-
di merito presso l’Ufficio Brevetti Russo derale Russo).
La procedura di brevettazione entro un periodo di tre anni dalla data di Il ricorso in via amministrativa costituisce
Le domande di brevetto, sia per inven- deposito della domanda o dalla data di un tentativo obbligatorio di risoluzione
zione, sia per modello di utilità, possono deposito della domanda di brevetto in- della controversia, all’esito del quale Ro-
essere presentate sia da una persona fi- ternazionale d’origine. L’esame di merito spatent si pronuncia con un atto deciso-
sica, sia da una persona giuridica. prevede una ricerca di novità. rio impugnabile in Tribunale.
Inoltre è possibile ottenere protezio- La procedura di concessione, dal depo- In via preliminare, una volta accertata la
ne in Russia tramite la convenzione sul sito della domanda alla emissione della contraffazione, il titolare del brevetto può
Brevetto Eurasiatico i cui Paesi aderenti decisione di concessione, dura media- inviare una lettera di diffida al presunto
sono Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, mente 1-3,5 anni. contraffattore chiedendo la cessazione
Kazakistan, Kirghizistan, la Federazione Durante l’intera durata di un brevetto è immediata della contraffazione e cercan-
Russia, Tagikistan, Turkmenistan. possibile proporre opposizione alla vali- do di raggiungere un accordo.
La durata dei brevetti per invenzione in dità del brevetto. Nel caso non si raggiunga un accordo, il
Russia è di 20 anni dal deposito del- titolare di un brevetto presso il Tribunale
la domanda. La durata dei brevetti per Come si fanno valere i diritti di brevet- può chiedere:
modello di utilità è 10 anni dalla data di to • il riconoscimento dei suoi diritti;
deposito. Una volta ottenuto un brevetto in Russia • il sequestro dei prodotti in contraf-
Per essere brevettabile, sia l’invenzione, vale innanzitutto la pena ricordarsi che, fazione;
sia il modello di utilità devono essere anche se non è obbligatorio, è consiglia- • il rimborso di danni.
nuovi e suscettibili di applicazione indu- bile la marchiatura dei prodotti brevettati Queste procedure durano mediamente
striale. in quanto può facilitare la presentazione da 1 a 2 anni.
In Russia vige il criterio della novità as- di prove di uso illecito davanti alla Corte.
soluta: ogni divulgazione anteriore alla Inoltre è importante ricordarsi che se
data di presentazione della domanda di un brevetto non viene attuato in Russia
brevetto o alla data di priorità può rende- per un legittimo motivo entro un periodo
re non valido il brevetto. Una domanda di quattro anni dalla concessione, terzi
di brevetto viene comunque considera- possono chiedere presso la Corte licen-
11Russia
Curiosità
Il brevetto è sinonimo di innovazione. Più precisamente il brevetto è un documento che descrive una innovazione, di
prodotto o di processo, raggiunta da uno o più inventori durante un processo di ricerca e sperimentazione.
L’innovazione costa fatica, tempo e denaro e la conseguente richiesta di risorse umane, economiche e materiali porta mol-
to spesso l’individuo (l’inventore o il titolare d’impresa) a un atto di rinuncia o a preferire una soluzione di compromesso
(non in grado di risolvere il problema tecnico affrontato) o, peggio ancora, a copiare una soluzione altrui assumendo la
veste, in quest’ultimo caso, di follower (e in alcuni casi anche di contraffatore).
Posto che per sopravvivere nel mercato è necessario innovare, esiste allora un modo efficace di fare innovazione?
Una risposta molto interessante viene dalla teoria TRIZ.
TRIZ è l’acronimo del russo Teorija Resheniya Izobretatelskikh Zadatch, traducibile in italiano come “Teoria per la So-
luzione Inventiva dei Problemi”.
TRIZ è un metodo ed un insieme di strumenti sviluppati in Russia, a partire dal 1946, da Genrich Altshuller (1926-1998).
Lavorando all’interno della marina militare russa (dipartimento brevetti), Altshuller ha la possibilità di analizzare più di
duecentomila brevetti e tra questi selezionarne alcune migliaia per delineare profili di sistematicità dell’innovazione e più
in particolare per definire alcune leggi generali alla base dell’evoluzione dei sistemi tecnici.
Arriva quindi a determinare tre postulati:
1) I sistemi tecnici evolvono secondo leggi oggettive e tendono a massimizzare il loro grado di idealità, espressa come
rapporto tra le funzioni utili fornite dal sistema e le funzioni dannose insite nel sistema.
2) Qualsiasi problema tecnico specifico può essere ricondotto, mediante un processo di astrazione, ad un modello genera-
le, ed i processi logici di risoluzione possono essere raggruppati in un numero finito di principi risolutivi.
3) Dato il numero finito di modelli del problema e di principi risolutivi, soluzioni concettualmente identiche possono
essere applicate a problemi tecnici apparentemente diversi. Ne deriva che la conoscenza svolge un ruolo centrale e fon-
damentale nell’attività inventiva.
Su questa impalcatura concettuale Altshuller e i suoi collaboratori hanno costruito nel corso degli anni un insieme di
strumenti per:
analizzare un sistema tecnico ed estrarne un modello;
applicare al modello del problema i principi risolutivi più efficaci;
ricercare fra i modelli di soluzione conosciuti quelli più idonei per il problema analizzato.
La forza di questo metodo sta nella rigorosa “modellazione” di un qualsiasi problema tecnico nel mondo reale: tale
modellazione porta il problema su un piano metafisico, nel quale operano strumenti operativi estremamente potenti che
generano in modo quasi automatico/univoco una rosa di possibili soluzioni di concept.
TRIZ permette di individuare, anche a medio-lungo termine, soluzioni tecniche che scavalcano il normale rateo di pro-
gresso tecnico tipico di un settore, passando oltre alle normali soluzioni “di compromesso” tipiche dei processi by trial
and error. TRIZ in sostanza offre un bagaglio di tools per eliminare i rischi di innovazione alla cieca.
TRIZ è estremamente flessibile, sia per la varietà dei campi applicativi che per la diversa dimensione di aziende o proble-
mi che si vogliono affrontare.
Con questa metodologia si affrontano (e si superano!) problemi tecnici con concetti e soluzioni, le quali devono “sola-
mente” essere verificate dal punto di vista della fattibilità tecnica: in altre parole, il metodo TRIZ va “dentro” il prodotto
ed alle sue funzionalità, lasciando poi al normale lavoro di engineering l’affinamento dei dettagli di struttura.
MARCHI
Con la recente costituzione delle Sezioni Da ora in avanti, grazie alle recenti modi- “hoc” messe a disposizione dalle nuove
Specializzate in Proprietà Industriale e fiche del Codice Civile e della normativa normative.
con la legge del 12 marzo 2014 n. 35FZ, in proprietà industriale contenuta all’in-
entrata in vigore il 1° ottobre 2014, il le- terno dello stesso, per le imprese che Normativa di riferimento
gislatore russo intende “sconfiggere” de- intendono raggiungere il mercato russo In Russia il codice civile, parte IV, è la
finitivamente l’opinione diffusa che nella e tutelare sul territorio i propri diritti di principale fonte di norme in materia di
Federazione Russa non venga garantita Proprietà industriale è tempo di farlo, Proprietà Industriale, la Legge Marchi
un’adeguata tutela giuridica della pro- avviando una strategia di valorizzazione Russa è infatti contenuta nella parte IV
prietà Industriale e Intellettuale. e di protezione, attraverso procedure ad del Codice Civile (normativa di riferimen-
12Russia
to legge della Federazione Russa “Sui Russa; sitare una sola domanda di registra-
marchi di fabbrica, sui marchi di servizio • 1976 - Accordo di Madrid zione - attraverso la quale è possi-
e sulle denominazioni dei luoghi d’origine • 1997 - Protocollo di Madrid bile richiedere la tutela - oltre che
delle merci” del 23.09.1992 n. 3520-1). in Federazione Russa, anche in altri
Nonostante sia datata 1992, solo dagli Tipologie di marchio Stati d’interesse, aderenti a tale trat-
ultimi anni il legislatore russo ha dato È possibile depositare qualunque segno tato (Accordo e/o Protocollo).
qualche segnale di “attività”, elaborando che sia idoneo a distinguere i prodotti/
un processo di adeguamento del siste- servizi di una impresa da quelli di un’altra Procedura d’esame
ma normativo russo agli “ordinamenti” impresa. Sono ammessi marchi verbali, L’ufficio marchi russo - Rospatent - a de-
delle principali economie occidentali, in figurativi, tridimensionali, sonori, marchi posito effettuato, esamina la domanda
tema di P.I. a colori (qualsiasi colore o combinazione sia dal punto di vista formale che sostan-
I primi seri segnali di cambiamento si re- di colori). ziale, cioè verifica dei requisiti assoluti
gistrano dal 2006 con una serie di riforme Non sono ammessi marchi olfattivi e (descrittività, genericità, ingannevolezza
ad hoc fino a giungere nel 2013, con l’i- marchi di certificazione che sono tuttavia ecc) e relativi (eventuali conflitti con mar-
stituzione della Corte Specializzata del- accettati come marchi collettivi - accom- chi anteriori) ed in base ai risultati dell’e-
la Proprietà Industriale (legge federale pagnati da regolamento di uso - o marchi same, il Rospatent decide se respingere
costituzionale nr. 4-FKZ del 6 dicem- individuali concessi in licenza di uso. Il la domanda oppure ammettere il mar-
bre 2011) esclusivamente competente a marchio collettivo può essere trasforma- chio a registrazione.
giudicare in materia e nel 2014, legge 12 to – nel tempo – in marchio individuale e La durata della procedura di registrazio-
marzo 2014 n. 35FZ, entrata in vigore il viceversa. ne è di circa 12–15 mesi se la domanda
1° ottobre 2014 con la revisione del Co- Ricordiamo che in Federazione Russa di registrazione è avvenuta attraverso un
dice Civile Russo. Un graduale cammino sono utilizzati i caratteri cirillici. Un mar- deposito nazionale, oppure di 12 mesi
che ha comportato una serie di modifi- chio in caratteri latini non protegge la circa se effettuata attraverso la procedu-
che anche alla Legge Marchi e ha “raf- versione in caratteri cirillici e viceversa; ra internazionale presso l’OMPI.
forzato” la tutela della P.I. adeguandola di conseguenza, è consigliabile proteg-
a quelli che sono i canoni internazionali. gere il proprio marchio in entrambe le Esame di novità
Tra le principali novità introdotte nella versioni, sia in caratteri latini che in ca- RUPTO svolge l’esame di novità, è quin-
normativa segnaliamo: ratteri cirillici. di possibile che una domanda di regi-
Procedure di deposito, pubblicazione e MARCHIO - ТОРГОВАЯ МАРКА strazione di marchio sia rifiutata a causa
opposizione amministrativa dei marchi della presenza di marchi anteriori.
Sono state introdotte una serie di di- Chi può registrare un marchio
sposizioni di natura tecnica riguardanti La registrazione può essere effettuata da Opposizione – Azione di cancellazione
le procedure di deposito e opposizione tutte le persone fisiche e giuridiche che A seguito della procedura di esame, il
amministrativa di Marchi (incluse le de- svolgono attività imprenditoriale. A regi- marchio sarà pubblicato sulla Gazzetta
nominazioni di origine), che ridefiniscono strazione avvenuta, il titolare ha il diritto Ufficiale e terzi potranno presentare op-
l’attuale sistema, al fine di renderlo più di uso esclusivo dello stesso (impeden- posizione alla registrazione.
efficiente e più rapido. Sostanzialmente done quindi l’utilizzo a terzi). Dal 1°ottobre 2014 (di cui parte delle
la modifica riguarda la pubblicazione del- Non è ammessa la titolarità congiunta, disposizioni entreranno in vigore dal 1°
le domande di marchio e la conseguente non sono quindi ammessi marchi inte- gennaio 2015) vi sono state alcune mo-
possibilità, concessa a terzi, di presenta- stati a più persone fisiche e giuridiche difiche al Codice Civile della Federazio-
re opposizione alla registrazione. (art.1510), è possibile ovviare a questo ne Russa. Tali modifiche dispongono la
Divieto di Trasferimento a titolo gratuito “divieto” intestando il marchio ad una pubblicazione delle domande di marchio
dei diritti di proprietà società o depositando un marchio col- e la conseguente possibilità concessa a
È stato introdotto il divieto di trasferi- lettivo a nome di un’associazione. terzi, di presentare opposizione alla regi-
mento a titolo gratuito dei diritti di pro- strazione del marchio a seguito della sua
prietà tra società, previsto dagli articoli Portata territoriale pubblicazione.
1234 e 1235 del Codice Civile. In Federazione Russa il diritto sul mar- Segnaliamo che il marchio registrato
Obbligo di informativa al Rospatent chio nasce solo ed esclusivamente con deve essere obbligatoriamente usato
Con gli Articoli 1232, 1369 e 1490 del l’avvenuta registrazione presso l’Ufficio entro tre anni dalla data di registrazio-
Codice Civile è stato introdotto l’ob- nazionale brevetti e marchi “Rospatent” ne, l’uso non deve essere sospeso per
bligo di informativa all’ Ufficio Marchi e e la tutela copre l’intero territorio della più di tre anni consecutivi, e deve essere
Brevetti Russo (RosPatent) dei contratti Federazione Russa. utilizzato esattamente come registrato,
che abbiano ad oggetto il trasferimento diversamente il marchio è “passibile” di
di diritti di proprietà industriale cosiddetti Modalità di registrazione del marchio azione di cancellazione per non uso.
“titolati” (Brevetti, Marchi, Modelli e Di- La Federazione Russa fa parte dell’Euro-
segni). pa ma non aderisce all’Unione Europea, Certificato di registrazione
La Federazione Russa, chiamata co- occorre quindi ricordare che un deposito Superato l’iter procedurale di esame e di
munemente anche Russia, per quanto di marchio comunitario, non fornisce una pubblicazione e a seguito di esito favo-
riguarda i marchi, aderisce ai principali tutela in Federazione Russa. revole alla concessione, viene rilasciato
accordi internazionali relativi alla P. I. Per tutelare il proprio marchio in Federa- dall’Ufficio Russo, il certificato di regi-
• 1965 - Convenzione di Parigi per la zione Russa è possibile procedere attra- strazione
protezione della Proprietà Industria- verso due modalità:
le (CUP), in vigore in Russia dal lu- • Deposito diretto di una domanda di
glio 1965; registrazione nazionale presso il Ro-
• 1970 - Convenzione istitutiva del- spatent,
la WIPO (Organizzazione Mondiale • oppure
della Proprietà Industriale) in vigore • Deposito di una domanda di regi-
in Russia da marzo 1970 (periodo strazione, attraverso il sistema di
ancora sotto l’Unione Sovietica) e Madrid, presso l’OMPI di Ginevra,
poi riconfermata dalla Federazione che prevede la possibilità di depo-
13Russia
Classificazione prodotti, packaging o imballi di merci, Se il marchio è ancora allo stato di do-
Anche la Federazione Russa aderisce bolle di trasferimento, uso nella pubblici- manda può essere ceduto solo per tutti
alla classificazione internazionale di Niz- tà (stampa locale), fiere e manifestazioni, i prodotti e servizi per i quali è stato de-
za (costituita da n.45 classi tra prodotti e o altre attività commerciali sul territorio positato. La trascrizione della cessione
servizi) ed al sistema multi classe, per- russo; fatture di vendita, accordi com- del marchio è obbligatoria, altrimenti il
tanto con la medesima domanda si può merciali ed altro materiale documentabi- contratto di cessione è nullo.
richiedere la protezione in più classi di le e datato utile a dimostrare un uso del
prodotti e/o servizi. proprio marchio in Federazione Russa. Registrazione accordi di licenza
Dal momento in cui avviene il deposito
Durata della protezione In assenza di marchio registrato è della domanda di registrazione di mar-
La validità del marchio decorre dalla data possibile agire verso terzi? chio, il titolare del marchio può disporne
di deposito della domanda ed ha una du- In Russia si ottiene un diritto di esclusiva direttamente oppure indirettamente, tra-
rata di dieci anni rinnovabile, con effica- su un marchio solo attraverso la registra- mite contratti di licenza. In caso di man-
cia decennale, per un numero illimitato zione. cata registrazione presso il Rospatent, la
di volte. Il marchio “di fatto” non è tutelato, non licenza non produrrà effetti e sarà nulla.
costituisce un diritto di privativa, né co- Nel contratto di licenza devono essere
Uso del marchio stituisce il presupposto per la cessione indicati riferimenti temporali e spaziali, in
Il marchio registrato deve essere obbli- di tale diritto o la concessione di licenze. assenza di tali requisiti si prevede un’ef-
gatoriamente usato entro tre anni dalla ficacia di 5 anni in tutto il territorio della
data di registrazione, l’uso non deve es- Marchiatura Federazione Russa.
sere sospeso per più di tre anni consecu- Facoltativa, ma consigliabile. Se il mar-
tivi, e deve essere utilizzato esattamente chio è stato registrato, è possibile appor- Protezione dei diritti – Azioni ammini-
come registrato, diversamente il marchio re sul proprio marchio il simbolo “®” ; se strative e giudiziarie
è “passibile” di azione di cancellazione il marchio è ancora in stato di domanda il Dal 1° febbraio 2013 è stata istituita la Cor-
per non uso. richiedente può utilizzare il simbolo “TM” te Specializzata della Proprietà Industriale
A tale proposito, segnaliamo che un acronimo di TRADEMARK che significa Il titolare del marchio o il suo licenziatario
marchio può essere utilizzato, in Russia marchio in inglese. esclusivo possono agire in giudizio da-
come in altri territori, in una forma grafica vanti alle Corti IP per far valere il proprio
differente da quella depositata, tuttavia Accordi di coesistenza diritto contro la violazione posta in esse-
le modifiche non devono essere tali da Letters of Consent - Un segno simile re da un terzo.
alterare i caratteri distintivi del segno. ad un marchio anteriore può essere re- Tra i rimedi possibili (art. 1252 del Codice
Contrariamente a quanto normalmente gistrato con il consenso del titolare del Civile della Federazione Russa)
noto, il deposito di un marchio denomi- diritto anteriore. Nonostante la procedu- 1. provvedimento cautelare;
nativo, usato in versione figurativa estre- ra sia prevista l’Ufficio Russo non è ob- 2. risarcimento del danno;
mamente caratterizzata, potrebbe non bligato ad accettare le lettere di consen- 3. pubblicazione della decisione;
essere idoneo a preservare il marchio so, tra l’altro la tendenza è abbastanza 4. rimozione del marchio usato illegal-
registrato da un’azione di decadenza per restrittiva su questo aspetto. Tuttavia in mente dai prodotti;
non uso. caso sia possibile le letters of consent 5. distruzione dei prodotti contraffatti.
devono essere irrevocabili e a tempo in- La Corte specializzata della Proprietà
determinato. Industriale si occupa delle controver-
MARCHIO – MARCHIO Cessione di marchio
sie relative alla protezione del diritto in-
dustriale in qualità di tribunale di prima
In Russia è ammessa la cessione del istanza nonché come giudice di legitti-
marchio indipendentemente dall’azienda mità in grado di cassazione. Avverso le
Per corretto uso del marchio si intende e la cessione può essere totale o parzia- decisioni della Corte Specializzata della
uso del marchio come depositato ed ap- le, ma dalla cessione non deve derivare Proprietà Industriale si potrà ricorrere in
plicato a: inganno per il pubblico dei consumatori. cassazione.
Curiosità
(RZD) Российские железные дороги (РЖД)
Nel 2012-2013 i noti marchi di JSC “Russian Railways” sono stati illegittimamente utilizzati nel nome a dominio rzd-
shop.ru e anche sul rispettivo sito web www.rzd-shop.ru, per l’offerta in vendita e la vendita di beni simili ed illegal-
mente contrassegnati con il marchio Russian Railways.
14Russia
Come risultato della sentenza nel giudizio di primo grado, confermata dai giudici in sede di appello e cassazione, i diritti
esclusivi di JSC “Russian Railways” sono stati difesi con successo, il nome a dominio in oggetto è stato trasferito a JSC
“ Russian Railways “ e l’autore della violazione è stato condannato al risarcimento danni per una somma pecuniaria di
circa 4000 euro.
Beiersdorf AG (DE), proprietaria dei marchi NIVEA ha intentato una causa legale contro la registrazione del marchio
n ° 240053 LIVIA (classi 3, 35 e 42) in nome del BRK-cosmetics LLC (RU).
La prima decisione è stata emessa il 28.05.2004. La Corte ha dichiarato che i marchi non erano confondibili e ha mante-
nuto la registrazione in vigore.
Beiersdorf AG (DE) ha presentato diversi ricorsi e il 18 luglio 2006 la Sezione Commerciale della Corte Suprema ha
emesso una decisione stabilendo che i marchi erano suscettibili di creare rischio di confusione nel consumatore e richie-
dendo la cancellazione del marchio n ° 240053 LIVIA. La Corte ha sottolineato che i marchi devono essere confrontati
nel loro complesso e non considerandone i singoli elementi. Nel caso in cui i marchi non siano identici, gli elenchi dei
prodotti e servizi devono essere confrontati in modo molto preciso. Inoltre nella sentenza la Corte ha anche citato una
possibile concorrenza sleale in quanto BRK-cosmetics LLC (RU) può aver tratto indebito vantaggio dalla reputazione del
marchio NIVEA.
15India
India
BREVETTI
Come si tutelano i ritrovati le, all’interno dell’azienda. quotano l’ufficio di Mumbai il più effi-
L’India aderisce alla Convenzione di Pa- Il titolare di un brevetto o di una doman- ciente per le pratiche aventi per oggetto
rigi (1883-1976), è membro del WIPO da di brevetto (di seguito brevetto padre) soluzioni elettriche (o elettroniche), mec-
(1967), aderisce al trattato PCT (1970) può depositare una ulteriore domanda caniche e chimiche. L’ufficio di Chennai
e al trattato di Budapest per il ricono- (patent of addition) a tutela di un miglio- si dimostra il più rapido per domande re-
scimento Internazionale dei depositi di ramento o modifica dell’invenzione con- lative a soluzioni biotecnologiche.
microorganismi per scopi brevettuali del tenuta nel brevetto padre. La seconda Recenti emendamenti all’Indian Patent
1977. domanda, se raggiunge la concessione, Rules hanno introdotto e identificato una
A livello nazionale esiste in India una leg- avrà come durata il periodo di vita rima- nuova figura di richiedente: la cosiddet-
ge brevetti (Patent Act risalente al 1970 nente del brevetto padre. La seconda ta SMALL ENTITY. Se infatti nel passato
con ultimo emendamento del 2005) e domanda non può raggiungere la con- la distinzione tra i titolari di brevetto era
un regolamento brevetti (Patent Rules cessione prima del brevetto padre e in esclusivamente persona fisica o persona
del 1972 con ultimo emendamento del caso in cui il brevetto padre sia revocato giuridica, quest’ultima categoria è stata
2006). il titolare può richiedere la conversione appunto suddivisa in LARGE ENTITY e
della seconda domanda da patent of ad- SMALL ENTITY. La neonata categoria di
La procedura di brevettazione dition a brevetto indipendente con vita titolare consente di ottenere uno sconto
Legge e regolamento brevetti ammetto- utile pari a quella rimanente del brevetto del 50% su tutte le tasse necessarie alla
no in India i brevetti e i cosiddetti “patent padre revocato. coltivazione e mantenimento di un bre-
of addition”. Se quindi in India non sono riconosciuti vetto.
Così come nei più importanti istituti na- i brevetti per modelli di utilità, i patent of Sono identificabili come SMALL ENTITY:
zionali brevettuali anche in India i requisi- addition possono costituirne un valido • In ambito manifatturiero quelle
ti di validità per una domanda di brevetto sostituto tenendo presente la necessità aziende i cui investimenti in impianti
sono: novità, passo inventivo (In Italia di avere un’invenzione di base tutelata e macchinari siano maggiori di 50
nota come attività inventiva) e applica- con un regolare deposito. milioni di rupie ma non eccedano i
zione industriale. La durata di un brevetto in India è di 20 100 Milioni di rupie (che corrisponde
L’India segue il concetto della novità as- anni dalla data di deposito mentre, come in Euro ad un investimento compre-
soluta e pertanto ciò che è noto, in India anticipato sopra, la durata per un patent so tra 650 mila Euro fino a 1,3 milioni
o all’estero, non può più essere oggetto of addition è pari agli anni rimanenti del di Euro).
di domanda di brevetto. Solo in capo al brevetto padre. • In ambito terziario (servizi) quelle
titolare, o al suo avente causa, è ammes- La superficie territoriale dell’India (circa aziende i cui investimenti in equi-
so un periodo di grazia di 12 mesi solo 3,2 milioni di km²²) è servita dall’ufficio paggiamenti siano maggiori di 20
nel caso in cui l’attività divulgativa sia indiano brevetti (IPO) attraverso quattro milioni di rupie ma non eccedano i
stata per fini sperimentali del trovato. sedi ubicate in Kolkata (Calcutta), Mum- 50 milioni di rupie (ovvero superiori
Un brevetto risponde al requisito di pas- bai, Delhi e Chennai. Mentre un indiano a circa 270 mila Euro ma inferiori a
so inventivo se almeno una caratteristi- ha l’obbligo di depositare una domanda 650 milia Euro).
ca dell’invenzione, in comparazione con di brevetto presso l’ufficio più vicino alla In India è possibile depositare la doman-
la tecnica nota, sviluppa un progresso propria residenza (o sede dell’attività da di brevetto in una delle due lingue uf-
tecnologico o raggiunge un particolare in caso di persona giuridica), un richie- ficiali di procedura: Hindi o inglese.
traguardo economico e non risulta ov- dente straniero può veicolare la scelta Nel caso in cui l’invenzione non sia del
via per il tecnico del ramo che conosce dell’ufficio eleggendo un mandatario che tutto definita ma sia necessario avere
il campo di applicazione dell’invenzione. abbia la propria sede operativa più vicina una data di deposito in India è possibi-
L’applicazione industriale è riconosciuta all’ufficio prescelto. le depositare la cosiddetta provisional
se l’invenzione è realizzabile, o utilizzabi- Statistiche elaborate da colleghi locali application (domanda provvisoria). La
16India
provisional application può contenere della domanda in India anche la conte- cessuale variabile dai tre ai cinque anni a
esclusivamente una descrizione prov- stuale richiesta della RFE). seconda della complessità del caso.
visoria (illustrante solo la natura dell’in- Alla richiesta d’esame sostanziale l’Esa- La causa può essere instaurata presso le
venzione senza le rivendicazioni) e deve minatore provvede a elaborare e fornire Corti Distrettuali (District Court) o presso
essere seguita entro dodici mesi dalla al titolare della domanda un report (an- l’Alta Corte (High Court). La causa può
data di deposito da un deposito regolare che noto come FER First Examination essere radicata:
di brevetto. Report) contenente osservazioni sul sod- • Nel tribunale limitrofo al posto dove
I tempi di concessione di un brevetto in disfacimento della novità dell’invenzione il contraffattore ha la sede d’affari, la
India variano dai 3 ai 5 anni a seconda e più estensivamente della brevettabilità sede di un ramo d’azienda, o dove
della complessità del caso, del carico della stessa. I tempi di elaborazione e svolge l’attività.
di lavoro che ha l’ufficio brevetti e dalla consegna dell’opinione sono circa di due • Nel tribunale limitrofo al posto dove
volontà del titolare di ottemperare alle anni dalla data di RFE. i prodotti in contraffazione sono rea-
richieste dell’ufficio e/o alle scadenze Ricevuto il rapporto di esame, il titola- lizzati o venduti.
procedurali il prima possibile e comun- re della domanda di brevetto ha tempo Comunque, nel caso in cui la parte
que non a ridosso del termine previsto (improrogabile!) 12 mesi per superare le chiamata in causa richieda la nullità del
dalla legge. obiezioni dell’Esaminatore. Dal momento brevetto, la causa viene allora trasferita
Una volta depositata la domanda, l’Uf- che non è escludibile che l’Esaminatore presso l’Alta Corte.
ficio svolge un primo rapido esame per possa, a una prima replica, emettere un I rimedi per il titolare di un brevetto espe-
constatare il soddisfacimento dei requi- nuovo rifiuto provvisorio, è nell’interesse ribili durante una causa per contraffazio-
siti formali (ad esempio se l’inventore ha del titolare della domanda provvedere a ne sono:
consegnato i documenti di assignment rispondere al FER quanto prima (anche • Ex parte Interim Injunction – a se-
necessari al deposito, se la domanda in questo casi i corrispondenti consiglia- conda della giurisdizione del tri-
contiene tutte le parti previste dal Rego- no di rispondere al FER entro tre mesi da bunale, le corti indiane possono
lamento, se non ha per oggetto qualcosa ricevimento). La concessione del brevet- concedere inibitorie nel corso della
di esplicitamente non tutelabile, etc.). to viene emessa una volta superate con causa per le quali è inibito al con-
Aspetto particolare per il titolare di bre- successo tutte le obiezioni contenute traffattore la realizzazione del pro-
vetto in India è l’obbligo, a mezzo del nella FER. dotto contraffatto;
mandatario locale eletto, di depositare, • Misure cautelari per le quali il Tri-
entro sei mesi dalla data di deposito, Come si fanno valere i diritti di brevetto bunale può richiedere la ricerca nei
una dichiarazione indicante in dettaglio L’illecito contraffattorio si manifesta in locali della controparte dei prodotti
le corrispondenti domande parallele de- India ogni qualvolta un soggetto produ- contraffatti o il sequestro degli stes-
positate all’estero (collegate a quella ap- ce, vende o importa un prodotto brevet- si.
pena depositata) appartenenti quindi alla tato o, nel caso di brevetto di processo, Dal momento che le richieste di inibitorie
stessa famiglia brevettuale. produce, vende o importa un prodotto capitano con maggiore frequenza, per
Prima fase procedurale successiva al direttamente ottenuto dal processo. competenza territoriale, presso Le Corti
deposito della domanda è la richiesta In questo caso la situazione migliore Distrettuali è consigliato seguire un rito
d’esame sostanziale (anche nota come per contrastare l’attività contraffattoria ordinario richiedendo una procedura
RFE Request For Examination). Questa è quella di attivare una causa. La causa accelerata piuttosto che l’inibitoria. Ciò
richiesta può essere effettuata entro il può iniziare solo con il brevetto conces- in virtù del fatto che le Corti Distrettuali
termine limite di 48 mesi dalla data di de- so e all’interno di un periodo di 3 anni sono spesso portate a lunghe conside-
posito della domanda. Per questo moti- dalla data dell’episodio di contraffazione razioni su contesti giuridico/legali con
vo la variabilità dei tempi di concessione (in altre parole entro tre anni da quando relative decisioni (di ammissione o riget-
delle domande in India dipende anche il titolare del brevetto è venuto a cono- to dell’inibitoria) emesse molto spesso
dai tempi di richiesta della RFE (molti scenza dell’illecito contraffattorio). senza entrare nel merito tecnico della
corrispondenti consigliano al deposito Le cause in India hanno una durata pro- violazione brevettuale.
Curiosità
In India, dopo la concessione del brevetto, ogni 31 Marzo il titolare del brevetto ha un appuntamento fisso: lo statements
of working.
Lo statements of working è un resoconto dello sfruttamento del brevetto da parte del titolare o, in caso contrario, della
consapevolezza del titolare di mettere a disposizione di terzi il proprio brevetto per la richiesta di una licenza.
Questa dichiarazione deve indicare se l’invenzione è stata prodotta in India; in caso affermativo è necessario specifica-
re il numero di prodotti venduti nel Paese, il prezzo unitario e se i prodotti sono stati fabbricati in India o in altri Paesi
(specificando quali). Di converso è necessario specificare le ragioni per cui l’invenzione non è stata prodotta in India (ad
esempio: prodotto troppo costoso per il mercato locale, bene equipollente e più vecchio presente sul mercato a prezzo
inferiore, etc. etc.)
La dichiarazione prosegue indicando se il brevetto è stato concesso in licenza o sub-licenza e termina con la formulazione
di un giudizio sul soddisfacimento della domanda di mercato indiana: il titolare del brevetto deve valutare se la domanda
nazionale è stata soddisfatta parzialmente, adeguatamente o completamente e a un prezzo ragionevole.
Un brevetto che per tre anni consecutivi non è sufficientemente prodotto diventa vulnerabile e passibile di richiesta da
parte di terzi di licenza obbligatoria.
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