LA NUOVA TUTELA DEL SEGRETO COMMERCIALE - GIAMBROCONO & CSPA
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LA NUOVA TUTELA DEL SEGRETO COMMERCIALE
1
LA TUTELA DEL SEGRETO COMMERCIALE
INDICE
• Perché un nuovo Decreto Legislativo per la tutela del segreto
commerciale
• Modifiche e Integrazioni al Codice di Proprietà Industriale (C.P.I.) e
al Codice Penale (C.P.)
• Quali azioni per le aziende a tutela del segreto commerciale
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Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921
IL SEGRETO COMMERCIALE COME PATRIMONIO AZIENDALE
Nel corso delle loro attività, aziende, ricercatori, inventori e creatori
sviluppano informazioni di tipo tecnico o commerciale.
STRATEGIE
CONTENUTO DI MARKETING
KNOW HOW ACCORDI
ANALISI E ANALISI DI
MERCATO
DATI
RISULTATI FINANZIARI
SPERIMENTALI
DATI LISTE
PERSONALE CLIENTI
Tali informazioni sono un mezzo strategico per lo sviluppo di nuove
tecnologie proprietarie e per gli affari; esse possono essere oggetto
di accordi commerciali di licenza o di trasferimento.
Tali informazioni rappresentano un bene immateriale, avente quindi
un valore economico (diretto o indiretto).
Esse devono pertanto essere tutelate.
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Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921
IL SEGRETO COMMERCIALE
NON È UN TITOLO DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE
Tutela delle informazioni tecniche BREVETTO
(e altri titoli di IP)
Tutela delle informazioni aziendali/commerciali, delle
informazioni tecniche non brevettabili o prima della
brevettazione SEGRETO COMMERCIALE
La tutela del segreto commerciale
è esclusivamente fondata sulla
non divulgazione o appropriazione indebita
da parte di terzi.
Una società europea su cinque è stata vittima di
appropriazione indebita, o tentativi di appropriazione indebita, di
segreti commerciali almeno una volta negli ultimi 10 anni.
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Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921
LA TUTELA DEL SEGRETO COMMERCIALE IN EUROPA,
PRIMA DELLA DIRETTIVA 2016/943
Il segreto commerciale era tutelato da articoli di legge solamente in:
Austria Grecia Portogallo
Bulgaria Ungheria Romania
Repubblica Ceca Italia Slovacchia
Estonia Lettonia Slovenia
Germania Lituania Spagna
Finlandia Polonia Svezia
Il segreto commerciale non era tutelato da articoli di legge in:
Belgio Malta
Francia Olanda
Irlanda Regno Unito
Lussemburgo (Cipro: solo con contratto)
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Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921
IP STRATEGY IN EUROPE
Da una consultazione pubblica della Commissione
Europea, svoltasi tra il 2012 e il 2013, è emersa la
necessità di fornire una tutela del segreto commerciale
maggiore e più uniforme tra gli Stati membri.
(Ref:https://ec.europa.eu/growth/content/public-consultation-protection-
6
against-misappropriation-trade-secrets-and-confidential_en)
LA DIRETTIVA EUROPEA 2016/943
IL DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2018, n. 63
(GU Serie Generale n.130 del 07-06-2018)
Entrata in vigore del provvedimento: 22/06/2018
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Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921
DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2018, n. 63
Modifiche e integrazioni al Codice della Proprietà Industriale
D. L.vo 10 febbraio 2005, n. 30
• Art. 1(1) • Art. 121
• Art. 2(4) • Art. 124
• Art. 98 • Art. 126
• Art. 99 • Art. 132
Modifiche e integrazioni al Codice Penale
• Art. 388
• Art. 623
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Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921
DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2018, n. 63
Modifiche e integrazioni al Codice della Proprietà
Industriale
D. L.vo 10 febbraio 2005, n. 30
• Art. 1(1) • Art. 121
• Art. 2(4) • Art. 124
• Art. 98 • Art. 126
• Art. 99 • Art. 132
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Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921
DEFINIZIONE
Le parole «informazioni aziendali riservate» sono sostituite
dalle parole: «SEGRETI COMMERCIALI»
Art. 1 (Diritti di proprieta' industriale)
1. Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà
industriale comprende .. i segreti commerciali ...».
Art. 2 (Costituzione ed acquisto dei diritti)
(…)
4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge... i
segreti commerciali ….
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Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921OGGETTO
Art. 98 (Oggetto della tutela)
1. Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali.
Per segreti commerciali si intendono le informazioni
aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese
quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del
detentore, ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella
precisa configurazione e combinazione dei loro elementi
generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli
operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo
controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente
adeguate a mantenerle segrete.
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Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921TUTELA
Art. 99 (Tutela)
1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo
detentore dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, ha il
diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di
acquisire,
rivelare a terzi, od
utilizzare,
in modo abusivo, tali segreti,
salvo il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo
indipendente dal terzo.
1-bis. […..] si considerano illecite anche quando il soggetto, al
momento dell'acquisizione, dell'utilizzazione o della rivelazione, era
a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a
conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati
ottenuti direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizzava o
rivelava illecitamente ai sensi del comma 1.
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Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921TUTELA
Art. 99 (Tutela)
1-ter. La produzione, l'offerta, la commercializzazione di merci
costituenti violazione, oppure l'importazione, l'esportazione o lo
stoccaggio delle medesime merci costituiscono un utilizzo
illecito dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, quando il
soggetto che svolgeva tali condotte era a conoscenza o, secondo
le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto
che i segreti commerciali erano stati utilizzati illecitamente ai sensi
del comma 1.
Per merci costituenti violazione si intendono le merci delle quali la
progettazione, le caratteristiche, la funzione, la
produzione o la commercializzazione beneficiano in
maniera significativa dei suddetti segreti commerciali acquisiti,
utilizzati o rivelati illecitamente.
1-quater. I diritti e le azioni derivanti dalle condotte illecite di cui
ai commi 1, 1-bis e 1-ter si prescrivono in cinque anni.».
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Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921PROCEDIMENTI GIUDIZIARI
Art. 121-ter (Tutela della riservatezza dei segreti
commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari)
1. Nei procedimenti giudiziari relativi all’acquisizione,
all’utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali
di cui all’articolo 98, il giudice può vietare ai soggetti da lui
nominati o delegati, alle parti e ai loro rappresentanti e consulenti,
ai difensori, al personale amministrativo, ai testimoni, e agli altri
soggetti che a qualunque titolo hanno accesso ai provvedimenti,
agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d’ufficio, l’utilizzo o
la rivelazione dei segreti commerciali oggetto del
procedimento che ritenga riservati. Il provvedimento di divieto di
cui al primo periodo è pronunciato su istanza di parte e
mantiene efficacia anche successivamente alla conclusione del
procedimento nel corso del quale è stato emesso.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 perde la sua efficacia:
a) se con sentenza, passata in giudicato, è accertato che i
segreti commerciali oggetto di causa erano privi dei requisiti di cui
all’articolo 98;
b) se i segreti commerciali diventano generalmente noti o
facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore.
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Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921PROCEDIMENTI GIUDIZIARI
Art. 121-ter
3. Nei procedimenti giudiziari di cui al comma 1 il giudice, su
istanza di parte, può adottare i provvedimenti che, nel rispetto
dei principi regolatori del giusto processo, appaiano più idonei a
tutelare la riservatezza dei segreti commerciali oggetto di causa,
ed in particolare:
a) limitare ad un numero ristretto di
soggetti l’accesso alle udienze e agli atti e
ai documenti presenti nel fascicolo d’ufficio;
b) disporre, nei provvedimenti che
definiscono i procedimenti di cui al comma 1,
resi disponibili anche a soggetti diversi dalle
parti, l’oscuramento o l’omissione delle
parti contenenti i segreti commerciali.
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Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921MISURE CORRETTIVE
Art. 124 (Misure correttive e sanzioni civili)
(…Inibitoria, distruzione, sequestro, risarcimento..)
6-bis. […] il giudice, nel disporre le misure di cui al presente
articolo e nel valutarne la proporzionalità', considera le circostanze
del caso concreto, tra le quali:
a) il valore e le altre caratteristiche specifiche dei segreti
commerciali;
b) le misure adottate dal legittimo detentore per proteggere i
segreti commerciali;
c) la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire,
utilizzare o rivelare i segreti commerciali;
d) l'impatto dell'utilizzazione o della rivelazione illecite dei segreti
commerciali;
e) i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il
rigetto delle misure potrebbe avere per le stesse;
f) i legittimi interessi dei terzi;
g) l'interesse pubblico generale;
h) le esigenze di tutela dei diritti fondamentali.
Art. 126 (Pubblicazione della sentenza)
In ogni caso, sono adottate le misure idonee a garantire la tutela della
riservatezza dei segreti commerciali
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Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921MISURE CORRETTIVE
Art. 124 (Misure correttive e sanzioni civili)
(…Inibitoria, distruzione, sequestro, risarcimento..)
6-ter. ….il giudice può disporre, in alternativa all'applicazione
delle misure di cui al presente articolo e su istanza della parte
interessata, il pagamento di un indennizzo, qualora ricorrano
congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la parte istante, al momento dell'utilizzazione o della rivelazione,
non conosceva ne', secondo le circostanze, avrebbe dovuto
conoscere, del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti
da un terzo che li stava utilizzando o rivelando illecitamente;
b) l'esecuzione di tali misure può essere eccessivamente onerosa
per la parte istante;
c) l'indennizzo risulti adeguato in relazione al pregiudizio subito
dalla parte che ha chiesto l'applicazione delle misure.
6-quater. L'indennizzo liquidato a norma del comma 6-ter non può,
in ogni caso, superare l'importo dei diritti dovuti qualora la parte
istante avesse richiesto l'autorizzazione ad utilizzare i segreti
commerciali per il periodo di tempo per il quale l'utilizzo degli stessi
avrebbe potuto essere vietato.
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Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921MISURE CAUTELARI
Art. 132. (Anticipazione della tutela cautelare e
rapporti tra il giudizio cautelare e il giudizio di merito).
5-bis. …il giudice può, su istanza di parte, in alternativa
all'applicazione delle misure cautelari, autorizzare la parte
interessata a continuare ad utilizzare i segreti commerciali prestando
idonea cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni subiti dal
legittimo detentore. E' vietata la rivelazione a terzi dei segreti
commerciali di cui è autorizzata l'utilizzazione a norma del primo
periodo.
5-ter. ….il giudice considera le circostanze di cui all'articolo 124,
comma 6-bis. …
5-quater. ….. se viene successivamente accertato che
l'acquisizione, l'utilizzo o la rivelazione illeciti dei predetti segreti
commerciali non sussisteva, il ricorrente è tenuto a risarcire il
danno cagionato dalle misure adottate.
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Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2018, n. 63
Modifiche e integrazioni al Codice Penale
• Art. 388
• Art. 623
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Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921DECRETO L.VO 11.05.2018, n. 63 –PENALE
Art. 388 c.p. (Mancata esecuzione dolosa di un
provvedimento del giudice)
Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da
un provvedimento dell’autorità giudiziaria, o dei quali è in corso
l'accertamento dinanzi all’autorità giudiziaria stessa, compie, sui
propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo
stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi
all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino
a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
[….]
La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un
provvedimento del giudice che prescriva misure inibitorie o
correttive a tutela dei diritti di proprietà industriale.
È altresì punito con la pena prevista al primo comma chiunque,
essendo obbligato alla riservatezza per espresso provvedimento
adottato dal giudice nei procedimenti che riguardino diritti di
proprietà industriale, viola il relativo ordine.
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Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921DECRETO L.VO 11.05.2018, n. 63 –PENALE
Art. 623 c.p. (Rivelazione di segreti scientifici o
commerciali)
Chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio, o
della sua professione o arte, di segreti commerciali o di notizie
destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni
scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto, è
punito con la reclusione fino a due anni.
La stessa pena si applica a chiunque, avendo acquisito in modo
abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o
altrui profitto.
Se il fatto relativo ai segreti commerciali è commesso tramite
qualsiasi strumento informatico la pena è aumentata.
Il colpevole è punito a querela della persona offesa.
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Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921TUTELARE ADEGUATAMENTE
IL SEGRETO COMMERCIALE
PER PREVENIRE
PER POTER «CURARE»
1) identificare i propri segreti commerciali,
2) verificarne l’effettivo livello di protezione,
3) implementare le misure di protezione che risultassero
essere insufficienti.
DA CHI TUTELARSI
DIPENDENTI o EX-DIPENDENTI
PARTNER DI AFFARI
TERZE PARTI
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Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921MISURE DI SICUREZZA
Misure Fisiche
Aree separate
«Cleandesk» policy
Distruzione documenti / supporti fisici dati
Misure NON -Fisiche
• Passwords
• Sistemi di criptazione dati
• Firewalls
Misure Giuridiche
• NDA -Non Disclosure Agreements
• Confidentiality Clauses
• Warning Markers
Sensibilizzazione e formazione adeguata dei propri
dipendenti (Policy)
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Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE!!
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