L'eliminazione del requisito della rappresentazione grafica per la registrabilità del marchio e ricadute sulla proteggibilità dei marchi non ...
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L’eliminazione del requisito della
rappresentazione grafica per la registrabilità
del marchio e ricadute sulla proteggibilità
dei marchi non convenzionali alla luce del
Regolamento di esecuzione
Torino, 12 giugno 2017
Avv. Paola Gelato / Partner
pgelato@jacobacci-law.com
Con l’ Avv. Fabiana Spanò
L’eliminazione del requisito della
rappresentazione grafica: Modifica normativa
Art. 4 Reg. 207/2009 Art. 4 Reg. 2424/2015
Possono costituire marchi comunitari Possono costituire marchi UE tutti i
tutti i segni che possono essere segni, come le parole, compresi i nomi di
riprodotti graficamente, in persone o i disegni, le lettere, le cifre, i
particolare le parole, compresi i nomi di colori, la forma dei prodotti o del loro
persone, i disegni, le lettere, le cifre, la imballaggio e i suoni, a condizione che
forma dei prodotti o del loro tali segni siano adatti a:
imballaggio, a condizione che tali segni a) distinguere i prodotti o i servizi di
siano adatti a distinguere i prodotti o i un'impresa da quelli di altre imprese; e
servizi di un’impresa da quelli di altre b) essere rappresentati nel registro
imprese dei marchi dell'Unione Europea
(“registro”) in modo da consentire alle
autorità competenti e al pubblico di
determinare in modo chiaro e preciso
l'oggetto della protezione garantita al
loro titolare
Entrata in vigore: 1/10/2017
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Con l’ Avv. Fabiana Spanò
Considerando n. 9 Reg. 2424/15
Obbligo di rappresentazione
• chiara
• precisa
• autonoma
• facilmente accessibile
• intellegibile
• durevole
• obiettiva
(cfr. CG, C-273/00, caso Sieckmann)
in qualsiasi forma idonea
utilizzando la tecnologia generalmente disponibile
non necessariamente mediante strumenti grafici
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Con l’ Avv. Fabiana Spanò
Considerando n. 9 Reg. 2424/15
• Obiettivi eliminazione del criterio della rappresentazione
grafica del segno:
– Maggior flessibilità
Differenti tipi di marchi possono essere rappresentati mediante
una pluralità di metodi di rappresentazione al fine di garantire
flessibilità ed adattabilità a ciascun caso
– Maggiore certezza del diritto
Ciascun soggetto (titolare, richiedente, esaminatore) deve poter
conoscere la propria situazione legale, mediante accesso alla
rappresentazione del marchio riportata nel registro.
Richiedente → possibile registrazione, esistenza di marchi identici o simili
dall’osservazione del registro
Possibile opponente → nuove domande di marchi simili
Esaminatore → esatta estensione della protezione che sarà garantita a seguito della
registrazione
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Con l’ Avv. Fabiana Spanò
Conseguenze: Aperture di sistema
• Mezzi e modalità di rappresentazione
Es: Video, File audio, Foto, ecc.
→ adeguamento al progresso tecnologico e
maggiore aderenza al tipo di marchio
Necessità di definire quali sono gli strumenti adottabili
per la rappresentazione dei marchi → all’Ufficio
compito di stabilire le specifiche tecniche
Problema strumentazione tecnica a disposizione
dell’Ufficio / del Richiedente
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Con l’ Avv. Fabiana Spanò
Le modalità di rappresentazione del
segno nel registro marchi: Il Regolamento
di esecuzione del 18.5.2017
Considerando nn. 4, 5, 6, 8 e 9
• Necessità che l’oggetto della registrazione sia
determinato con chiarezza e precisione definito dalla
rappresentazione ed eventualmente indicazione del tipo
di marchio e descrizione del segno
• Rappresentazione in formato elettronico ed accesso alla
rappresentazione mediante link al registro elettronico,
anche per la riproduzione nel certificato
• Regole generali, valide per tutti i tipi di marchio +
requisiti specifici, per la rappresentazione di determinati
tipi di marchio, avuto riguardo alle effettive
caratteristiche del marchio considerato.
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Con l’ Avv. Fabiana Spanò
Rappresentazione del marchio – Art. 3 del
Regolamento di esecuzione
Il marchio può essere rappresentato:
• in qualsiasi forma idonea
• mediante l’uso di tecnologie generalmente
disponibili
• purché possa essere riprodotto nel registro
– in modo chiaro, preciso, autonomo, facilmente accessibile,
intelligibile, durevole ed obiettivo
– in modo da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di
determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione
conferita al titolare
Se la rappresentazione è accompagnata da una
descrizione, questa è in linea con la
rappresentazione e non ne amplia la portata
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Con l’ Avv. Fabiana Spanò
Regole specifiche
MARCHIO DENOMINATIVO
Riproduzione del segno secondo modalità standard di scrittura e di
layout, senza riproduzione grafica o colori
MARCHIO FIGURATIVO
Elementi esclusivamente figurativi/ combinazione elementi denominativi e
figurativi
Riproduzione in cui figurino tutti gli elementi e, se del caso, i colori
No descrizione o indicazione di colore
MARCHIO DI FORMA
Riproduzione grafica o fotografica; Possibilità di includere diverse
vedute (fino a 6, se la riproduzione non viene inviata in formato
elettronico)
Ammesse immagini generate al computer o design animato (file 3D) → No
per registrazione internazionale secondo l’Accordo di Madrid
No descrizione o indicazione di colore Avv. Paola Gelato / Partner
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Con l’ Avv. Fabiana Spanò
Regole specifiche
MARCHIO DI POSIZIONE
Riproduzione che ne individua adeguatamente la posizione nonché la
dimensione o la proporzione in relazione ai prodotti pertinenti.
Gli elementi che non fanno parte dell'oggetto della registrazione sono
esclusi visivamente, di preferenza mediante linee tratteggiate o
punteggiate.
La rappresentazione può essere accompagnata da una descrizione che
specifichi la modalità di apposizione del segno sui prodotti
No descrizione che indichi che la posizione può variare
No indicazione di colore
MARCHIO A MOTIVI RIPETUTI
Riproduzione che ne mostra lo schema di ripetizione.
La rappresentazione può essere accompagnata da una descrizione che
specifichi la regolarità della ripetizione degli elementi
No indicazione di colore
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Con l’ Avv. Fabiana Spanò
Regole specifiche
MARCHIO DI COLORE
• Unico colore senza contorni
Riproduzione del colore, accompagnata
dall'indicazione di tale colore mediante un
riferimento a un codice cromatico generalmente
riconosciuto (Pantone, Ral, ecc.)
CG C-104/01, Caso Libertel
EUIPO R-2272/2010-2 del 16.06.2011
Il colore rosso Pantone n. 18.1663TP applicato ad una suola di
scarpa a tacco alto si differenzia in modo significativo dagli usi
del settore
PERCEZIONE CONSUMATORE
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Con l’ Avv. Fabiana SpanòRegole specifiche
MARCHIO DI COLORE
• Combinazione di colori senza contorni
Riproduzione che mostra la disposizione sistematica
della combinazione di colori in modo costante e
predeterminato, accompagnata dall'indicazione di tali
colori mediante un riferimento a un codice cromatico
generalmente riconosciuto → percezione/
memorizzazione consumatore.
Può essere altresì aggiunta una descrizione che precisi la
disposizione sistematica dei colori – 1.10.2017→ non
accettate ind. – verbale colori non contemplati in descr.
CJUE C-49/02, Caso Heidelberg Bauchemie
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10 Con l’ Avv. Fabiana SpanòCaso Seven Towns – Tribunale
UE (I Sezione) 14/6/2012 – caso T-293/10
NO combinazione colori MA
• Giustapposizione colori (quadratini colorati) – marchio
figurativo e NON di colore (spazialmente determinato) →
quadratini con bordo nero
Descrizione: individuazione errata e contradditoria del tipo di
MARCHIO - INCOMPATIBILITA’ con la nozione di marchio di colore
per sé → designazione in astratto e senza contorno (CJUE
Heidelberg Bauchemie)
• NON ASSENZA di RAPPRESENTAZIONE di elementi segno → MA
erronea / contradditoria menzione di tali elementi → difficile
comprensione segno → persona ragionevolmente attenta, con
livelli normali di percezione – sforzo intellettivo eccessivo →
INOTTEMPERANZA art. 4 Reg. 207/09
chiara
→ Rappresentazione facilmente accessibile
intellegibile Avv. Paola Gelato / Partner
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11 Con l’ Avv. Fabiana SpanòRegole specifiche
MARCHIO SONORO → definizione: marchio consistente
esclusivamente in un suono o una combinazione di suoni.
Rappresentato attraverso un file audio che riproduce
il suono oppure attraverso una rappresentazione
accurata del suono in notazione musicale
Se depositati entrambi → file audio prevale
GIA’
SUPERATA
CGUE C-283/01, caso Shield Mark: Registrabilità di un segno
sonoro quando rappresentabile mediante un pentagramma diviso in
battute in cui figurino una chiave, note musicali e pause la cui forma
indichi il valore relativo e, eventualmente, alterazioni Avv. Paola Gelato / Partner
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(Für Elise)
12 Con l’ Avv. Fabiana SpanòRegole specifiche
MARCHIO DI MOVIMENTO→ definizione: marchio
consistente in e/o comprendente un movimento, o un cambio di posizione
degli elementi che lo compongono – il marchio può comprendere anche
parole/figure
Rappresentato attraverso un file video, oppure una serie di immagini
statiche in sequenza che illustrano il movimento, o il cambiamento di
posizione.
Qualora siano utilizzate immagini statiche, esse possono essere numerate
o accompagnate da una descrizione esplicativa della sequenza
File video No per registrazione internazionale secondo l’Accordo di Madrid
No indicazione di colore
EUIPO R-772/01 Marchio rifiutato
No forma portiere → solo movimento Avv. Paola Gelato / Partner
di apertura verso l’alto pgelato@jacobacci-law.com
13 Con l’ Avv. Fabiana SpanòRegole specifiche
MARCHIO MULTIMEDIALE → definizione: marchio
consistente/comprendente una combinazione di suoni ed immagini
(può comprendere parole, figure, elementi, etichette)
Rappresentato attraverso un file audiovisivo contenente la
combinazione di immagine e di suono
File audiovisivo No per registrazione internazionale secondo l’Accordo
di Madrid
No descrizione e indicazione di colore
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14 Con l’ Avv. Fabiana SpanòRegole specifiche
MARCHIO OLOGRAFICO → definizione: marchio che
consiste di elementi, con caratteristiche olografiche
Rappresentato attraverso un file video, o una riproduzione
grafica o fotografica contenente le vedute necessarie per
individuare adeguatamente l'effetto olografico, nella sua
interezza
Numero di vedute illimitato
File video No per registrazione internazionale secondo l’Accordo di Madrid
No descrizione e indicazione di colore
* A partire dal 1/10/2017 → l’Ufficio non accetta
nessuna descrizione del marchio o indicazione di
colore per il marchio ologramma
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15 Con l’ Avv. Fabiana SpanòConseguenze: Aperture di sistema
• Segni registrabili : «Marchi c.d. futuribili»
→ agevolazione marketing sensoriale → marchi
traccianti (strisce applicate ai prodotti → sfruttati
nell’industria tessile)
Art. 3 co. 4 Reg. di esecuzione:
Applicazione regole generali Art. 3 co. 1 Reg. di
esecuzione
Ammessa descrizione, specialmente per indicazione su
tipo di marchio e non appartenenza a tipi individuati
Art. 3 co. 9 Reg. di esecuzione:
Il deposito di un campione o di un facsimile non
costituisce un’adeguata rappresentazione di un marchio
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16 Con l’ Avv. Fabiana Spanò«Altri marchi»
Ad oggi non ammessi dal Regolamento
MARCHIO OLFATTIVO
TUE T-305/04 del 27.10.2005
Descrizione «odore di fragola matura» riferibile a diverse varietà e pertanto a
diversi odori distinti → Non è né univoca né precisa e non consente di CGUE C-273/00
escludere soggettività nel processo di identificazione e di percezione del Sieckmann
segno formula chimica
Non esiste attualmente una classificazione internazionale di odori non facilmente
comprensibile e
generalmente riconosciuta (cfr. codici internazionali di colore, o scrittura non relativa al
musicale) che consenta l’identificazione obiettiva e precisa di un segno profumo ma al
olfattivo prodotto in
quanto tale
L’immagine di una fragola rappresenta solo il frutto che emana un odore e
non l’odore rivendicato, non costituisce una rappresentazione adeguata del
segno olfattivo.
Le fragole, o almeno talune di esse, hanno un odore diverso secondo la
varietà. Nell’immagine della fragola non è specificata la varietà → non
consente di identificare con chiarezza e precisione il segno olfattivo
rivendicato.
La combinazione della descrizione verbale e dell’immagine non costituisce
una rappresentazione grafica valida Avv. Paola Gelato / Partner
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17 Con l’ Avv. Fabiana Spanò«Altri marchi»
Ad oggi non ammessi dal Regolamento
MARCHIO GUSTATIVO
EUIPO R-003132404 del 31.08.2004
Il marchio gustativo «SAPORE DI ARANCE» non può
essere rappresentato graficamente
La descrizione mediante il termine «arance» non
permette la comprensione del reale sapore cui si fa
riferimento → Il sapore di un’arancia può essere
simulato in diversi modi, con risultati variabili (es:
acido/dolce; fresco/dolciastro).
Il sapore è troppo indefinito in natura e non permette
di identificare i prodotti/servizi di un’impresa rispetto
ad un’altra
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18 Con l’ Avv. Fabiana Spanò«Altri marchi»
Ad oggi non ammessi dal Regolamento
MARCHIO TATTILE
Necessario che la rappresentazione nel registro consenta alle
autorità competenti ed al pubblico di determinare in modo chiaro
e preciso l’oggetto della protezione
EUIPO R-2588/2014-2 del 27.05.2015
Definizione «tactile feeling constituted by the imprinted
embossed pattern on the smooth bottle surface» e
rappresentazione visiva → No rappresentazione chiara ed
autonoma della caratteristica tattile. Impossibile comprendere la
specifica sensazione al tatto o avere contezza di cosa sia il
marchio tattile = impossibile identificare con certezza!
→ MANCA LA RAPPRESENTAZIONE
No rappresentazione mediante la tecnologia attualmente
disponibile MA non si può escludere che strumenti tecnici più
avanzati ne potranno consentire la rappresentazione in futuro
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19 Con l’ Avv. Fabiana SpanòModifica art. 7.1(e) RMUE:
Impedimenti assoluti alla registrazione
NO monopolio su soluzioni tecniche, estetiche,
utilitarie o funzionali di un prodotto
(CGUE C-299/02, Caso Philips Remington) → impedire diritti
esclusivi permanenti
“ Sono esclusi dalla registrazione
e) i segni costituiti esclusivamente:
i) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto;
ii) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un
risultato tecnico;
iii) dalla forma o altra caratteristica che dà un valore sostanziale al prodotto”
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20 Con l’ Avv. Fabiana SpanòCaso Haulk / Stokke – CJUE – C-205/13 – 18/9/2014
• Sedia Tripp – Trapp → forma imposta natura prodotto –
forma indispensabile funzione prodotto → impedimento
sussiste anche in presenza di una o più caratteristiche
essenziali del prodotto → caratteristiche di utilizzo inerenti la
funzione del prodotto → impedimento registrazione di un
segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto con
caratteristiche che conferiscono valori essenziali – FORMA →
valore sostanziale al prodotto non solo forma prodotto con
valore artistico o ornamentale MA anche prodotto con valore
estetico e caratteristiche funzionali essenziali
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21 Con l’ Avv. Fabiana SpanòCGUE C-215/14 (caso Kit Kat) del 16/9/2015 + Tribunale Euipo
15/12/2016 (C-586/15) - caratteristiche funzionali del prodotto
• Esclusi dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla
forma imposta dalla natura del prodotto e necessaria per
ottenere un risultato tecnico → modo in cui il prodotto
funziona e NO modo in cui esso è fabbricato → dal punto di
vista consumatori → determinanti ed essenziali le
caratteristiche funzionali del prodotto
• Marchio – forma tavoletta rettangolare – presenza / posizione
scanalature – numero scanalature / separazione barrette
• Acquisizione carattere distintivo → uso → prova percezione
dell’ambiente interessato – prodotto designato da quell’unico
marchio rispetto ad altri, come proveniente da un’impresa
determinata (origine esclusiva – senza confusione possibile)
• Rigore nell’accertamento del Secondary Meaning (in tutta
l’EU) → in difetto mancanza caratt. distintivo
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22 Con l’ Avv. Fabiana SpanòCJUE 10/11/2016 – caso Rubik Cube – C-30/15
(annulla Trib. UE 25/11/2014 – T450-09)
Marchio intrinsecamente distintivo - forma prodotto NON
usuale – il pubblico di riferimento non percepisce dalla
rappresentazione grafica marchio le linee nere (gabbia) e che
gli elementi sono finalizzati a ruotare → soluzione
tecnica → meccanismo invisibile e non percepibile
MA LA CORTE ≠
Caratteristiche essenziali di una forma necessarie all’ottenimento di un
risultato tecnico → funzione tecnica prodotto in concreto → carattere
funzionale struttura
Mancata valutazione capacità rotatoria di elementi individualizzanti di un
puzzle 3D
Omissione elementi funzionali non visibili / meccanismo interno -
rappresentazione grafica completa - MA integrata da elementi esterni
supplementari → caratteristiche essenziali marchio, alla luce della funzione
tecnica del prodotto concreto (caso Lego 48/09 – punto 43) → forma
necessaria prodotto per risultato tecnico → errore valutazione
caratteristiche prodotto in concreto → modalità funzionamento cubo
(rotazione) – impedimento registrazione ex art. 7 RUE. Avv. Paola Gelato / Partner
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23 Con l’ Avv. Fabiana SpanòModifica art. 7.1(e) RMUE:
Impedimenti assoluti alla registrazione
• Norma potenzialmente applicabile ad ogni tipo di marchio
→ Ricadute su marchi non convenzionali (anche marchi figurativi
che rappresentino la forma di un prodotto)
• Impedimento non sanabile, nemmeno mediante capacità distintiva
acquisita (art. 7 (3) EUTMR – la percezione del consumatore medio
→ criterio di valutazione per l’identificazione caratteristiche
essenziali del segno (caso Hauck)
→ Mercato libero rispetto ad elementi funzionali
• Altra caratteristica del marchio → necessità di corretta
individuazione – non esiste gerarchia degli elementi di cui consiste
il segno → criterio dell’impressione generale (caso Lego Brick – C-
48/09 del 14/9/2010) oppure esame dei singoli componenti del
segno → analisi visiva del segno, opinione di esperti tecnici →
precedenti privative (brevetti)
• Applicazione indipendente ed autonoma dei criteri impeditivi della
registrabilità forma alle altre(a) caratteristiche(a) → in carenza
dell’applicabilità piena degli impedimenti alle caratteristiche → la
registrazione non è preclusa Avv. Paola Gelato / Partner
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24 Con l’ Avv. Fabiana SpanòModifica art. 7.1(e) RMUE:
Impedimenti assoluti alla registrazione
Altra caratteristica imposta dalla natura del
prodotto
Es: Un marchio sonoro che rappresenta il suono di una motocicletta per
motociclette o un marchio olfattivo per la fragranza di un profumo .
Necessaria per ottenere un risultato tecnico (caso Lego Brick – CJUE
14/9/2010 – n. 48/09) - Tutte le caratteristiche del mattoncino rosso
Lego assolvono una funzione tecnica
Es. Un marchio sonoro per repellenti per insetti, se il suono repelle
effettivamente gli insetti.
Che conferisce valore sostanziale al prodotto
Es. Un marchio sonoro, che rappresenti un suono specifico di una
motocicletta che potrebbe attirare una porzione rilevante del pubblico
pertinente al punto da poter realmente incidere sulla scelta di acquisto
del consumatore
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25 Con l’ Avv. Fabiana SpanòCONCLUSIONI
Certezza giuridica intervento Europeo → inequivocità di
stabilire diritti ed obblighi nell’accesso al Registro
Libertà mezzi – soppressione rappresentazione grafica
MA mancata individuazione precisa strumenti - problemi
accessibilità per i richiedenti → potenziare lotta alla
contraffazione MA necessaria la determinazione chiara
dell’oggetto della protezione → Flessibilità
MA
vera e propria certezza/chiarezza per i marchi, non percepibili
visivamente e per le caratteristiche essenziali del segno
non rappresentate, specie per i marchi di forma ?
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26 Con l’ Avv. Fabiana SpanòCONCLUSIONI
La rappresentazione nel Registro NON equivale ad una
precisa rivendicazione esaustiva della portata di
protezione di tutti i segni percepibili, non solo
visivamente → necessità di valutazione completa →
problema della completezza della
rappresentazione → rappresentazione apparente risultante
dal Registro → integrata dagli elementi supplementari relativi al
prodotto concreto contraddistinto dal segno →
funzione → circostanze d’uso → percezione del
consumatore → unico segno proveniente da una determina
impresa → MA limiti prova secondary meaning per
la registrazione di marchi esclusivamente
funzionali.
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27 Con l’ Avv. Fabiana SpanòCONCLUSIONI
Evoluzione marketing: marchi olfattivi e marchi gustativi
→ percezione multisensoriale
Protezione tecniche produttive → nuovi strumenti per
trasformare gli elementi reali → in un giudizio
semantico → catalogo aperto – nuovo scenario:
proteggibilità dei concept store (Apple Store ) – CJUE
10/7/2014 – colori grigio, arancio, marrone chiaro
Secondo la Corte una rappresentazione che visualizzi uno
spazio di vendita tramite un insieme continuo di linee –
contorni – forme = marchio apprezzamento in concreto del
carattere distintivo segno → percezione consumatore
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28 Con l’ Avv. Fabiana SpanòCONCLUSIONI
Francia – decisione Kiko (Corte d’appello Douai – 16/3/2017
– n. 15/03286)
Fisionomia dei negozi Kiko → combinazione originali di
colori e forme → sforzo creativo – diritto d’autore →
riconoscimento boutique Kiko da parte del pubblico →
particolare combinazione cromatica – bianco / nero → prova
concorrenza sleale → se imitazione di terzi di tali
caratteristiche
rifiuto della registrazione di marchio della forma di un
negozio (Kiko) – EUIPO Comm. Ricorsi 29/3/2016 – R.
1135/2015/I
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29 Con l’ Avv. Fabiana SpanòPuoi anche leggere
