Raccolta della giurisprudenza - EUR-Lex
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Raccolta della giurisprudenza
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
ELEANOR SHARPSTON
presentate il 7 dicembre 2017 1
Cause riunite C-85/16 P e C-86/16 P
Kenzo Tsujimoto
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
«Impugnazioni – Domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea – “KENZO
ESTATE” – Marchio dell’Unione europea anteriore “KENZO” – Impedimenti relativi alla
registrazione – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 – Interpretazione dell’espressione
“[qualora] l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebito vantaggio dal carattere
distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi” – Se l’uso del nome di
una persona configuri uso con giusto motivo»
1. Con i presenti ricorsi il sig. Kenzo Tsujimoto (in prosieguo: il «sig. Tsujimoto») chiede alla Corte
l’annullamento di due sentenze del Tribunale del 2 dicembre 2015, Tsujimoto/UAMI 2 e
Tsujimoto/UAMI. 3 La Corte mi ha chiesto di incentrare il mio esame, nelle presenti conclusioni, su
una parte del ricorso del sig. Tsujimoto, segnatamente l’interpretazione degli impedimenti relativi alla
registrazione di un marchio enunciati all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) del Consiglio
sul marchio comunitario 4. La questione da affrontare è se il marchio denominativo «KENZO
ESTATE», che il sig. Tsujimoto ha chiesto di registrare come marchio dell’Unione europea, rientri
nell’ambito dell’espressione «uso senza giusto motivo del marchio richiesto» contenuta in detta
disposizione. Il sig. Tsujimoto sostiene che, dato che il marchio è in parte composto dal suo nome
«Kenzo», la sua registrazione configurerebbe invece uso con giusto motivo e che pertanto l’articolo 8,
paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 non si applica.
Regolamento n. 207/2009
2. Ai sensi del considerando 7, «il diritto sul marchio [UE] può essere acquisito solo tramite
registrazione e quest’ultima è rifiutata segnatamente qualora il marchio sia sprovvisto di carattere
distintivo, sia illecito o qualora diritti preesistenti si contrappongano a esso».
1 Lingua originale: l’inglese.
2 Sentenza del 2 dicembre 2015, Tsujimoto/UAMI – Kenzo (KENZO ESTATE), T-414/13, non pubblicata, EU:T:2015:923.
3 Sentenza del 2 dicembre 2015, Tsujimoto/UAMI – Kenzo (KENZO ESTATE), T-522/13, non pubblicata, EU:T:2015:922. In queste conclusioni
mi riferisco congiuntamente alle sentenze T-414/13 e T-522/13 come «le sentenze impugnate».
4 GU 2009, L 78, pag. 1. Il regolamento n. 207/2009 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, del 20 dicembre 1993,
sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1). Tale regolamento era in vigore quando il sig. Tsujimoto ha chiesto la registrazione del
marchio oggetto della causa T-414/13. La numerazione delle disposizioni rilevanti è rimasta immutata. Il regolamento n. 207/2009 è stato
modificato più volte. All’epoca della domanda di registrazione del marchio oggetto della causa T-522/13 era applicabile la sua versione
originale. Mi riferirò ai momenti in cui il sig. Tsujimoto ha chiesto la registrazione come all’«epoca dei fatti». Il regolamento in parola è stato
abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione
europea (GU 2017, L 154, pag. 1) con decorrenza dal 1o ottobre 2017. Le norme sostanziali del regolamento n. 207/2009 sono rimaste
immutate nel regolamento (UE) 2017/1001.
IT
ECLI:EU:C:2017:950 1CONCLUSIONI DELL’AVV. GEN.SHARPSTON – CAUSE C-85/16 P E C-86/16 P
TSUJIMOTO / EUIPO
3. L’articolo 8 enuncia i motivi per stabilire se una domanda di registrazione di un marchio debba
essere respinta se viene avviato un procedimento di opposizione dal titolare di un marchio anteriore.
Detti motivi sono duplici. La registrazione di un marchio è rifiutata se il marchio «è identico al
marchio anteriore e i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato richiesto sono identici ai prodotti
o ai servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato» [articolo 8, paragrafo 1, lettera a)]. La
registrazione è rifiutata anche qualora «a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col
marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati
richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è
tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore»
[articolo 8, paragrafo 1, lettera b)]. Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 2, per marchi anteriori si
intendono, tra l’altro, i marchi UE [articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto i)].
4. L’articolo 8, paragrafo 5, è così formulato: «[i]n seguito all’opposizione del titolare di un marchio
anteriore ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio
è identico o simile al marchio anteriore o se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi
non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio [UE]
anteriore, quest’ultimo sia il marchio che gode di notorietà [nell’Unione europea] o, nel caso di un
marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in
questione e l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebito vantaggio dal
carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi» 5
5. Una formulazione analoga a quella dell’articolo 8, paragrafo 5, è usata all’articolo 9 («Diritti conferiti
dal marchio [UE]) nella Sezione 2 («Effetti del marchio [UE]»). L’articolo 9, paragrafo 1, elenca le
circostanze in cui il titolare di un marchio UE ha il diritto di vietare a tutti i terzi, salvo proprio
consenso, di usare segni nel commercio. Tra detti casi rientra, all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c),
l’uso di «un segno identico o simile al marchio [UE] per prodotti o servizi che non sono simili a quelli
per i quali questo è stato registrato, se il marchio [UE] gode di notorietà nell’[Unione europea] e se
l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o
dalla notorietà del marchio [UE] o reca pregiudizio agli stessi». 6
6. La Sezione 2 comprende anche l’articolo 12 («Limitazione degli effetti del marchio [UE]»). Detto
articolo prevede quanto segue:
«il diritto conferito al titolare non gli consente di impedire ai terzi l’uso nel commercio:
a) del loro nome o indirizzo;
b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla
provenienza geografica, all’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad
altre caratteristiche del prodotto o servizio;
c) del marchio, se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o di un
servizio, in particolare accessori o pezzi di ricambio;
5 Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di marchi (GU 2008, L 299, pag. 25) (in prosieguo: la «direttiva sul marchio»). La direttiva 2008/95 è stata abrogata e sostituita dalla
prima direttiva del Consiglio 89/104/CEE del 21 dicembre 1988 (GU 1989, L 40, pag. 1). Quest’ultima direttiva era in vigore quando il
sig. Tsujimoto ha chiesto la registrazione del marchio oggetto della causa T-414/13. La numerazione e la disposizione rilevante sono rimaste
immutate nella direttiva 2008/95 che era applicabile nel momento in cui il sig. Tsujimoto ha chiesto la registrazione del marchio oggetto della
causa T-522/13. La direttiva 2008/95 contiene norme che riflettono la formulazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.
Successivamente detta direttiva è stata abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2015 (GU 2015, L 336, pag. 1) con decorrenza dal 15 gennaio 2019. All’epoca dei fatti le disposizioni parallele della direttiva
2008/95 figuravano all’articolo 4, paragrafo 3, relativo ai marchi registrati nell’Unione europea e all’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), per quanto
riguarda i marchi registrati in uno Stato membro. La numerazione di dette disposizioni è cambiata nella direttiva (UE) 2015/2436. L’articolo 4,
paragrafi 3 e 4, lettera a), della direttiva 2008/95 è divenuto articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della nuova direttiva.
6 La formulazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 ritorna nell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/95.
Detta disposizione è attualmente l’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva (UE) 2015/2436.
2 ECLI:EU:C:2017:950CONCLUSIONI DELL’AVV. GEN.SHARPSTON – CAUSE C-85/16 P E C-86/16 P
TSUJIMOTO / EUIPO
purché quest’uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale».
7. Ai sensi dell’articolo 15 del regolamento n. 207/2009, se entro cinque anni dalla registrazione non
ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo per i prodotti e servizi per i quali è stato
registrato, il marchio UE può essere sottoposto a sanzioni. Analogamente (ai sensi dell’articolo 51) il
titolare del marchio dell’Unione europea è dichiarato decaduto dai suoi diritti se il marchio, per un
periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo. Sulla stessa linea,
l’articolo 54 prevede che il titolare di un marchio UE che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato
l’uso di un marchio UE posteriore nell’Unione europea, essendo al corrente di tale uso, sulla base del
marchio anteriore non può più domandare la nullità del marchio posteriore né opporsi all’uso di
quest’ultimo.
Fatti
Causa C-85/16 P
8. Il 21 gennaio 2008, il sig. Tsujimoto ha presentato una domanda di registrazione internazionale del
segno denominativo «KENZO ESTATE» (in prosieguo: il «marchio richiesto») come marchio
nell’allora Comunità europea. I prodotti per cui si chiedeva la registrazione rientravano nella classe 33
dell’Accordo di Nizza 7 e corrispondevano alla descrizione: «Vino; bevande alcoliche a base di frutta;
liquori occidentali (in generale)». In data 17 marzo 2008, tale domanda è stata pubblicata nel
Bollettino dei marchi comunitari n. 12/2008. Il 16 dicembre 2008 la Kenzo SA (l’interveniente dinanzi
al Tribunale; in prosieguo: la «Kenzo») ha presentato opposizione ai sensi dell’articolo 41 del
regolamento n. 207/2009, invocando l’articolo 8, paragrafo 5, di detto regolamento. L’opposizione era
fondata sul marchio UE anteriore «KENZO», registrato il 20 febbraio 2001 per prodotti, tra l’altro,
nelle classi 3, 18 e 25 della Classificazione di Nizza 8. Il 20 dicembre 2011 la divisione di opposizione
ha respinto l’opposizione. La Kenzo ha impugnato detta decisione dinanzi alla commissione di ricorso.
9. Il 22 maggio 2013, la commissione di ricorso ha accolto integralmente l’impugnazione della Kenzo,
considerando che ricorrevano le tre condizioni cumulative di cui all’articolo 8, paragrafo 5: i) i marchi
in questione erano assai simili per una parte non trascurabile del pubblico di riferimento; ii)
contrariamente alla conclusione della divisione di opposizione, il marchio anteriore godeva di
notorietà; e iii) il marchio di cui si chiedeva la registrazione si sarebbe posto nel solco tracciato dal
marchio anteriore. La commissione di ricorso ha concluso che sussisteva il rischio che il marchio di
cui il sig. Tsujimoto chiedeva la registrazione traesse indebito vantaggio dalla notorietà del marchio
anteriore «KENZO» ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.
10. L’8 agosto 2013, il sig. Tsujimoto ha impugnato detta decisione dinanzi al Tribunale, sollevando
due motivi. Egli ha fatto valere che la commissione di ricorso aveva violato gli articoli 76,
paragrafo 2 9, e 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. Il Tribunale ha respinto integralmente il
ricorso e ha condannato il sig. Tsujimoto alle spese.
7 Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come
riveduto e modificato (in prosieguo: la «Classificazione di Nizza»)
8 Dette classi corrispondono alla seguente descrizione: classe 3 preparati per la sbiancatura ed altre sostanze per il bucato; classe 18 cuoio e sue
imitazioni; cinghie, borse, borsette; classe 25: abbigliamento calzature, cappelleria.
9 L’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 consente all’EUIPO di non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle
prove che esse non hanno presentato per tempo. Questo articolo non ha alcuna incidenza sulla questione sollevata con la censura del
sig. Tsujimoto vertente sull’impedimento relativo alla registrazione di un marchio di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009
e sull’uso del nome «Kenzo».
ECLI:EU:C:2017:950 3CONCLUSIONI DELL’AVV. GEN.SHARPSTON – CAUSE C-85/16 P E C-86/16 P
TSUJIMOTO / EUIPO
Causa C-86/16 P
11. Il 18 agosto 2009, il sig. Tsujimoto ha presentato una seconda domanda di registrazione
internazionale del segno denominativo «KENZO ESTATE» (in prosieguo: il «marchio richiesto»)
come marchio nell’allora Comunità europea. I prodotti e i servizi per i quali si chiedeva la
registrazione rientrano nella classi 29, 30, 31, 35, 41 e 43 della classificazione di Nizza 10. La domanda
di registrazione veniva pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 44/2009 del 16 novembre
2009. Il 12 agosto 2010 la Kenzo ha presentato opposizione ai sensi dell’articolo 41 del regolamento
n. 207/2009, invocando l’articolo 8, paragrafo 5 di detto regolamento. L’opposizione era nuovamente
basata sul marchio dell’Unione europea anteriore «KENZO», registrato il 20 febbraio 2001 per
prodotti nelle classi, tra l’altro, 3, 18 e 25 della Classificazione di Nizza.
12. Con decisione del 24 maggio 2012, la divisione di opposizione ha respinto l’opposizione della
Kenzo. Il 23 luglio 2012, quest’ultima ha impugnato detta decisione dinanzi alla commissione di
ricorso, che con decisione del 3 luglio 2013 ha parzialmente accolto l’impugnazione. Con riguardo ai
prodotti nelle classi da 29 a 31 (coperti dalla registrazione richiesta dal sig. Tsujimoto) la commissione
di ricorso ha ritenuto che essi non erano considerati beni di lusso e non erano inevitabilmente
associate con il mondo del glamour e della moda. Essa ha concluso che si trattava di prodotti
alimentari comuni destinati al consumo di massa che potevano essere acquistati in qualsiasi negozio
all’angolo e che avevano un collegamento solo marginale con i prodotti della Kenzo. Pertanto la
commissione di ricorso ha respinto l’opposizione riguardo a dette merci. Tuttavia, essa ha accolto
l’opposizione per i servizi e i prodotti delle classi 35, 41 e 43 della Classificazione di Nizza.
13. Il 26 settembre 2013 il sig. Tsujimoto ha impugnato detta decisione dinanzi al Tribunale,
lamentando che la commissione di ricorso aveva violato gli articoli 76, paragrafo 2, e 8, paragrafo 5,
del regolamento n. 207/2009. Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e condannato il
sig. Tsujimoto alle spese.
Impugnazioni e procedimento dinanzi alla Corte di giustizia
14. Nei due procedimenti in esame il sig. Tsujimoto chiede alla Corte di:
– annullare la sentenza del Tribunale;
– pronunciarsi definitivamente sulla controversia;
– condannare l’EUIPO e la Kenzo alle spese del procedimento, comprese quelle del procedimento
dinanzi alla commissione di ricorso.
15. L’EUIPO e la Kenzo chiedono alla Corte di respingere entrambe le impugnazioni e di condannare il
sig. Tsujimoto alle spese.
10 Essi corrispondono alla seguente descrizione: classe 29 «Olio d’oliva (alimentare); olio di vinacciolo (alimentare); oli e grassi alimentari; uva
passa; frutta e verdura trasformata; verdura congelata; frutta congelata; legumi crudi; prodotti a base di carne trasformata; frutti di mare
trasformati»; classe 30 «Prodotti di pasticceria, pane e panini; aceto di vino; olio da condimento; condimenti (diversi da spezie); spezie;
sandwich; pizze; hot dog (sandwich); torte di carne; ravioli»; classe 31 «Uva (fresca); olive (fresche); frutta (fresca); verdure (fresche); semi e
bulbi»; classe 35 «Ricerca di mercato sul vino; fornitura di informazioni in materia di vendita di vino; servizi di pubblicità; agenzia di
import-export; servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso per cibi e bevande; servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso per liquori»; classe 41,
tra l’altro «Servizi di educazione e formazione relative alla conoscenza generale del vino; servizi di educazione e formazione relative alla
conoscenza generale per ottenere la certificazione di sommelier» e Classe 43 «Servizi di ristorazione e di alloggi temporanei».
4 ECLI:EU:C:2017:950CONCLUSIONI DELL’AVV. GEN.SHARPSTON – CAUSE C-85/16 P E C-86/16 P
TSUJIMOTO / EUIPO
16. In entrambi i procedimenti il sig. Tsujimoto solleva due motivi di impugnazione. Anzitutto, egli
lamenta che il Tribunale ha erroneamente interpretato l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento
n. 207/2009. Con il secondo motivo, che è suddiviso in quattro parti, il sig. Tsujimoto lamenta che il
Tribunale ha violato l’articolo 8, paragrafo 5, di detto regolamento. Il quarto argomento di tale motivo
è lo stesso nelle cause C-85/16 P e C-86/16 P. Detto argomento solleva un nuovo punto di diritto e
solo su questo concentrerò le presenti conclusioni.
Quarto argomento del secondo motivo di impugnazione – errata interpretazione dell’articolo 8
paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 – uso «senza giusto motivo» del marchio richiesto
17. Il sig. Tsujimoto sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto. Il segno di cui chiede
la registrazione (KENZO ESTATE) comprende il suo nome proprio: pertanto l’uso di quel segno era
con giusto motivo. Il sig. Tsujimoto fa inoltre valere che la motivazione del Tribunale è difettosa in
quanto questo dichiara semplicemente che «non è stato dimostrato un giusto motivo» Egli sostiene
che detto giudice ha errato omettendo di dichiarare che la commissione di ricorso avrebbe dovuto
fornire motivi per la sua conclusione che l’uso del nome del sig. Tsujimoto nel segno KENZO
ESTATE configurava uso senza giusto motivo.
Sentenze impugnate
18. Il Tribunale ha concluso che la commissione di ricorso aveva correttamente dichiarato che la
registrazione del marchio richiesta dal sig. Tsujimoto avrebbe determinato un rischio di un indebito
vantaggio a causa della notorietà del marchio anteriore. Esso ha confermato la conclusione della
commissione secondo la quale il marchio del sig. Tsujimoto «(…) si porrebbe nel solco tracciato dal
marchio anteriore al fine di beneficiare del suo potere attrattivo, della sua reputazione e del prestigio
del marchio e di sfruttare senza qualsivoglia corrispettivo economico, lo sforzo commerciale effettuato
dalla [Kenzo] per creare e mantenere l’immagine del marchio» 11.
19. Nella sua sentenza il Tribunale ha ricordato che il sig. Tsujimoto ha sostenuto che la commissione
di ricorso aveva violato l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 non avendo tenuto conto
dell’argomento secondo il quale egli chiedeva semplicemente di registrare come marchio il proprio
nome 12. Il Tribunale si è pronunciato nei seguenti termini:
«Occorre sottolineare che la commissione di ricorso ha risposto all’argomento del ricorrente
dichiarando che “non era stato dimostrato un giusto motivo” (punto 50 della decisione impugnata).
Detta risposta è innegabilmente laconica, ma sufficiente. Il regolamento n. 207/2009 non prevede un
diritto incondizionato di registrare un nome come marchio comunitario [v., in tal senso, la sentenza del
25 maggio 2011, Prinz von Hannover/UAMI (Rappresentazione di uno stemma), T-397/09,
EU:T:2011:246, punto 29], e tanto meno un nome proprio, come marchio commerciale. Pertanto, il
fatto che il nome del ricorrente è Kenzo non basta per configurare un giusto motivo per l’uso del
marchio del quale si chiede la registrazione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento
n. 207/2009 (…)
Da quanto precede discende che la quarta parte del secondo motivo deve essere respinta» 13.
11 Punto 54 delle sentenze impugnate.
12 Punto 57 della sentenza impugnata nella causa T-414/13: il passaggio corrispondente nella causa T-522/13 è il punto 58.
13 V. punti 58 e 59 della sentenza Case T-414/13 (EU:T:2015:923) e punti 59 e 60 della sentenza T-522/13 (EU:T:2015:922), che sono formulate in
termini identici.
ECLI:EU:C:2017:950 5CONCLUSIONI DELL’AVV. GEN.SHARPSTON – CAUSE C-85/16 P E C-86/16 P
TSUJIMOTO / EUIPO
Valutazione
Obbligo di motivazione
20. Con il suo argomento relativo all’insufficienza della motivazione del Tribunale, il sig. Tsujimoto
censura essenzialmente detto giudice per non aver motivato l’accoglimento delle decisioni della
commissione di ricorso ai sensi delle quali l’uso del nome nel marchio richiesto configurava uso senza
giusto motivo, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.
21. L’obbligo di motivazione delle sentenze discende dall’articolo 36 dello Statuto della Corte,
applicabile al Tribunale in virtù dell’articolo 53, primo comma, di tale Statuto e dell’articolo 117 del
regolamento di procedura del Tribunale 14. Da una costante giurisprudenza discende che la Corte non
impone al Tribunale di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i
ragionamenti svolti dalle parti della controversia, e dunque la motivazione del Tribunale può essere
implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale
non ha accolto i loro argomenti e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il
proprio controllo 15.
22. Dalle sentenze impugnate si evince chiaramente che il Tribunale ha esaminato l’argomento svolto
dal sig. Tsujimoto relativamente all’uso del suo nome. Il Tribunale ha dichiarato che, pur essendo
«laconica», la motivazione del Tribunale era adeguata 16. Se è pur vero che il Tribunale non ha esposto
in dettaglio la propria conclusione circa l’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento
n. 207/2009, esso ha espressamente dichiarato di considerare insufficiente l’argomento secondo il
quale l’uso di un nome configura di per sé un giusto motivo ai sensi di detta disposizione. Ritengo
pertanto che dalla sentenza del Tribunale sia possibile desumere perché detto giudice ha respinto
l’argomento del sig. Tsujimoto a tal riguardo.
Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009
23. La tesi del sig. Tsujimoto è essenzialmente che egli è legittimato a registrare il marchio KENZO
ESTATE in quanto usa in buona fede la parola «Kenzo», che è il suo nome.
24. Non concordo con questa tesi. A mio avviso dal fatto che Kenzo sia il suo nome non discende che
l’uso del marchio di cui chiede la registrazione configuri uso «con giusto motivo», ai fini dell’articolo 8,
paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. Il marchio denominativo Kenzo è stato registrato nel 2001,
ben otto anni prima della domanda di registrazione del sig. Tsujimoto. I diritti inerenti a detto
marchio sono tutelati ai sensi del regolamento n. 207/2009 e la tutela conferita non è sospesa solo
perché Kenzo risulta essere un nome relativamente comune in Giappone.
25. Inizierò la mia analisi con alcune osservazioni preliminari. È pacifico che il marchio denominativo
Kenzo è il «marchio anteriore» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto i) del regolamento
n. 207/2009 nelle presenti cause. Al punto 54 delle sue sentenze, il Tribunale ha confermato la
conclusione della commissione di ricorso secondo la quale il marchio del sig. Tsujimoto «si porrebbe
nel solco tracciato dal marchio anteriore», causando così pregiudizio al suo titolare, la Kenzo.
14 Sentenza dell’11 maggio 2017, Dyson/Commissione, C-44/16 P, EU:C:2017:357, punto 37 e la giurisprudenza ivi citata.
15 Sentenza dell’11 maggio 2017, Dyson/Commissione, C-44/16 P, EU:C:2017:357, punto 38 e la giurisprudenza ivi citata.
16 V. punto 58 nella sentenza T-414/13 (EU:T:2015:923) e il corrispondente punto 59 nella sentenza T-522/13 (EU:T:2015:922), citate al
precedente paragrafo 19.
6 ECLI:EU:C:2017:950CONCLUSIONI DELL’AVV. GEN.SHARPSTON – CAUSE C-85/16 P E C-86/16 P
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26. Quanto all’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, occorre
anzitutto ricordare che l’espressione «uso senza giusto motivo del marchio richiesto» non è definita nel
regolamento. Pertanto tale nozione deve essere interpretata alla luce dell’economia generale e degli
obiettivi del sistema di cui fa parte, nonché, in particolare, tenendo conto del contesto della
disposizione in cui si situa 17.
27. In secondo luogo, nel sistema istituito con il regolamento n. 207/2009 l’articolo 8 è intitolato
«Impedimenti relativi alla registrazione» e fissa le regole per risolvere le dispute nell’ipotesi in cui un
marchio anteriore conferisce diritti al titolare quando viene presentata una domanda di registrazione
successiva. L’articolo 9 enuncia i diritti che un marchio UE conferisce al suo titolare. Ai sensi di questa
disposizione, egli ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un
segno identico al marchio UE per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato
[articolo 9, paragrafo 1, lettera a)]. Egli può anche vietare l’uso di un segno che a motivo della sua
identità o somiglianza col marchio UE e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi
contraddistinti dal marchio UE e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico
[articolo 9, paragrafo 1, lettera b)]. La formulazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c) (che verte
sull’uso senza «giusto motivo») è simile all’ultima condizione di cui all’articolo 8, paragrafo 5. Ritengo
che queste due disposizioni debbano essere interpretate in modo da garantire un’interpretazione
coerente del regolamento n. 207/2009 18.
28. In terzo luogo, il regolamento n. 207/2009 e la direttiva sul marchio hanno origine storiche comuni
e il loro obiettivo comune è quello di istituire un regime europeo dei marchi 19. Le disposizioni parallele
agli articoli 8, paragrafo 5 e 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 in detta direttiva
sono, rispettivamente, gli articoli 4, paragrafo 4, lettera a), e 5, paragrafo 2. Mi sembra dunque
corretto fare riferimento alla giurisprudenza esistente sull’interpretazione delle disposizioni parallele
nella direttiva sul marchio ai fini dell’esame dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.
La Corte ha già dichiarato che l’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva sul marchio è
applicabile, pertanto, anche all’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), di detta direttiva 20. Ritengo che lo
stesso approccio valga anche per gli articoli 8, paragrafo 5, e 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento
n. 207/2009.
29. Quanto all’economia generale del regolamento n. 207/2009, la sentenza della Corte nella causa Levi
Strauss 21 fornisce indicazioni utili che mi sembrano applicabili per analogia. L’economia legislativa
richiede che vengano tratte conseguenze dal comportamento del titolare al fine di determinare la
portata della tutela di siffatti diritti 22.
30. Così, l’articolo 15 dispone che, se, dopo la chiusura del procedimento di registrazione, il marchio
non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nello Stato membro interessato per i
prodotti o servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo
ininterrotto di cinque anni, esso è sottoposto alle sanzioni previste dal regolamento n. 207/2009, salvo
motivo legittimo per mancato uso. A norma dell’articolo 51 del regolamento n. 207/2009, il marchio
UE è suscettibile di decadenza se, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto
di uso effettivo o, per l’attività o inattività del suo titolare, se è divenuto denominazione abituale di un
prodotto o servizio. Infine, l’articolo 54 dispone che il titolare di un marchio anteriore che, per cinque
17 Sentenza del 6 febbraio 2014, Leidseplein Beheer e de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, punto 28.
18 V., per analogia, la sentenza del 9 gennaio 2003, Davidoff, C-292/00, EU:C:2003:9, punto 17.
19 V. Von Mühlendhal, A., Botis, D., Maniatis, S., Wiseman, I., Trade Mark Law in Europe (terza edizione), pubblicato da Oxford University Press
2016, punti 231 e 262. V. anche comunicato della Commissione IP/15/4823 del 21 aprile 2015.
20 Sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punti 24 e 25.
21 Sentenza del 27 aprile 2006, Levi Strauss, C-145/05, EU:C:2006:264.
22 Sentenza del 27 aprile 2006, Levi Strauss, C-145/05, EU:C:2006:264, punto 27. V. anche paragrafo 27 supra.
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anni consecutivi, abbia tollerato l’uso di un marchio posteriore registrato nell’Unione europea, essendo
al corrente di tale uso, sulla base del marchio anteriore non può più domandare, in via di principio, la
nullità del marchio posteriore né opporsi all’uso di quest’ultimo con riferimento ai prodotti o ai servizi
per i quali esso è stato utilizzato 23.
31. Le disposizioni in parola indicano che l’obiettivo del regolamento n. 207/2009 è in via generale
quello di trovare un giusto equilibrio. Gli interessi del titolare di un marchio sono quelli di
salvaguardare la sua funzione essenziale all’interno dell’Unione europea. Tale funzione consiste nel
garantire al consumatore o all’utilizzatore finale l’identità di origine del prodotto o del servizio
contrassegnato dal marchio, consentendo loro di distinguere senza confusione possibile questo
prodotto o questo servizio da quelli di origine diversa. Il titolare del marchio deve essere tutelato nei
confronti dei concorrenti che volessero abusare della posizione e della reputazione del marchio
vendendo prodotti indebitamente contrassegnati con questo marchio. Il contrapposto interesse da
contemperare è quello di altri operatori economici alla disponibilità di segni idonei a identificare i
loro prodotti e servizi 24.
32. Ne consegue che la tutela dei diritti fondati dal titolare del marchio sul regolamento n. 207/2009
non è incondizionata, poiché detta tutela è segnatamente limitata, allo scopo di contemperare i
suddetti interessi, ai casi in cui il titolare medesimo si mostri sufficientemente vigilante opponendosi
all’utilizzazione, da parte di altri operatori, di segni idonei a ledere il suo marchio 25. Questo è proprio
ciò che avviene nel caso di specie, in cui la Kenzo si è attivamente opposta alla registrazione del
marchio richiesta. La Kenzo mira dunque a salvaguardare la funzione essenziale del marchio anteriore.
33. Occorre chiedersi se, nell’economia del regolamento n. 207/2009, la domanda del sig. Tsujimoto di
registrazione del marchio che include il suo nome configuri un uso «con giusto motivo», ai fini
dell’articolo 8, paragrafo 5, di detto regolamento 26.
34. La sentenza della Corte Leidseplein Beheer e de Vries, vertente sull’articolo 5, paragrafo 2, della
direttiva sul marchio, enuncia taluni principi di cui si può utilmente tenere conto nell’esame
dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. In detta sentenza la Corte ha dichiarato che
la protezione offerta ad un marchio notorio è ampia. Nel caso di specie la Kenzo ha dimostrato
l’esistenza di una forma di pregiudizio al marchio anteriore in quanto è accertato che il marchio del
sig. Tsujimoto si porrebbe nel solco tracciato da tale marchio 27. Spetta pertanto al sig. Tsujimoto
provare che egli ha ciononostante un giusto motivo per registrare il marchio KENZO ESTATE 28. La
nozione di «giusto motivo» non può comprendere unicamente ragioni oggettivamente imperative, ma
può anche collegarsi agli interessi soggettivi di un terzo che utilizza un segno identico o simile al
marchio notorio. Detta nozione non può condurre al riconoscimento, a vantaggio del sig. Tsujimoto,
dei diritti connessi ad un marchio registrato, bensì, se il giusto motivo è accertato, obbliga il titolare
del marchio notorio (nel caso di specie la Kenzo) a tollerare l’utilizzo del segno simile 29.
35. Mi sembra che, applicando questi principi al caso di specie, la bilancia non penda a favore del
sig. Tsujimoto.
23 Sentenza del 27 aprile 2006, Levi Strauss, C-145/05, EU:C:2006:264, punto 28.
24 Sentenza del 27 aprile 2006, Levi Strauss, C-145/05, EU:C:2006:264, punti 15 e 29.
25 Sentenza del 27 aprile 2006, Levi Strauss, C-145/05, EU:C:2006:264, punto 30.
26 Sentenza del 6 febbraio 2014, Leidseplein Beheer e de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, punto 43.
27 V. precedente paragrafo 11.
28 Sentenza del 6 febbraio 2014, Leidseplein Beheer e de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, punti da 39 a 44.
29 Sentenza del 6 febbraio 2014, Leidseplein Beheer e de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, punti 45 e 46.
8 ECLI:EU:C:2017:950CONCLUSIONI DELL’AVV. GEN.SHARPSTON – CAUSE C-85/16 P E C-86/16 P
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36. Nella sentenza Leidseplein Beheer e de Vries era pacifico che il terzo (il sig. de Vries, titolare del
segno controverso) aveva registrato detto segno e ne aveva affermato l’uso prima che il titolare che
invocava l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva sul marchio (la Red Bull GmbH) avesse registrato il suo
marchio 30. Tuttavia, nel caso di specie il sig. Tsujimoto ha chiesto di registrare il segno KENZO
ESTATE otto anni dopo la registrazione del marchio UE Kenzo 31.
37. Pertanto non si pone la questione se il segno del sig. Tsujimoto fosse accettato dal pubblico di
riferimento, né di quale fosse la sua notorietà presso il pubblico di riferimento. Stanti queste
circostanze, il mero fatto che il sig. Tsujimoto vorrebbe utilizzare il suo nome come marchio non fa
pendere la bilancia a suo favore ai fini della ponderazione di interessi da effettuare per considerare se
egli sia in grado di dimostrare l’uso con giusto motivo.
38. Attribuire al fatto che il sig. Tsujimoto si chiama Kenzo una rilevanza maggiore che non al
pregiudizio causato al titolare del marchio UE consolidato pregiudicherebbe sostanzialmente la
protezione offerta dal regolamento n. 207/2009. Qualificare automaticamente siffatto uso come uso
con giusto motivo significherebbe privare della sua funzione essenziale ogni marchio anteriore che
include un nome.
39. L’utilizzazione di nomi come marchi commerciali non è affatto inconsueta 32. Pertanto la Corte ha
dichiarato che, in casi in cui sussiste un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera
b), del regolamento n. 207/2009, occorre prendere in considerazione gli elementi propri del caso di
specie e, in particolare, la circostanza che la persona di cui trattasi sia nota 33. Sembra evidente che, se
un nome è registrato come marchio ai sensi del regolamento n. 207/2009, la funzione essenziale del
marchio è quella di salvaguardare gli interessi del suo titolare ai sensi di detto regolamento. Da ciò
non può discendere (come sostiene il sig. Tsujimoto) che si configuri un uso con giusto motivo solo
perché il marchio che egli intendeva registrare è in parte composto dal suo nome.
40. Quanto agli obiettivi degli impedimenti relativi alla registrazione, il considerando 7 del
regolamento n. 207/2009 stabilisce che la registrazione «è rifiutata segnatamente qualora il marchio
sia sprovvisto di carattere distintivo, sia illecito o qualora diritti preesistenti si contrappongano a
esso». Ciò indica che la registrazione deve essere rifiutata se si ritiene che il marchio di cui si chiede
la registrazione sia in conflitto con un marchio anteriore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5. La
formulazione di detta disposizione si riferisce a ipotesi in cui l’uso del marchio richiesto possa trarre
indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio
agli stessi. La dichiarazione del Tribunale al punto 54 delle sentenze impugnate, con cui viene accolta
la conclusione della commissione di ricorso secondo la quale il marchio di cui il sig. Tsujimoto chiede
la registrazione «si porrebbe nel solco tracciato dal marchio anteriore della Kenzo» indica chiaramente
che detto giudice ha ritenuto che il marchio del sig. Tsujimoto possa trarre indebito vantaggio dal
marchio anteriore.
41. Concludo che il nome del sig. Tsujimoto nel segno di cui si chiede la registrazione non configura
un uso con giusto motivo ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.
30 Sentenza del 6 febbraio 2014, Leidseplein Beheer e de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, punti da 50 a 52 e la giurisprudenza ivi citata.
31 V. precedenti paragrafi 8 e 11.
32 Talune celebrità hanno registrato il proprio nome come marchio commerciale, come Frank Sinatra, Elvis, Beyoncé, Michael Jordan, Arnold
Schwarzenegger e David Beckham.
33 Sentenza del 24 giugno 2010, Becker/Harman International Industries, C-51/09 P, EU:C:2010:368, punti 36 e 37.
ECLI:EU:C:2017:950 9CONCLUSIONI DELL’AVV. GEN.SHARPSTON – CAUSE C-85/16 P E C-86/16 P
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42. Per completezza aggiungo che il titolare di un marchio UE non può impedire ad un terzo l’uso nel
commercio del suo nome o indirizzo, purché quest’uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in
campo industriale o commerciale 34. Pertanto, il regolamento n. 207/2009 garantisce che a una persona
nella situazione del sig. Tsujimoto non venga impedito di usare il suo nome come denominazione nel
commercio per effetto della registrazione precedente della Kenzo.
43. Ciò è conforme all’articolo 7 della Carta, che sancisce il diritto di ogni persona al rispetto della
propria vita privata e familiare. La Corte ha ripetutamente dichiarato che il nome di una persona è un
elemento costitutivo della sua identità e della sua vita privata. Noi ci identifichiamo usando il nostro
nome. Il nome di una persona rappresenta anche un collegamento alla sua famiglia e alla sua
discendenza o origine e riguarda la sua vita privata e familiare 35. Tuttavia, il fatto che la Kenzo abbia
registrato come marchio un nome comune (che casualmente coincide con il nome del sig. Tsujimoto)
non giunge ad interferire nella sua vita privata o familiare.
Spese
44. Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, una decisione sulle
spese sarà pronunciata nella sentenza che definisce il presente procedimento.
Conclusione
45. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di:
– respingere il quarto argomento del secondo motivo d’impugnazione in quanto infondato, e
– statuire secondo diritto sulle spese ai sensi del regolamento di procedura della Corte di giustizia
nella sentenza che conclude il presente procedimento.
34 Articolo 12 del regolamento n. 207/2009, lettera a).
35 Sentenza del 22 dicembre 2010, Sayn-Wittgenstein, C-208/09, EU:C:2010:806, punto 52; v. anche sentenza dell’8 giugno 2017, Freitag, C-541/15,
EU:C:2017:432, punti da 33 a 36.
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