Investire nella tutela dei marchi - Avv. Miriam Mangieri Jacobacci & Partners 2-3 dicembre 2017 - Maker Faire - Roma - Jacobacci & Partners

Investire nella tutela dei marchi

Investire nella tutela dei marchi
              Avv. Miriam Mangieri
                Jacobacci & Partners
        2-3 dicembre 2017 - Maker Faire - Roma

Investire nella tutela dei marchi

Innovazione e Proprietà Intellettuale
“L’innovazione è la trasformazione di un’idea in un prodotto nuovo o significativamente
             migliorato (sia esso un bene o un servizio) o in un processo”
• L’innovazione è un processo che parte con la percezione di un nuovo
  prodotto o di una nuova opportunità di mercato, e si evolve nello
  sviluppo, produzione e commercializzazione dell’innovazione stessa.
• All’interno di essa un ruolo fondamentale è svolto dai beni immateriali,
  marchi, brevetti e design, che consentono di convertire i processi
  innovativi in posizioni di monopolio sul mercato.
• IP come strumento strategico per tutelare l’asset immateriale dell’impresa
  e dunque gli investimenti fatti nel campo della ricerca e dello sviluppo.

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Focus: la tutela del Marchio
Il marchio è uno strumento fondamentale di comunicazione tra imprese e
                                  consumatori.
Funzione di indicatore di provenienza e di origine.
Individua un prodotto come proveniente da un determinato
 imprenditore.
Permette al consumatore di distinguere i prodotti di un’impresa da quelli
 delle altre imprese.
Attribuisce al titolare il diritto di uso esclusivo e di vietare l’utilizzo non
 autorizzato a terzi.

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Focus: la tutela del Marchio
 Spesso non si investe nella registrazione del marchio e ci si limita ad usare
                           il MARCHIO DI FATTO
Art. 12 CPI «L’uso precedente del segno, quando non importi notorieta' di esso, o
importi notorieta' puramente locale, non toglie la novità».
   ☹ tutela non esclusiva
   ☹ circoscritta territorialmente
   ☹ difficoltà di onere probatorio

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Marchio registrato - Vantaggi

• attribuisce al titolare un diritto esclusivo e di vietarne l’uso a terzi;
• possibilità di monetizzazione tramite cessione;
• possibilità di stipulare contratti di licenza in cambio di royalties;
• incremento del valore dell’impresa: il marchio è un bene immateriale
  immobilizzato a bilancio;
• tassazione agevolata sui redditi derivanti da opere d’ingegno.

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  Cosa può essere registrato come marchio – Art. 7 CPI

«Possono formare oggetto di registrazione come marchio di impresa tutti i
    nuovi segni suscettibili di essere rappresentanti graficamente, in
  particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le
     cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le
  combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i
        prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese» .

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                        Tipi di marchio
• Marchio Verbale: composto solo da parole senza una particolare
  caratterizzazione grafica.
  es. Panasonic
• Marchio Patronimico: composto dal nome proprio di una persona.
  es. Giorgio Armani; Fiorucci; Versace.
• Marchio Figurativo: composto da una determinata immagine (logo).

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• Marchio Complesso: composto da una pluralità di elementi
  denominativi e figurativi.

• Marchio di Colore: consistente in un colore o in un particolare
  combinazione di colori è ammissibile solo se «tale colore venga percepito dal
  pubblico come indicatore della provenienza imprenditoriale del bene che
  contraddistingue».
  es. Marchio Milka

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                            Tipi di marchio
• Marchio Sonoro o Acustico: costituito da una melodia , da un
  motivetto musicale o da una sequenza di suoni.
  es. Nokia Tune

• Marchio Olfattivo: consistente in un odore o in una fragranza.
  es. “odore dell’erba appena tagliata” per contraddistinguere palline tennis

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• Marchio di forma: costituito dalla forma del prodotto o dalla sua
  confezione.

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                      Requisiti di validità del marchio
CAPACITÀ DISTINTIVA
Idoneità del segno a contraddistinguere un prodotto o un servizio.
NOVITÀ
Un marchio registrato è nullo, per difetto di novità, quando è preceduto da un segno altrui
identico o simile impiegato per contraddistinguere prodotti o servizi identici o affini a
quelli per cui la registrazione di marchio è stata richiesta, se possa determinarsi un rischio di
confusione per i consumatori, o un rischio di associazione tra i due segni.
LICEITÀ
Divieto di registrazione di segni contrari alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume.
VERITA’
Sono esclusi dalla registrazione i segni idonei ad ingannare il pubblico.

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               La fase di ideazione del Marchio
 assicurarsi che il marchio sia conforme alle prescrizioni di legge;
 verificare che il marchio non abbia nessuna connotazione negativa non
 solo in Italia, ma anche in altri Paesi, soprattutto se potenziali mercati di
 esportazione;
individuare le classi di appartenenza dei prodotti/servizi per i quali si
 intende ottenere la registrazione del marchio, utilizzando il Sistema
 internazionale di classificazione dei marchi di Nizza;
nella scelta delle classi è importante considerare tutti i prodotti e/o
 servizi in relazione ai quali si intende utilizzare il marchio poiché non se
 ne potranno aggiungere di nuove in futuro.

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                    RICERCA DI ANTERIORITA’
     controllo preventivo per accertare la disponibilità del marchio
Prima del deposito di una domanda di marchio è opportuno effettuare ricerche destinate ad
accertare che non siano stati anteriormente depositati marchi uguali o simili, che potrebbero
rendere nulla la richiesta di registrazione e comportare rischi di contestazione nei confronti del
marchio proposto.
Depositare un marchio senza una ricerca di anteriorità preventiva comporta il rischio:
di ricevere opposizioni o diffide da parte di terzi;
di incorrere in elevate spese legali;
di dover sostenere costi per il ritiro del marchio dal mercato e dei prodotti già immessi in
 commercio con tale marchio;
di vanificare gli investimenti pubblicitari.
            N.B. l’Ufficio Brevetti e Marchi non effettua alcun esame circa la novità dei marchi.

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                   RICERCA DI ANTERIORITA’

Includere nella ricerca non solo le classi di appartenenza dei prodotti e
 servizi di specifico interesse, ma anche le classi affini.
Effettuare ricerche di similitudine e non di mera identità.
 Le ricerche di similitudine includono varianti ortografiche, equivalenti
 fonetici e marchi simili fuorvianti.
Comprendere non solo i marchi nazionali, ma anche i marchi dell’UE e
 gli internazionali estesi all’Italia.

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                    Deposito di un marchio in Italia

Le domande di registrazione dei marchi nazionali possono essere
depositate presso ogni camera di commercio o direttamente presso
l’UIBM con sede a Roma.
 Ricevibilità: l’Ufficio controlla che la domanda contenga le seguenti
  informazioni: richiedente identificabile, riproduzione del marchio, elenco
  dei prodotti e/o servizi).
 Esame formale: l’Ufficio verifica il contenuto della domanda.
 Esame tecnico: l’Ufficio accerta che non esistano impedimenti assoluti
  alla registrazione.

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 Pubblicazione: dopo essere stata esaminata dall’UIBM, la domanda di
  registrazione è riportata nel Bollettino dei Brevetti per invenzioni,
  modelli e marchi; pubblicato con cadenza almeno mensile.
 Opposizione amministrativa: i titolari di un diritto anteriore possono
  opporsi alla registrazione della domanda entro tre mesi dalla sua
  pubblicazione.
 Registrazione: verificato che non esistono impedimenti, che non sia
  stata presentata opposizione o, in caso affermativo, che la stessa si sia
  risolta positivamente, il marchio viene registrato e l’Ufficio emette un
  certificato di registrazione.

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        Deposito di un marchio dell’Unione Europea
è un marchio registrato presso l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea
 per la Proprietà Intellettuale) con sede ad Alicante;
è valido in tutto il territorio dell’Unione Europea;
è impossibile limitare la portata geografica della tutela solo ad alcuni Stati
 membri.
ad ogni successivo allargamento dell’Unione europea, ogni marchio
 dell’Unione europea registrato o per il quale si è presentata domanda di
 registrazione viene automaticamente esteso ai nuovi Stati membri senza
 la necessità di formalità.

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Vantaggi del Marchio dell’Unione Europea
unica domanda di registrazione valida in tutti gli Stati membri
 dell'UE;
unica tassa da pagare;
consente al suo titolare di esercitare un diritto esclusivo in tutti gli attuali
 e futuri Stati membri dell'UE a un costo ragionevole;
il titolare può quindi far valere il proprio marchio in un mercato di quasi
 500 milioni di consumatori.

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Processo di registrazione MUE

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      Il marchio Internazionale – Il Sistema di Madrid
Il sistema di Madrid consente la registrazione dei marchi a livello globale,
offrendo una protezione simultanea nei territori dei suoi paesi membri.

Per utilizzare il sistema di Madrid occorre essere cittadino di uno dei paesi
membri dell’Unione di Madrid, avervi la residenza o essere titolare di
un’attività con sede nel territorio di uno di essi.

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Paesi aderenti al Sistema di Madrid

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Iter di registrazione
• Presentazione della domanda tramite l’Ufficio nazionale per la proprietà
  intellettuale del richiedente.
• Prima di presentare una domanda internazionale, occorre aver già
  registrato il marchio, o aver presentato la domanda di registrazione,
  presso l’Ufficio per la proprietà intellettuale d’origine.
• Presentazione della domanda internazionale tramite lo stesso Ufficio
  nazionale, che poi la certificherà e inoltrerà all’OMPI.

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Esame della domanda di registrazione

L’OMPI esegue un esame formale della domanda di registrazione
 internazionale. Dopo che questa è stata approvata, il marchio viene
 iscritto nel Registro Internazionale e pubblicato sulla Gazzetta dei Marchi
 Internazionali dell’OMPI.
L’OMPI invia al depositante un certificato di registrazione internazionale
 e notifica l’atto agli Uffici per la proprietà intellettuale presenti in
 tutti i territori per i quali è richiesta la protezione del marchio.

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Esame della domanda di registrazione
Gli Uffici nazionali designati svolgono l’esame sostanziale.
Gli Uffici per la proprietà intellettuale dei paesi per cui è richiesta la
 protezione esamineranno il marchio in base alla legislazione nazionale
 vigente e decideranno se concedere la protezione nei rispettivi territori.
Se un Ufficio nazionale rifiuta di proteggere il marchio, sia integralmente
 che parzialmente, tale decisione non avrà effetto sulla decisione degli altri
 Uffici nazionali designati, e il richiedente potrà presentare ricorso
 direttamente all’Ufficio nazionale interessato.
Se, invece, accetta di proteggere il marchio, l’Ufficio nazionale rilascerà
 una dichiarazione di concessione di protezione.

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Vantaggi Marchio Internazionale
Presentazione di un’unica domanda internazionale anziché varie
 domande nazionali.
Presentazione in una sola lingua (inglese, francese o spagnolo).
 Pagamento delle tasse in un’unica valuta (franchi svizzeri).
Registrazione valida in più paesi.
Autonomia delle singole designazioni.
Possibilità di estensione territoriale posteriore.
Unica data di scadenza.
Gestire un portafoglio di marchi tramite un sistema centralizzato.

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                 Registrazione Nazionale Estera

La tutela di un marchio si può ottenere nei singoli Paesi esteri attraverso
delle registrazioni nazionali, designando prodotti e/o servizi secondo la
classificazione in vigore nel Paese scelto.
 La procedura nazionale è l’unica possibile nei Paesi che non hanno
   aderito al Sistema di Madrid e non sono membri UE, ad esempio:
    Canada, Argentina, Brasile, Venezuela, Perù, Cile, Hong Kong,
                    Taiwan, Arabia Saudita, Sudafrica.

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                    Monitoraggio del marchio

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA
 Individuazione, in ambito mondiale, o limitatamente a determinate aree
  geografiche di interesse, di marchi simili e/o identici a quello oggetto del
  servizio.
 Permette una sollecita attivazione in difesa del proprio marchio sia in via
  amministrativa, tramite il deposito di opposizioni, sia in via stragiudiziale
  e/o giudiziale, tramite l'invio di diffide e/o la notifica di atti giudiziari.

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WEB WATCHING
 consente di venire a conoscenza di eventuali contraffazioni e/o violazioni
  dei propri marchi sul web, in particolare:
 uso improprio (es: quando vengono pubblicate informazioni non
  ufficiali sullo stesso);
 uso non autorizzato (es: quando un terzo, senza essere licenziatario
  metta in vendita prodotti recanti il marchio in questione);
 contraffazione di marchio (quando il proprio marchio viene
  pubblicizzato su siti web che vendono prodotti contraffatti).

Investire nella tutela dei marchi

Fondata nel 1872 a Torino, allora sede del primo Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, la Jacobacci & Partners è oggi una delle principali
realtà europee nell’ambito della tutela della proprietà intellettuale.
Abbiamo attraversato tre secoli di storia per acquisire l’esperienza che ci ha resi quello che siamo oggi: la più grande società italiana, e
una delle più importanti in Europa e nel mondo, specializzata nella registrazione e tutela di marchi e brevetti.

Un servizio di qualità, personalizzato e globale, in ogni parte del
mondo.
Quello che ai primi del Novecento era uno studio a conduzione famigliare, è diventato oggi un’azienda presso cui operano 90
professionisti dislocati in 13 sedi in Europa: Torino, Milano, Roma, Brescia, Padova, Kilometro Rosso (Bergamo), Lugano, Madrid,
Alicante, Parigi, Lione, Nantes e Bordeaux.
Per chi gestisce marchi e brevetti, il mercato è globale da molto tempo: per questo siamo presenti in tutto il mondo con una rete di
corrispondenti qualificati. Così, possiamo offrirvi la certezza di essere tutelati nel modo più completo, dalla fase ideativa – aiutandovi
a ottimizzare ogni nuovo progetto in vista della sua registrazione e tutela, fino alla difesa dei vostri diritti in caso di contraffazione del
marchio, violazione di un brevetto o atti di concorrenza sleale.

Ci sarà già successo di affrontare un caso simile al vostro.
                                                                                                                                                  Avv. Miriam Mangieri
                                                                                                                                                    Trademark Attorney
Gestiamo 100.000 brevetti e 100.000 marchi per conto di oltre 10.000 clienti di ogni dimensione, settore e area geografica: una
casistica straordinaria che ci consente di affermare che abbiamo già affrontato praticamente ogni tipo di problema.

Con noi, sarete in buona compagnia.                                                                                                              Jacobacci & Partners Spa
Oltre la metà dei primi 100 top brand globali ha affidato a noi la protezione e valorizzazione dei propri asset immateriali, consapevole         Via Tomacelli 146, 00186
di ricevere una consulenza personalizzata e propositiva, attraverso un’analisi puntuale dei costi e dei benefici.
Questo, tuttavia, non significa che lavoriamo solo con i “grandi”: se avete bisogno di registrare il logo della vostra azienda o brevettare            Roma – Italy
un prodotto da lanciare sul mercato italiano, comunitario o internazionale, contattateci senza esitazione per un preventivo. Vi sapremo
dire con certezza come procedere per tutelare al meglio le vostre idee più innovative, la vostra ricchezza di domani, a un costo
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