IT - COMUNICAZIONE COMUNE NUOVI TIPI DI MARCHIO: ESAME DEI REQUISITI FORMALI E IMPEDIMENTI ALLA REGISTRAZIONE
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IT www.euipn.org COMUNICAZIONE COMUNE NUOVI TIPI DI MARCHIO: ESAME DEI REQUISITI FORMALI E IMPEDIMENTI ALLA REGISTRAZIONE APRILE 2021 Page 1 of 91
Nuovi tipi di marchi: esame dei requisiti formali e degli impedimenti alla registrazione CONTESTO Proseguendo la collaborazione nell’ambito delle prassi di convergenza in materia di marchi, disegni e modelli, gli uffici della proprietà intellettuale aderenti alla rete europea per la proprietà intellettuale hanno ora concordato un’ulteriore prassi comune in materia di marchi con l’obiettivo di fornire orientamenti per quanto riguarda l’esame dei requisiti formali e degli impedimenti alla registrazione e/o dei motivi di nullità dei nuovi tipi di marchi, in particolare i marchi sonori, di movimento, multimediali e olografici, e del nuovo modo di rappresentarli. La prassi comune viene resa pubblica mediante la presente comunicazione comune allo scopo di aumentare ulteriormente la trasparenza, la certezza del diritto e la prevedibilità a vantaggio tanto degli esaminatori quanto degli utenti. L’ambito di applicazione di questa prassi comune è l’esame dei requisiti formali e degli impedimenti alla registrazione e/o dei motivi di nullità di nuovi tipi di marchi, prendendo in considerazione l’impatto dell’eliminazione dell’obbligo di rappresentazione grafica di cui alla direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (direttiva sui marchi). I punti che non sono specifici dei nuovi tipi di marchi e/o del nuovo modo di rappresentarli esulano dal campo di applicazione di questa prassi e sono descritti in dettaglio nella sezione 1.3 del documento relativo alla prassi comune. LA PRASSI COMUNE Il testo riportato di seguito sintetizza i messaggi essenziali e le enunciazioni fondamentali dei principi della suddetta prassi comune. Il testo completo e tutti gli esempi utilizzati per illustrare i criteri comuni si trovano nella prassi comune di cui all’allegato 1 della presente comunicazione comune. Inoltre, le definizioni, i mezzi di rappresentazione per i diversi tipi di marchio e i formati di file elettronici ammissibili, come concordato da tutti gli uffici di PI degli Stati membri, si trovano nella «Comunicazione comune sulla rappresentazione dei nuovi tipi di marchi (1)» (in appresso, la Comunicazione comune). PRINCIPI DELLA PRASSI COMUNE: PARTE A – Esame dei requisiti formali (2) IL SEGNO E I SUOI ELEMENTI COME DEFINITI DALLA COMUNICAZIONE COMUNE SULLA RAPPRESENTAZIONE DEI NUOVI TIPI DI MARCHI Se un segno rispetta chiaramente una delle definizioni e i requisiti di rappresentazione stabiliti dalla Comunicazione comune, esso dovrebbe essere classificato come tale tipo specifico di marchio. Marchi sonori. Un segno contenente uno o più Marchi sonori suoni, al di là del tipo di suono ivi contenuto (ad esempio elementi verbali percepiti nel suono, un suono in natura, il suono di animali, una melodia (1) https://euipo.europa.eu/tunnel- web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_ 8/common_communication8_it.pdf (2) Gli esempi forniti nella parte A della prassi comune sono illustrati solo a fini formali e non soddisfano necessariamente i requisiti per gli impedimenti assoluti alla registrazione. Comunicazione comune 1
Nuovi tipi di marchi: esame dei requisiti formali e degli impedimenti alla registrazione ecc.) deve essere classificato come marchio sonoro. Clicca sull’immagine per Clicca sull’immagine per riprodurla riprodurla Quando il marchio sonoro è rappresentato in notazione musicale, tale rappresentazione deve includere un pentagramma diviso in battute e che Clicca sull’immagine per Clicca sull’immagine per mostri, in particolare, la chiave e tutte le note riprodurla riprodurla musicali necessarie alla riproduzione della melodia. Il tempo o la velocità della melodia e lo(gli) strumento(i) sono elementi da indicare in modo opzionale. Marchi di movimento. I marchi di movimento non si Marchi di movimento limitano ai segni che raffigurano un movimento. Un segno può rientrare nella categoria di marchio di movimento anche se è in grado di mostrare un cambiamento della posizione degli elementi (ad esempio una sequenza di fotogrammi), un Clicca sull’immagine per Clicca sull’immagine per cambiamento di colore o una modifica degli elementi riprodurla riprodurla considerati come la sostituzione di un’immagine dall’altra. Se il marchio di movimento è rappresentato da una Clicca sull’immagine per Clicca sull’immagine per serie di immagini fisse che mostrano il movimento o riprodurla riprodurla il cambio di posizione, potrebbe essere necessario indicare la durata, le ripetizioni e la velocità del moto/movimento nella descrizione. Marchi multimediali. Un segno che consiste in una Marchio multimediale combinazione di elementi visivi e fonetici deve essere classificato come marchio multimediale. Clicca sull’immagine per riprodurla Marchi olografici. Un segno che consiste in Marchio olografico elementi con caratteristiche olografiche deve essere classificato come marchio olografico. A tal proposito, un ologramma è un’immagine che cambia il suo aspetto quando la si guarda da diverse angolazioni. Clicca sull’immagine per riprodurla DESCRIZIONI Se la rappresentazione di un nuovo tipo di marchio è accompagnata da una descrizione, quest’ultima deve essere in linea con la rappresentazione del marchio e non deve contraddirla o estenderne il campo di applicazione. INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI VERBALI Qualsiasi campo esistente che richieda l’indicazione di elementi verbali nel marchio servirà solo a fini di ricerca e non estenderà mai la portata della protezione del marchio come definito dalla sua rappresentazione. Comunicazione comune 2
Nuovi tipi di marchi: esame dei requisiti formali e degli impedimenti alla registrazione PREVALENZA DELLA RAPPRESENTAZIONE SUL TIPO E SULLA DESCRIZIONE Se c’è un conflitto o una discrepanza tra la rappresentazione e il tipo e/o la descrizione del marchio, la rappresentazione del marchio prevarrà sempre. MEZZI VALIDI PER RAPPRESENTARE PIÙ DI UN TIPO DI MARCHIO Le domande di marchio saranno accettate sulla base del tipo di marchio selezionato dal richiedente, a condizione che la rappresentazione rispetti i requisiti legali per il tipo specifico. La portata della protezione e l’oggetto del marchio varieranno a seconda del tipo di marchio accettato. ESAME DELLE RIVENDICAZIONI DI PRIORITÀ Un segno è considerato identico al marchio quando riproduce, senza modifiche né aggiunte, tutti gli elementi che costituiscono il marchio o quando, considerato complessivamente, contiene differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate agli occhi di un consumatore medio. OGGETTO IDENTICO Due marchi saranno considerati come identici ai fini Primo deposito Secondo deposito dell’esame delle rivendicazioni di priorità se l’oggetto della protezione e il marchio corrispondono, a prescindere dal formato. Inoltre, la priorità potrebbe essere accettata se il secondo deposito è di tipo Clicca sull’immagine per Clicca sull’immagine per diverso rispetto al marchio, ma ha un oggetto riprodurla riprodurla identico. Altro marchio Marchio multimediale OGGETTO DIVERSO Se una rivendicazione di priorità coinvolge due Primo deposito Secondo deposito marchi con diversi oggetti, a prescindere dal loro formato o tipo di marchio selezionato, i marchi saranno considerati diversi e, di conseguenza, la Clicca sull’immagine per rivendicazione di priorità sarà respinta. Clicca sull’immagine per riprodurla riprodurla Marchio multimediale Marchio sonoro STESSA TIPOLOGIA DI MARCHI RAPPRESENTATI IN MODO DIVERSO MARCHI SONORI Le rivendicazioni di priorità in cui uno dei depositi è Primo deposito Secondo deposito rappresentato in notazione musicale (ad esempio jpeg) e l’altro è rappresentato in un file audio (ad esempio MP3) saranno accettate soltanto se tutti gli Clicca sull’immagine per elementi (3) contenuti nel file audio sono indicati riprodurla nella notazione musicale. Marchio sonoro Marchio sonoro (3) Cfr. Prassi comune, parte A, sezione 1.1, Marchi sonori, Elementi per la rappresentazione grafica di un marchio chiara e precisa. Comunicazione comune 3
Nuovi tipi di marchi: esame dei requisiti formali e degli impedimenti alla registrazione Se uno di questi elementi non è presente, i marchi Primo deposito Secondo deposito non sono identici e la rivendicazione di priorità sarà respinta. Clicca sull’immagine per riprodurla Marchio sonoro Marchio sonoro MARCHI DI MOVIMENTO Le rivendicazioni di priorità in cui uno dei depositi è Primo deposito Secondo deposito rappresentato in una sequenza di immagini fisse (ad esempio jpeg) e l’altro in un file video (ad esempio MP4) saranno accettate soltanto se tutti gli elementi del file video e il loro movimento completo sono Clicca sull’immagine per chiaramente identificabili nella sequenza di immagini riprodurla fisse. Descrizione: tale movimento è costituito dal contenuto delle Se il secondo deposito è rappresentato in una immagini fisse che appaiono ad sequenza di immagini fisse, può essere richiesta una intervalli di mezzo secondo. descrizione per garantire che l’oggetto sia identico Marchio di movimento Marchio di movimento (ad esempio durata, velocità, ripetizioni). Se uno di questi elementi è mancante e il Primo deposito Secondo deposito movimento completo non può essere identificato chiaramente, i marchi non sono identici e la rivendicazione di priorità sarà respinta. Clicca sull’immagine per riprodurla Marchio di movimento Marchio di movimento MARCHI OLOGRAFICI Le rivendicazioni di priorità in cui uno dei depositi è Primo deposito Secondo deposito un ologramma rappresentato in una serie di immagini grafiche o fotografiche (file immagine, ad esempio jpeg) e l’altro in un file video (ad esempio MP4) saranno accettate soltanto se tutti gli elementi Clicca sull’immagine per del file video e le diverse fasi dell’effetto olografico riprodurla sono chiaramente identificabili nella sequenza delle Marchio olografico Marchio olografico immagini grafiche o fotografiche. Se uno di questi elementi e le diverse fasi Primo deposito Secondo deposito dell’effetto olografico non possono essere identificati chiaramente, i marchi non sono identici e la rivendicazione di priorità sarà respinta. Clicca sull’immagine per riprodurla Marchio olografico Marchio olografico Comunicazione comune 4
Nuovi tipi di marchi: esame dei requisiti formali e degli impedimenti alla registrazione PARTE B – Esame di impedimenti assoluti alla registrazione e/o nullità VALUTAZIONE DELLA CHIAREZZA E DELLA PRECISIONE DELLE NUOVE TIPOLOGIE DI MARCHI – ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DIRETTIVA SUI MARCHI Il marchio sarà considerato chiaro e preciso se rappresentato in una forma appropriata, utilizzando tecnologie generalmente disponibili, a condizione che il segno possa anche essere rappresentato in modo indipendente, facilmente accessibile, intelligibile, duraturo e oggettivo, a prescindere dal fatto che abbia o meno un concetto. Tale approccio è in linea con il principio secondo il quale non è necessario che un termine o un marchio figurativo abbia un significato o contenga immagini identificabili se è in grado di soddisfare la funzione di un marchio e di fungere pertanto da indicazione d’origine (4). Clicca sull’immagine per riprodurla Clicca sull’immagine per riprodurla Clicca sull’immagine per riprodurla GRADO NECESSARIO DI CARATTERE DISTINTIVO RICHIESTO DEL NUOVO TIPO DI MARCHIO – ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA B), DELLA DIRETTIVA SUI MARCHI MARCHI SONORI PERCEZIONE DEL CONSUMATORE Poiché i suoni sono sempre più utilizzati nel commercio come parte di una strategia d’uso del marchio, i consumatori hanno maggiori probabilità di percepire anche questi come indicazioni di origine commerciale. Ai fini di un’analisi della percezione del consumatore, i marchi sonori possono essere raggruppati almeno nei modi seguenti: 1) suoni prodotti da o collegati ai prodotti o servizi; 2) note, combinazioni di note, motivi o melodie; 3) suoni che sono l’equivalente udibile di elementi verbali. Vi sono inoltre suoni che non sono inclusi nei gruppi precedenti e non sono connessi ai prodotti e/o servizi. MARCHI SONORI INTRINSECAMENTE DISTINTIVI Quando il suono percepito in un marchio sonoro è Marchio sonoro Prodotti e servizi costituito da una nota, da una combinazione di Classe 41: Fornitura di note o da una melodia, sarà considerato film per fini intrinsecamente distintivo se può essere percepito Clicca sull’immagine per riprodurla d’intrattenimento dal pubblico di riferimento come un’indicazione di origine commerciale. Se il suono percepito in un marchio sonoro è Marchio sonoro Prodotti e servizi costituito da un elemento verbale, considerato di per sé distintivo, e se è pronunciato in modo chiaro, Classe 12: Autovetture pur se con una voce neutra o robotica, il marchio Clicca sull’immagine per riprodurla sonoro sarà considerato distintivo. Se l’elemento di discorso percepito in un Marchio sonoro Prodotti e servizi marchio sonoro è incomprensibile o non identificabile come parola, esso sarà considerato Classe 12: Autovetture distintivo a condizione che il suono possa essere Clicca sull’immagine per riprodurla (4) Questi esempi sono considerati chiari e precisi; ciò non significa che non saranno oggetto di obiezioni in base ad altri impedimenti alla registrazione. Comunicazione comune 5
Nuovi tipi di marchi: esame dei requisiti formali e degli impedimenti alla registrazione riconosciuto come un’indicazione di origine commerciale da parte del consumatore. Se un suono percepito in un marchio sonoro Marchio sonoro Prodotti e servizi contiene un suono dissociato dai prodotti e/o servizi per i quali viene presentata la domanda, Classe 11: Gabinetti [w.- in linea di principio sarà considerato distintivo a Clicca sull’immagine per riprodurla c.] condizione di poter essere riconosciuto dal consumatore come un’indicazione di origine commerciale. MARCHI SONORI NON DISTINTIVI In linea di principio, se il marchio sonoro consiste in Marchio sonoro Prodotti e servizi un suono prodotto da o collegato ai prodotti e/o servizi o ad altre caratteristiche rilevanti degli Classe 33: Vino stessi, esso sarà percepito dal consumatore come Clicca sull’immagine per riprodurla un mero attributo funzionale e il marchio sonoro sarà considerato pertanto non distintivo. Se il marchio sonoro è costituito da note, una Marchio sonoro Prodotti e servizi combinazione di note, motivi o melodie, sarà considerato non distintivo se il suono manca di Classe 12: Autovetture risonanza e non sarebbe riconosciuto come Clicca sull’immagine per riprodurla indicazione di origine commerciale dal consumatore, anche se non è possibile stabilire un collegamento con i prodotti e/o servizi. Quando un marchio sonoro è costituito da elementi Marchio sonoro Prodotti e servizi verbali non distintivi, descrittivi o generici pronunciati in modo chiaro e senza elementi sonori Classe 3: Detersivo in sorprendenti o inusuali, il marchio sonoro sarà Clicca sull’immagine per riprodurla polvere considerato non distintivo. In linea di principio, quando l’elemento verbale non distintivo, descrittivo o generico percepito in un marchio sonoro è accompagnato da altri elementi sonori, quali le parole di una canzone, una Marchio sonoro Prodotti e servizi melodia o un’intonazione specifiche e/o una Classe 3: Detersivo in modalità di canto specifica, anch’essi polvere considerati di per sé non distintivi, il marchio Clicca sull’immagine per riprodurla sonoro sarà molto probabilmente considerato non distintivo anche nel suo insieme. Eccezione: non si può escludere che una particolare Marchio sonoro Prodotti e servizi disposizione di diversi elementi sonori, inusuale e facilmente riconoscibile dal consumatore come Classe 31: Banane indicazione di origine commerciale, possa essere fresche Clicca sull’immagine per riprodurla sufficiente a rendere un marchio sonoro distintivo nel suo insieme (5). (5) Va rilevato che il richiedente non otterrà diritti esclusivi per gli elementi verbali non distintivi/descrittivi; la portata della protezione sarà Comunicazione comune 6
Nuovi tipi di marchi: esame dei requisiti formali e degli impedimenti alla registrazione MARCHI DI MOVIMENTO PERCEZIONE DEL CONSUMATORE Per quanto riguarda i marchi di movimento, c’è un aumento nel numero di segni che contengono movimenti e immagini in movimento, utilizzati come parte delle strategie di marca, pertanto è più probabile che i consumatori li percepiscano come indicazioni di origine commerciale. Ai fini di un’analisi della percezione del consumatore, i marchi di movimento possono essere raggruppati almeno nei modi seguenti: 1) movimenti che possono essere percepiti come un elemento intrinsecamente funzionale dei prodotti e servizi stessi o che vengono usati per controllare tali prodotti; 2) movimenti che contengono elementi verbali e/o elementi figurativi. MARCHI DI MOVIMENTO INTRINSECAMENTE DISTINTIVI I marchi di movimento saranno generalmente Marchio di movimento Prodotti e servizi considerati come distintivi se contengono un elemento distintivo, sia esso verbale e/o Classe 9: Elaboratori figurativo, che si muove o che cambia posizione, elettronici colore e/o elementi, anche se il movimento o il Clicca sull’immagine per riprodurla cambio di posizione stesso non è distintivo. Se il marchio di movimento mostra un elemento Marchio di movimento Prodotti e servizi incomprensibile o non identificabile, in quanto non attribuisce un significato o non crea Classe 3: Detersivo in collegamenti ai prodotti e/o servizi, purché sia in polvere grado di essere riconosciuto come indicazione di Clicca sull’immagine per riprodurla origine commerciale dal consumatore, esso sarà considerato come distintivo. MARCHI DI MOVIMENTO NON DISTINTIVI (6) In linea di principio, quando il marchio di movimento Marchio di movimento Prodotti e servizi consiste in un movimento prodotto da o collegato ai prodotti e/o servizi, oppure ad altre Classe 7: Seghe caratteristiche rilevanti degli stessi, esso sarà elettriche percepito dal consumatore come un mero elemento Clicca sull’immagine per riprodurla funzionale dei prodotti e/o servizi o a servizio degli stessi. Pertanto, il marchio di movimento sarà considerato non distintivo. Se il marchio di movimento è costituito da un Marchio di movimento Prodotti e servizi elemento non distintivo, descrittivo o generico, sia esso verbale e/o figurativo in movimento o che Classe 3: Detersivo in cambia posizione, colore e/o elementi, sarà polvere considerato non distintivo a meno che il movimento Clicca sull’immagine per riprodurla stesso sia sufficiente a distogliere l’attenzione dal messaggio veicolato attraverso l’elemento verbale o figurativo non distintivo o descrittivo. limitata all’impressione generale del marchio sonoro. (6) Dovrebbero essere presi in considerazione i principi comuni PC 3, tenendo a mente che non saranno applicabili al movimento o al cambiamento di posizione, colore e/o elementi. Comunicazione comune 7
Nuovi tipi di marchi: esame dei requisiti formali e degli impedimenti alla registrazione Eccezione: non si può escludere che un particolare Marchio di movimento Prodotti e servizi movimento, di per sé insolito o sorprendente o che crea un impatto visivo insolito e sorprendente, possa Classe 3: Detersivo in essere sufficiente a rendere un marchio di polvere movimento distintivo nella sua impressione Clicca sull’immagine per riprodurla globale (7). Un marchio di movimento non sarebbe percepito dal Marchio di movimento Prodotti e servizi consumatore come indicatore di origine Classe 39: Servizi relativi commerciale se non lascia nel suddetto all’organizzazione di un'impressione memorabile. Pertanto, sarebbe Clicca sull’immagine per riprodurla viaggi considerato come non distintivo. MARCHI MULTIMEDIALI PERCEZIONE DEL CONSUMATORE Per quanto riguarda i marchi multimediali, si assiste a un aumento nel numero di segni che combinano immagine e suono, utilizzati come parte delle strategie di marchio, pertanto è più probabile che i consumatori li percepiscano come indicazioni di origine commerciale. MARCHI MULTIMEDIALI INTRINSECAMENTE DISTINTIVI In generale, quando almeno uno degli elementi del Marchio multimediale Prodotti e servizi marchio multimediale, ossia il suono o l’immagine, è considerato distintivo di per sé, il marchio nel Classe 31: Alimenti per complesso sarà considerato distintivo. bestiame Clicca sull’immagine per riprodurla Se il marchio multimediale contiene un elemento Marchio multimediale Prodotti e servizi incomprensibile o non identificabile, in quanto non comunica un significato, purché possa essere riconosciuto dal consumatore, esso sarà considerato Classe 12: Autovetture come distintivo. Clicca sull’immagine per riprodurla MARCHI MULTIMEDIALI NON DISTINTIVI (8) Un marchio multimediale che combina immagini Marchio multimediale Prodotti e servizi non distintive, descrittive o generiche con suoni e movimenti non distintivi sarà considerato, in Classe 31: Banane generale, non distintivo. fresche Clicca sull’immagine per riprodurla Un marchio multimediale non sarebbe percepito dal Marchio multimediale Prodotti e servizi consumatore come indicatore di origine commerciale se non lascia nel suddetto Classe 9: Computer un'impressione memorabile. Pertanto, sarebbe hardware considerato come non distintivo. Clicca sull’immagine per riprodurla (7) In tali casi, il richiedente non otterrà diritti esclusivi per gli elementi verbali non distintivi/descrittivi e la portata della protezione sarà limitata all’impressione generale del marchio di movimento. (8) Nel valutare il carattere distintivo dei marchi multimediali, occorre tener conto dei principi comuni della PC3. Comunicazione comune 8
Nuovi tipi di marchi: esame dei requisiti formali e degli impedimenti alla registrazione Eccezione: è possibile che una combinazione di Marchio multimediale Prodotti e servizi immagini e suoni non distintivi, descrittivi o generici consenta al marchio multimediale di Classe 31: Alimenti per svolgere la sua funzione essenziale se richiesto per bestiame determinati prodotti e servizi, rendendo così il Clicca sull’immagine per riprodurla marchio multimediale distintivo nel suo insieme (9). MARCHI OLOGRAFICI PERCEZIONE DEL CONSUMATORE I marchi olografici costituiti esclusivamente di elementi figurativi e verbali non saranno generalmente percepiti come indicatori di origine commerciale se è possibile stabilire un legame tra il marchio e i prodotti e servizi. Inoltre, la valutazione dipenderà dall’effetto olografico e dal fatto che l’elemento verbale o figurativo sia chiaramente riconoscibile nel segno, data la sua dimensione e posizione. MARCHI OLOGRAFICI INTRINSECAMENTE DISTINTIVI Se il marchio olografico consiste in un elemento Marchio olografico Prodotti e servizi verbale e/o figurativo, distintivo di per sé, anche se le caratteristiche olografiche aggiunte a tali Classe 12: Autovetture elementi sono non distintive, il marchio olografico sarà considerato distintivo nel complesso. Clicca sull’immagine per riprodurla Se il marchio olografico mostra un elemento incomprensibile o non identificabile, in quanto non veicola un significato o non crea collegamenti ai prodotti e/o servizi, purché sia in grado di essere riconosciuto come indicazione di origine commerciale dal consumatore, esso sarà considerato come distintivo. MARCHI OLOGRAFICI NON DISTINTIVI (10) Se il marchio olografico è costituito da un elemento non distintivo, descrittivo o generico, verbale e/o figurativo, sarà considerato non distintivo. In generale, l’inclusione di un effetto olografico in un elemento non distintivo verbale e/o figurativo non sarà necessariamente sufficiente a conferire al marchio un carattere distintivo, poiché sarà percepito dal consumatore solo come un elemento banale o decorativo, indipendentemente dal fatto che si riferisca ai prodotti e/o servizi per i quali è richiesta la registrazione. NUOVE TIPOLOGIE DI MARCHIO CHE POSSONO SERVIRE PER DESCRIVERE I PRODOTTI O I SERVIZI OPPURE LE LORO CARATTERISTICHE – ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA C), DELLA DIRETTIVA SUI MARCHI DESCRITTIVO In generale, se può essere stabilito facilmente un Marchio sonoro Prodotti e servizi legame tra gli elementi presenti nel marchio sonoro, di movimento, multimediale o olografico e i prodotti Classe 31: Cibi e e/o servizi o le loro caratteristiche, il marchio sarà foraggio per animali Clicca sull’immagine per riprodurla considerato descrittivo. NON DESCRITTIVO (9) In tali casi, il richiedente non otterrà diritti esclusivi per gli elementi verbali non distintivi o descrittivi e la portata della protezione del marchio sarà limitata all’impressione generale del marchio multimediale. (10) I principi comuni della PC 3 devono essere presi in considerazione nella valutazione del carattere distintivo degli elementi figurativi e/o verbali del marchio olografico. Comunicazione comune 9
Nuovi tipi di marchi: esame dei requisiti formali e degli impedimenti alla registrazione In generale, se non può essere stabilito alcun Marchio di movimento Prodotti e servizi legame tra gli elementi presenti nel marchio sonoro, di movimento, multimediale o olografico e i prodotti Classe 29: Sardine in e/o servizi per i quali viene presentata la domanda, scatola oppure se il marchio mostra una rappresentazione non convenzionale che Clicca sull’immagine per riprodurla differisce notevolmente da una raffigurazione fedele della rappresentazione di tali prodotti e/o servizi, il marchio non sarà considerato descrittivo. SEGNI COSTITUITI ESCLUSIVAMENTE DA SUONO, MOVIMENTO E UNA COMBINAZIONE DI IMMAGINE E SUONO, CHE DERIVA DALLA NATURA DEI PRODOTTI, POSSONO ESSERE NECESSARI PER OTTENERE UN RISULTATO TECNICO O POSSONO DARE VALORE SOSTANZIALE AI PRODOTTI – ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DELLA DIRETTIVA SUI MARCHI Nella valutazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), punti da i) a iii), della direttiva sui marchi, la percezione del pubblico non costituisce un elemento decisivo da prendere in considerazione, ma può tuttavia essere un utile criterio di valutazione specialmente nell’identificazione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), punti ii) e iii), delle caratteristiche essenziali del segno in questione. Marchio sonoro Prodotti e servizi Marchio di movimento Prodotti e servizi Classe 28: Giocattoli in Classe 7: Seghe forma di puzzle elettriche Clicca sull’immagine per riprodurla Clicca sull’immagine per riprodurla tridimensionali PARTE C – Esame degli impedimenti relativi alla registrazione e/o dei motivi di nullità (11) IDENTITÀ Un segno è considerato identico al marchio solo quando riproduce, senza modifiche né aggiunte, tutti gli elementi che costituiscono il marchio o quando, considerato complessivamente, contiene differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate agli occhi di un consumatore medio. CONFRONTO DEI MARCHI SONORI: CONFRONTO VISIVO, FONETICO E CONCETTUALE I marchi sonori comprendono diversi elementi che possono essere classificati come segue: 1) suoni composti da elementi verbali cantati o pronunciati; 2) suoni composti da elementi musicali (come la melodia, l’armonia, il ritmo); 3) suoni reali (come il suono di un cane che abbaia, di un tuono, di cubetti di ghiaccio ecc.); e 4) altri suoni che non rientrano in nessuna delle precedenti categorie. CONFRONTO VISIVO Il confronto visivo di un marchio sonoro non è possibile, anche se il marchio sonoro è rappresentato «visivamente» attraverso la notazione musicale o nel caso in cui la notazione musicale contenga elementi verbali. (11) Salvo diversa indicazione, gli esempi inclusi nella parte C della prassi comune devono essere valutati in linea con le ipotesi incluse come «Osservazioni preliminari». Comunicazione comune 10
Nuovi tipi di marchi: esame dei requisiti formali e degli impedimenti alla registrazione CONFRONTO FONETICO Il confronto fonetico è decisivo per i marchi sonori. I marchi sonori possono essere sempre messi a confronto fonetico con altri marchi sonori e con marchi multimediali. I marchi sonori possono essere messi a confronto fonetico con altri tipi di marchi, a condizione che tali marchi contengano un elemento verbale o ne siano costituiti. Elementi verbali: la coincidenza o la somiglianza Marchio sonoro anteriore Marchio sonoro contestato tra elementi verbali distintivi, se identificati come tali da una parte significativa del pubblico di riferimento, porterà, in linea di principio, alla scoperta di una Clicca sull’immagine per Clicca sull’immagine per somiglianza fonetica. A tal proposito, mentre la riprodurla riprodurla pronuncia di un marchio denominativo è determinata dalle regole di pronuncia del pubblico di riferimento, non è così nel caso di un marchio sonoro, dove la percezione fonetica è determinata da come suona il marchio. Tenendo conto di ciò, il grado di somiglianza tra Marchio figurativo anteriore Marchio sonoro contestato l’elemento verbale coincidente in un marchio sonoro e in un diverso tipo di marchio (ad esempio verbale o figurativo) dipenderà da quanto esattamente Clicca sull’immagine per l’elemento comune suona nel marchio sonoro. riprodurla Elementi musicali: la presenza di una melodia Marchio sonoro anteriore Marchio sonoro contestato distintiva in un marchio sonoro ha un notevole impatto sul modo in cui il marchio viene percepito dal pubblico di riferimento, quindi incide notevolmente Clicca sull’immagine per Clicca sull’immagine per sul confronto fonetico di tale marchio. Come regola riprodurla riprodurla generale, uno strumento, un tempo o un ritmo diverso non impedirà che due marchi siano considerati simili, a condizione che la melodia stessa sia identica o possa essere identificata come la stessa melodia. La coincidenza o la somiglianza in una melodia Marchio sonoro anteriore Marchio sonoro contestato distintiva di solito ha un impatto considerevole sul risultato del confronto fonetico dei marchi, anche se uno di questi contiene anche un elemento verbale o Clicca sull’immagine per Clicca sull’immagine per entrambi contengono un elemento verbale diverso. riprodurla riprodurla Reale: la coincidenza o la somiglianza di suoni Marchio sonoro anteriore Marchio sonoro contestato distintivi reali, in marchi sonori o multimediali, comporta in genere il riscontro di una somiglianza fonetica. Clicca sull’immagine per Clicca sull’immagine per riprodurla riprodurla Altri aspetti: la mera coincidenza in altri aspetti, Marchio sonoro anteriore Marchio sonoro contestato come l’intonazione, la voce ecc. in due marchi ha di solito un impatto minore sul confronto fonetico degli stessi. Comunicazione comune 11
Nuovi tipi di marchi: esame dei requisiti formali e degli impedimenti alla registrazione Clicca sull’immagine per Clicca sull’immagine per riprodurla riprodurla CONFRONTO CONCETTUALE Un confronto concettuale tra due marchi sonori e tra marchi sonori e altri tipi di marchio può essere effettuato in casi di identificabilità di un concetto (nell’elemento verbale o nel suono reale). È improbabile che i marchi sonori contenenti solo melodie abbiano un concetto. CONFRONTO DEI MARCHI DI MOVIMENTO: CONFRONTO VISIVO, FONETICO E CONCETTUALE Un marchio di movimento include combinazioni di diversi elementi che possono essere classificati come segue: 1) elementi verbali; 2) elementi figurativi; e 3) il movimento o la trasformazione degli elementi verbali e/o figurativi. CONFRONTO VISIVO Nel confronto visivo di due marchi di movimento o di un marchio di movimento con un altro tipo di marchio, si deve considerare la coincidenza o la somiglianza tra gli elementi presenti nei marchi (gli elementi verbali e/o figurativi, e il movimento o la trasformazione di tali elementi). Elementi verbali: i marchi di movimento contenenti Marchio di movimento Marchio di movimento uno o più elementi verbali distintivi sono suscettibili anteriore contestato di essere visivamente simili a un altro marchio di movimento che contiene lo stesso elemento verbale distintivo o uno simile. Clicca sull’immagine per Clicca sull’immagine per L’elemento o gli elementi verbali distintivi contenuti riprodurla riprodurla in un marchio di movimento possono avere un maggiore impatto sul consumatore rispetto ad altri elementi visivi (cioè elementi figurativi, movimento o altri cambiamenti propriamente detti), anche se il confronto deve considerare l’insieme dei segni. Elementi figurativi: una coincidenza o somiglianza Marchio di movimento Marchio di movimento in un elemento figurativo distintivo può portare alla anteriore contestato scoperta di una certa somiglianza visiva. È probabile che si possa riscontrare una tale somiglianza in particolare quando, a causa delle sue dimensioni, della sua posizione all’interno del marchio e/o del Clicca sull’immagine per Clicca sull’immagine per colore, l’elemento figurativo può essere percepito dal riprodurla riprodurla consumatore in misura sufficiente, considerando, in particolare, che è soggetto a movimento/trasformazione. Movimento di elementi: la mera coincidenza in un Marchio di movimento Marchio di movimento banale movimento di per sé non comporta una anteriore contestato somiglianza visiva. Clicca sull’immagine per Clicca sull’immagine per riprodurla riprodurla Comunicazione comune 12
Nuovi tipi di marchi: esame dei requisiti formali e degli impedimenti alla registrazione Tuttavia, non è possibile escludere che un Marchio di movimento Marchio di movimento particolare movimento di forte impatto e distintivo anteriore contestato possa essere sufficiente a rendere i marchi di movimento in qualche misura visivamente simili sebbene presentino altri elementi di differenziazione, Clicca sull’immagine per come ad esempio elementi verbali. Clicca sull’immagine per riprodurla riprodurla Trasformazione di elementi: una semplice Marchio di movimento Marchio di movimento variazione coincidente di posizione o di colori di per anteriore contestato sé ha solitamente un impatto minore sul confronto fra i marchi e non comporta, in linea di principio, una somiglianza visiva. Clicca sull’immagine per Clicca sull’immagine per riprodurla riprodurla CONFRONTO FONETICO I marchi di movimento che non contengono elementi verbali non possono essere confrontati sul piano fonetico. Analogamente, i marchi di movimento non possono essere confrontati sul piano fonetico ad altri tipi di marchi che non contengono elementi verbali, né nell’immagine né nella pronuncia. Di norma la presenza di un elemento verbale Marchio di movimento Marchio di movimento distintivo in un marchio di movimento influisce in anteriore contestato modo significativo sulla percezione fonetica del marchio di movimento da parte del pubblico di riferimento. Clicca sull’immagine per Clicca sull’immagine per riprodurla riprodurla La coincidenza o la somiglianza di un elemento Marchio di movimento verbale distintivo ha solitamente un impatto sul Marchio sonoro anteriore contestato risultato del confronto fonetico dei marchi di movimento con altri marchi di movimento o con altri tipi di marchi, accrescendo così la probabilità di Clicca sull’immagine per Clicca sull’immagine per riscontrare un certo grado di somiglianza fonetica. riprodurla riprodurla CONFRONTO CONCETTUALE Nei casi in cui è possibile individuare un concetto, può essere effettuato un confronto concettuale fra due marchi di movimento e fra marchi di movimento e altri tipi di marchi. È improbabile che il movimento o la trasformazione Marchio di movimento degli elementi di un marchio di movimento esprima Marchio figurativo anteriore contestato di per sé un concetto. Tuttavia, il movimento può rafforzare, aggiungere o, in alcuni casi, alterare il concetto dell’elemento in movimento. Nell’esempio a fianco la combinazione dell’elemento Clicca sull’immagine per al movimento rafforza il concetto iniziale di riprodurla Comunicazione comune 13
Nuovi tipi di marchi: esame dei requisiti formali e degli impedimenti alla registrazione «giocatore di pallacanestro che lancia una palla». Pertanto, i marchi sono concettualmente identici. CONFRONTO DI MARCHI MULTIMEDIALI: CONFRONTO VISIVO, FONETICO E CONCETTUALE I marchi multimediali comprendono due categorie di elementi: 1) elementi visivi (elementi verbali rappresentati graficamente, elementi figurativi e il movimento o la trasformazione degli elementi verbali e/o figurativi); e 2) elementi sonori (elementi verbali cantati o pronunciati, elementi musicali, suoni reali e altri suoni). CONFRONTO VISIVO I marchi multimediali possono sempre essere confrontati visivamente ad altri marchi multimediali e con altri tipi di marchi, fatta eccezione per i marchi sonori. Si applicano di norma i principi per il confronto visivo dei marchi di movimento. Elementi verbali raffigurati graficamente: in linea Marchio multimediale Marchio multimediale di principio, vi è un determinato grado di somiglianza anteriore contestato visiva tra due marchi multimediali o tra un marchio multimediale e un altro tipo di marchio se essi condividono elementi verbali distintivi rappresentati Clicca sull’immagine per graficamente identici o simili. Clicca sull’immagine per riprodurla riprodurla Elementi figurativi: in linea di principio, vi è un Marchio multimediale determinato grado di somiglianza visiva tra due Marchio figurativo anteriore contestato marchi multimediali o tra un marchio multimediale e un altro tipo di marchio che condividono elementi figurativi identici o simili. Clicca sull’immagine per riprodurla CONFRONTO FONETICO I marchi multimediali possono sempre essere confrontati sul piano fonetico ad altri marchi multimediali e a marchi sonori. Il confronto fonetico può essere eseguito anche con altri tipi di marchi che siano costituiti o contengano un elemento verbale. Elementi verbali raffigurati graficamente: in linea Marchio multimediale Marchio multimediale di principio, vi è un determinato grado di somiglianza anteriore contestato fonetica se un marchio multimediale contiene un elemento verbale distintivo raffigurato graficamente (statico o in movimento), che coincide con o è simile all’elemento verbale di un altro marchio (sia cantato Clicca sull’immagine per Clicca sull’immagine per o pronunciato sia raffigurato graficamente, ove riprodurla riprodurla applicabile). Elementi verbali cantati o pronunciati: in linea di Marchio di movimento Marchio multimediale principio, vi è un determinato grado di somiglianza anteriore contestato fonetica anche se l’elemento verbale cantato o pronunciato del marchio multimediale è coincidente con o simile a un altro elemento verbale di un altro Clicca sull’immagine per marchio (sia cantato o pronunciato sia raffigurato riprodurla Clicca sull’immagine per Comunicazione comune 14
Nuovi tipi di marchi: esame dei requisiti formali e degli impedimenti alla registrazione graficamente, ove applicabile). riprodurla Combinazione di elementi verbali raffigurati Marchio denominativo Marchio multimediale graficamente e cantati o pronunciati: laddove un anteriore contestato elemento verbale rappresentato graficamente è accompagnato da un elemento verbale cantato o pronunciato, quest’ultimo potrebbe incidere sulla GERIVAN Clicca sull’immagine per pronuncia dell’elemento verbale rappresentato riprodurla graficamente (12). Elementi musicali e suoni reali: la possibilità di Marchio multimediale coincidenza nella melodia o nei suoni reali esiste Marchio sonoro anteriore contestato soltanto con i marchi multimediali e sonori, poiché sono gli unici tipi di marchi che possono contenere tali suoni. Clicca sull’immagine per Clicca sull’immagine per riprodurla riprodurla CONFRONTO CONCETTUALE I marchi multimediali possono essere paragonati da un punto di vista concettuale a condizione che esprimano un concetto. CONFRONTO DEI MARCHI OLOGRAFICI: CONFRONTO VISIVO, FONETICO E CONCETTUALE Nei marchi olografici è possibile individuare tre categorie di elementi: 1) elementi verbali; 2) elementi figurativi; e 3) l’effetto olografico. CONFRONTO VISIVO In un marchio olografico il movimento o la trasformazione nella rappresentazione del marchio ha il solo scopo di mostrare l’effetto olografico e solo quest’ultimo deve essere preso in considerazione nel confronto visivo. Effetto olografico: un effetto olografico identico o Marchio di movimento Marchio olografico simile di per sé non implica, in linea di principio, anteriore contestato somiglianza dal punto di vista visivo, a meno che la somiglianza non si riscontri negli elementi verbali o figurativi dei segni oggetto del confronto. Due segni possono essere visivamente simili per la presenza di Clicca sull’immagine per Clicca sull’immagine per elementi verbali o figurativi distintivi coincidenti o riprodurla riprodurla simili, anche se l’effetto olografico è diverso. CONFRONTO FONETICO I marchi olografici che non contengono elementi verbali non possono essere confrontati sul piano fonetico. Quando i marchi olografici contengono elementi Marchio figurativo anteriore Marchio olografico (12) Tuttavia, a seconda dei casi, non è possibile escludere che l’elemento verbale raffigurato graficamente in un marchio multimediale sia pronunciato secondo le regole di pronuncia del pubblico di riferimento corrispondente. Comunicazione comune 15
Nuovi tipi di marchi: esame dei requisiti formali e degli impedimenti alla registrazione verbali possono essere confrontati sul piano fonetico contestato a marchi dello stesso tipo o di altri tipi che possono essere oggetto di valutazione fonetica. Clicca sull’immagine per riprodurla CONFRONTO CONCETTUALE Nei casi in cui è possibile individuare un concetto, può essere effettuato un confronto concettuale fra due marchi olografici e fra un marchio olografico e altri tipi di marchi. ATTUAZIONE Come in precedenza, la presente prassi comune entrerà in vigore entro tre mesi dalla data di pubblicazione di questa comunicazione comune. Ulteriori dettagli sull’attuazione della presente prassi comune sono disponibili nella tabella sottostante. Gli uffici attuatori possono scegliere se pubblicare o meno ulteriori informazioni sui propri siti web. 3.1 UFFICI ATTUATORI Elenco degli uffici attuatori, data di attuazione e prassi di attuazione: link alla tabella (*) In caso di discrepanza tra la traduzione dei documenti della comunicazione comune e della prassi comune in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e la versione inglese, prevarrà quest’ultima. Comunicazione comune 16
Nuovi tipi di marchi: esame dei requisiti formali e degli impedimenti alla registrazione IT www.euipn.org PRASSI COMUNE NUOVI TIPI DI MARCHIO: ESAME DEI REQUISITI FORMALI E IMPEDIMENTI ALLA REGISTRAZIONE APRILE 2021
Nuovi tipi di marchio: esame dei requisiti formali e impedimenti alla registrazione NUOVI TIPI DI MARCHIO: ESAME DEI REQUISITI FORMALI E DEGLI IMPEDIMENTI ALLA REGISTRAZIONE E/O MOTIVI DI NULLITÀ INTRODUZIONE ................................................................................................................................... 1 1.1 Obiettivo del presente documento ................................................................................................ 1 1.2 Contesto........................................................................................................................................ 1 1.3 Ambito di applicazione della prassi .............................................................................................. 2 LA PRASSI COMUNE .......................................................................................................................... 4 A. ESAME DEI REQUISITI FORMALI: PRINCIPI COMUNI ................................................................. 4 Il segno e i suoi elementi come definiti dalla «comunicazione comune sulla rappresentazione dei nuovi tipi di marchi»............................................................................................................................. 4 1.1 Marchi sonori ................................................................................................................................ 5 1.2 Marchi di movimento ..................................................................................................................... 5 1.3 Marchi multimediali ....................................................................................................................... 6 1.4 Marchi olografici ............................................................................................................................ 7 Aspetti generali.................................................................................................................................... 8 2.1 Descrizione ................................................................................................................................... 8 2.2 Indicazione di elementi verbali nel marchio Indicazione di elementi verbali nel marchio ............ 8 2.3 Prevalenza della rappresentazione sul tipo e sulla descrizione ................................................... 8 2.3.1 Discrepanze tra la rappresentazione e la descrizione .............................................................. 8 2.3.2 Discrepanze tra la rappresentazione e il tipo ........................................................................... 9 2.3.3 Discrepanze tra la descrizione e il tipo ................................................................................... 10 2.4 Mezzi validi per rappresentare più di un tipo di marchio ............................................................ 10 Esame delle rivendicazioni di priorità ............................................................................................. 12 3.1 Oggetto identico .......................................................................................................................... 12 3.2 Oggetto diverso .......................................................................................................................... 12 3.3 Stessa tipologia di marchi rappresentati in modo diverso ......................................................... 16 3.3.1 Marchi sonori .......................................................................................................................... 16 3.3.2 Marchi di movimento ............................................................................................................... 18 3.3.3 Marchi olografici ...................................................................................................................... 19 B. ESAME DI IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA REGISTRAZIONE E/O NULLITÀ: PRINCIPI COMUNI ......................................................................................................................................................... 21 Osservazioni generali ....................................................................................................................... 21 Valutazione della chiarezza e della precisione delle nuove tipologie di marchi (articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni in materia di marchi d’impresa) .................................................................................................................................................. 21 Grado necessario di carattere distintivo dei nuovi tipi di marchio (articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni in materia di marchi d’impresa) ................. 23 3.1 Aspetti generali ........................................................................................................................... 23
Nuovi tipi di marchio: esame dei requisiti formali e impedimenti alla registrazione 3.2 Marchi sonori .............................................................................................................................. 24 3.2.1 Percezione del consumatore: marchio sonoro ....................................................................... 24 3.2.2 Marchi sonori intrinsecamente distintivi .................................................................................. 25 3.2.3 Marchi sonori non distintivi ..................................................................................................... 27 3.3 Marchi di movimento ................................................................................................................... 29 3.3.1 Percezione del consumatore - marchio di movimento ........................................................... 29 3.3.2 Marchi di movimento intrinsecamente distintivi ...................................................................... 30 3.3.3 Marchi di movimento non distintivi .......................................................................................... 31 3.4 Marchi multimediali ..................................................................................................................... 33 3.4.1 Percezione del consumatore - marchi multimediali ................................................................ 33 3.4.2 Marchi multimediali intrinsecamente distintivi ......................................................................... 34 3.4.3 Marchi multimediali non distintivi ............................................................................................ 35 3.5 Marchi olografici .......................................................................................................................... 37 3.5.1 Percezione del consumatore - marchi olografici..................................................................... 37 3.5.2 Marchi olografici intrinsecamente distintivi ............................................................................. 38 3.5.3 Marchi olografici non distintivi ................................................................................................. 38 Nuove tipologie di marchio che possono servire per descrivere i prodotti o i servizi, oppure le loro caratteristiche - articolo 4, paragrafo 1, lettera c) della direttiva sui marchi .............................. 39 4.1 Aspetti generali ........................................................................................................................... 39 4.2 Marchi sonori .............................................................................................................................. 40 4.3 Marchi di movimento ................................................................................................................... 40 4.4 Marchi multimediali ..................................................................................................................... 42 4.5 Marchi olografici .......................................................................................................................... 43 Segni costituiti esclusivamente da suono, movimento e una combinazione di immagine e suono, che deriva dalla natura dei prodotti, possono essere necessari per ottenere un risultato tecnico o possono dare valore sostanziale ai prodotti: articolo 4, paragrafo 1, lettera e), della direttiva sui marchi ................................................................................................................................... 44 C. ESAME DEGLI IMPEDIMENTI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE E/O DEI MOTIVI DI NULLITÀ: PRINCIPI COMUNI ..................................................................................................................................... 47 Aspetti generali.................................................................................................................................. 47 Identità ................................................................................................................................................ 48 Confronto dei marchi sonori ............................................................................................................ 49 3.1 Categorie di elementi .................................................................................................................. 49 3.2 Confronto visivo .......................................................................................................................... 49 3.3 Confronto fonetico ...................................................................................................................... 50 3.4 Confronto concettuale ................................................................................................................. 55 Confronto dei marchi di movimento................................................................................................ 56 4.1 Categorie di elementi .................................................................................................................. 56
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