DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) DELL'UNIONE EUROPEA ...
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Classificazione
DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME
EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER
L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO
INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
DELL’UNIONE EUROPEA PER LA
PROPRIETÀ INTELLETTUALE SUI MARCHI
COMUNITARIDELL’UNIONE EUROPEA
PARTE B
ESAME
SEZIONE 3
CLASSIFICAZIONE
Direttive concernenti l’esame dinanzi all'Ufficio, parte B, Esame Pag. 1
FINALDRAFT VERSION 1.0 01/08/2015XX/XX/2016Classificazione
Sommario
1 Introduzione ............................................................................................... 3
2 La classificazione di Nizza ........................................................................ 4
3 Strumenti amministrativi ai fini della classificazione ............................. 4
4 Creazione di un elenco di prodotti e servizi ............................................ 5
4.1 Chiarezza e precisione ............................................................................... 5
4.1.1 Principi generali .............................................................................................. 5
4.1.2 Uso di espressioni (ad esempio «ovvero», «in particolare») per
determinare la portata dell'elenco di prodotti/servizi ...................................... 6
4.1.3 Uso del termine «e/o» .................................................................................... 7
4.1.4 Punteggiatura ................................................................................................. 7
4.1.5 Inserimento di abbreviazioni e di acronimi in elenchi di prodotti e servizi ...... 8
4.2 Indicazioni generali e termini ed espressioni privi di chiarezza e
precisione ................................................................................................... 8
4.2.1 Indicazioni generali delle intestazioni delle classi della classificazione di
Nizza considerate non sufficientemente chiare e precise .............................. 8
4.2.2 Termini vaghi ................................................................................................ 13
4.2.3 Rivendicazione per tutti i prodotti/servizi compresi nella classe o per tutti i
prodotti/servizi dell'elenco alfabetico compresi nella classe ........................ 14
4.2.4 Riferimento ad altre classi nell'elenco .......................................................... 14
4.2.5 Marchi inseriti in un elenco di prodotti/servizi ............................................... 14
4.2.6 Inserimento dei termini parti e accessori; componenti e accessori in
elenchi di prodotti e servizi ........................................................................... 15
4.2.7 Uso dei qualificativi indefiniti......................................................................... 15
5 Procedura d'esame.................................................................................. 15
5.1 Domande parallele.................................................................................... 15
5.2 Obiezioni ................................................................................................... 16
Esempio .................................................................................................................... 16
5.3 Modifiche .................................................................................................. 17
5.4 Aggiunta di classi ..................................................................................... 18
6 Allegato 1 ................................................................................................. 19
Direttive concernenti l’esame dinanzi all'Ufficio, parte B, Esame Pag. 2
FINALDRAFT VERSION 1.0 01/08/2015XX/XX/2016Classificazione
1 Introduzione
Ai fini dell'attribuzione di una data di deposito, ogni domanda di MCMUE deve
contenere un elenco di prodotti e di servizi (articolo 26, paragrafo 1, lettera c),
RMCRMUE). L'elenco deve essere classificato in conformità dell'accordo di Nizza
(articolo 28 RMC e regola 2, paragrafo 1, REMCRMUE).
L'elenco deve essere redatto in modo tale da (a) far risaltare chiaramente la natura dei
di prodotti e servizi per i quali si chiede protezione deve essere (a) identificato dal
richiedente con una chiarezza e una precisione tali da consentire alle autorità
competenti e agli operatori economici di determinare l’ambito della protezione richiesta,
e (b) permettere la classificazione di ogni singolo prodotto o servizio in una sola
classeraggruppato in base alle classi della classificazione di Nizza (regola 2,
paragrafo 2, REMCarticolo 28, paragrafi 2 e 6, RMUE).
Si raccomanda vivamente l'uso degli strumenti informatici amministrativi dell'Ufficio per
la classificazione (cfr. paragrafo 3). Qualsiasi parte dell'elenco di prodotti e servizi che
non coincide con i dati contenuti negli strumenti informatici sarà esaminata secondo i
principi definiti nelle presenti direttive. In tutti i casi in cui il richiedente sceglie un
termine contenuto negli strumenti messi a disposizione, tale termine non sarà
ulteriormente esaminato e ciò accelererà la procedura di registrazione.
I prodotti e servizi oggetto di una domanda di MC – comprese le indicazioni generali
delle intestazioni – saranno interpretati dall'Ufficio in base al loro significato naturale e
abituale. La precedente prassi dell'Ufficio, secondo la quale l'uso di tutte le indicazioni
generali elencate nell’intestazione di una determinata classe costituisce una
rivendicazione per tutti i prodotti e servizi compresi in quella classe, è stata
abbandonata nel giugno 2012, a seguito dell'emanazione della sentenza del
19/06/2012, C-307/10, IP Translator.
Lo scopo di questa parte delle Direttive è descrivere la prassi dell'Ufficio relativa
all'esame della classificazione dei prodotti e servizi.
La prima parte (paragrafi 1-4) illustra i principi applicati dall'Ufficio. La seconda parte
(paragrafo 5) sintetizza la procedura di esame dell'elenco di prodotti e servizi.
In breve, in sede di esame della classificazione di un elenco di prodotti e servizi,
l'Ufficio svolge quattro compiti:
verifica che ciascuno dei prodotti e servizi sia sufficientemente chiaro e preciso;
controlla che ciascun termine sia corrispondente alla classe nella quale è
richiesto;
notifica eventuali irregolarità;
respinge la domanda, in toto o in parte, se l'irregolarità non viene sanata
(regola 9, paragrafi 4 e 8, REMCREMUE).
Direttive concernenti l’esame dinanzi all'Ufficio, parte B, Esame Pag. 3
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2 La classificazione di Nizza
Alla classificazione dei prodotti e servizi contenuti in una domanda sarà applicata la
versione della classificazione di cui all'accordo di Nizza in vigore alla data di deposito
(disponibile all'indirizzo: http://tmclass.tmdn.org). La regola 2L’articolo 28 RMUE
impone al richiedente di fornire un elenco di prodotti e servizi nel modo seguente:
l'elenco deve essere redatto in modo tale da far risaltare chiaramente la natura
dei prodotti o dei servizi e permettere la classificazione di ogni singolo prodotto o
servizio;identificato dal richiedente con una chiarezza e una precisione tali da
consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare
l’ambito della protezione richiesta;
i prodotti o i servizi vanno raggruppati in base alla classificazione dell'accordo di
Nizza, numerando ogni gruppo con il numero della classe di tale classificazione
cui appartengono i prodotti o servizi e indicando i gruppi nell'ordine delle classi.
La classificazione di Nizza è costituita, per ciascuna classe, da:
1. intestazioni: le intestazioni sono indicazioni generali relative al settore al quale,
in linea di principio, appartengono i prodotti o i servizi;
2. note esplicative: le note esplicative spiegano quali prodotti o servizi possono
rientrare o meno nelle intestazioni e sono considerate parte integrante della
classificazione;
3. l'elenco alfabetico: l'elenco alfabetico mostra come i singoli prodotti o servizi
appartengano ad una determinata classe;
4. osservazioni generali: le osservazioni generali spiegano quali criteri dovrebbero
essere applicati nei casi in cui un termine non possa essere classificato in
conformità delle intestazioni o dell'elenco alfabetico.
Ulteriori informazioni sulla classificazione di Nizza sono reperibili sul sito web
dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) all'indirizzo
http://www.wipo.int.
3 Strumenti amministrativi ai fini della classificazione
All'atto della presentazione di una domanda elettronica mediante deposito elettronico
(e-filing), gli utenti possono scegliere termini preapprovati per creare il loro elenco di
prodotti e servizi. Tutti i termini selezionabili provengono da una banca dati
armonizzata e saranno accettati automaticamente ai fini della classificazione. L'uso dei
termini preapprovati consentirà di snellire il processo di registrazione dei marchi. La
banca dati armonizzata contiene termini che sono accettati ai fini della classificazione
in tutti gli uffici dell’UE.
Qualora il richiedente usi un elenco di prodotti e servizi contenente termini che non
figurano nella banca dati armonizzata, l'Ufficio ne verificherà l'accettabilità attraverso
una procedura di esame.
Direttive concernenti l’esame dinanzi all'Ufficio, parte B, Esame Pag. 4
FINALDRAFT VERSION 1.0 01/08/2015XX/XX/2016Classificazione Prima del deposito di una domanda, è possibile consultare il contenuto della banca dati armonizzata attraverso lo strumento dell'Ufficio TMclass (http://tmclass.tmdn.org/ec2/). Tale strumento riunisce le banche dati in materia di classificazione degli uffici partecipanti UE e non UE e indica se un termine possa essere accettato dall’ufficio implicato. All'interno di TMclass, i prodotti e i servizi sono raggruppati secondo caratteristiche condivise dal punto di vista del mercato, iniziando dal più generico e finendo con il più specifico. In tal modo, si offre all'utente una ricerca semplificata e una migliore panoramica del contenuto di ciascuna classe, facilitando quindi la scelta di termini adeguati. Questo raggruppamento e ordinamento, definiti anche tassonomia, non producono effetti giuridici. In particolare, la portata della tutela di un marchio comunitariodell’Unione europea è sempre determinata dal significato naturale e abituale dei termini scelti e non dalla posizione dei termini negli strumenti di classificazione dell'Ufficio. 4 Creazione di un elenco di prodotti e servizi 4.1 Chiarezza e precisione 4.1.1 Principi generali I prodotti e i servizi per i quali è richiesta la tutela mediante il marchio dovrebbero essere individuati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici, su questa sola base, di determinare la portata della tutela richiesta (sentenza del 19/06/2012, C-307/10, IP Translator, punto 49articolo 28, paragrafo 2, RMUE). Una descrizione di prodotti e servizi è sufficientemente chiara e precisa quando la portata della tutela può essere ricavata dal loro significato naturale e abituale. Qualora la portata della tutela non sia deducibile, è possibile ottenere chiarezza e precisione sufficienti individuando fattori quali caratteristiche, finalità e/o settore di mercato identificabile. Gli elementi che potrebbero contribuire a individuare il settore di mercato (1) possono essere, fra gli altri: consumatori e/o canali di vendita; competenze e conoscenze da usare/produrre; capacità tecniche da usare/produrre. Un termine può fare parte della descrizione di prodotti e servizi in una serie di classi; può essere chiaro e preciso in una determinata classe senza ulteriore specificazione. Ad esempio: mobili (Classe 20), articoli di abbigliamento (Classe 25), guanti (Classe 25). Se la tutela è richiesta per una categoria specifica di prodotti e servizi o per un settore di mercato specifico appartenenti ad una classe diversa, può essere necessaria un'ulteriore specificazione del termine. (1) Il settore di mercato descrive una serie di imprese che acquistano e vendono tali prodotti e servizi in diretta concorrenza fra loro. Direttive concernenti l’esame dinanzi all'Ufficio, parte B, Esame Pag. 5 FINALDRAFT VERSION 1.0 01/08/2015XX/XX/2016
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Ad esempio: mobilia speciale per uso medico (Classe 10),
mobilia speciale da laboratorio (Classe 9),
indumenti di protezione (Classe 9),
vestiti speciali per sale operatorie (Classe 10),
indumenti per animali (Classe 18),
guanti da giardinaggio (Classe 21),
guanti da baseball (Classe 28).
Sono disponibili strumenti come TMclass (http://tmclass.tmdn.org/ec2/) per
determinare se la categoria particolare di prodotti e servizi necessiti di ulteriore
specificazione o meno.
4.1.2 Uso di espressioni (ad esempio «ovvero», «in particolare») per
determinare la portata dell'elenco di prodotti/servizi
L'uso delle parole «ovvero» o «come» è accettabile, ma deve essere inteso come una
limitazione ai prodotti e ai servizi specifici elencati dopo tali parole. Ad esempio,
prodotti farmaceutici, ovvero analgesici compresi nella Classe 5 significa che la
domanda copre soltanto gli analgesici e non altri tipi di prodotti farmaceutici.
Anche l'espressione «in particolare» può essere accettata dato che serve a fornire un
esempio dei prodotti e dei servizi richiesti. Ad esempio, prodotti farmaceutici, in
particolare analgesici significa che la domanda copre qualsiasi tipo di prodotti
farmaceutici, di cui gli analgesici sono un esempio.
La stessa interpretazione si applica all'uso dei termini «compresi», «compresi (ma non
limitati a)», «specialmente» o «principalmente» come nell'esempio prodotti
farmaceutici, compresi analgesici.
Un termine che di norma sarebbe considerato non chiaro o impreciso può essere reso
accettabile purché sia ulteriormente specificato, ad esempio usando «ovvero» ed un
elenco di termini accettabili. Un esempio sarebbe apparecchi elettrici, ovvero computer
per prodotti compresi nella Classe 9.
Ulteriori esempi di uso accettabile
Classe 29: Latticini, ovvero formaggio Ciò restringerebbe i prodotti solo al formaggio e al burro,
e burro escludendo tutti gli altri latticini.
Classe 41: Fornitura di impianti Ciò restringerebbe i servizi solo agli impianti all'aperto, escludendo
sportivi, tutti all'aperto quelli interni.
Ciò restringerebbe i prodotti coperti solo a ciò che viene
Classe 25: Articoli d'abbigliamento,
considerato biancheria personale, escludendo tutti gli altri tipi di
tutti come biancheria personale
indumenti.
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FINALDRAFT VERSION 1.0 01/08/2015XX/XX/2016Classificazione
Altre parole o frasi possono limitarsi a far risaltare l'importanza di taluni prodotti e
l'inclusione del termine non restringe in alcun modo l'elenco successivo. Esempi:
La copertura includerebbe tutti i latticini; il formaggio e il burro
Classe 29: Latticini, in particolare
sono probabilmente i prodotti di maggior successo del titolare del
formaggio e burro
marchio.
Classe 41: Fornitura di impianti
La copertura in questo caso dà soltanto un esempio di una delle
sportivi, ad esempio piste da corsa
diverse possibilità.
all'aperto
Classe 25: Articoli d'abbigliamento, La copertura si estende a tutti gli articoli d'abbigliamento e non si
compresa biancheria personale limita alla biancheria personale.
4.1.3 Uso del termine «e/o»
L'uso di barre oblique è accettabile in elenchi di prodotti e servizi; l'uso più comune è
nell'espressione «e/o», nel senso che entrambi i prodotti/servizi indicati rientrano nella
stessa classe. Ad esempio:
Prodotti chimici/biochimici
Prodotti chimici e/o biochimici
Prodotti chimici destinati all'industria/alle scienze
Prodotti chimici destinati all'industria e/o alle scienze
Servizi di agenzie d'import/export.
4.1.4 Punteggiatura
L'uso della corretta punteggiatura è molto importante in un elenco di prodotti e servizi,
quasi al pari delle parole.
L'uso delle virgole serve a separare elementi in una categoria o espressione simile. Ad
esempio, farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria compresi
nella Classe 30 va inteso nel senso che i prodotti possono essere o sono preparati con
una qualsiasi di tali materie.
L'uso del punto e virgola comporta una separazione fra espressioni. Ad esempio, farine
e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di
melassa; lievito, polvere per fare lievitare compresi nella Classe 30 va interpretato nel
senso che i termini miele e sciroppo di melassa sono indipendenti dagli altri termini e
non fanno parte di preparati fatti di …
La separazione di termini con una punteggiatura non corretta può comportare
cambiamenti di significato e ad una classificazione errata.
Si prenda l'esempio di software per macchinari tessili; macchinari agricoli compresi
nella Classe 9. In questo elenco di prodotti e servizi l'inserimento di un punto e virgola
significa che il termine macchine agricole deve essere considerato come una categoria
di prodotti a sé stante. Tuttavia, questi prodotti sono tipici della Classe 7, a prescindere
dal fatto che l'intenzione sia di proteggere software destinati al settore dei macchinari
tessili e dei macchinari agricoli.
Direttive concernenti l’esame dinanzi all'Ufficio, parte B, Esame Pag. 7
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Un ulteriore esempio è servizi di vendita al dettaglio di articoli d'abbigliamento;
calzature; cappelleria nella Classe 35. L'uso del punto e virgola fa considerare i termini
calzature e cappelleria come prodotti separati e non compresi nei servizi di vendita al
dettaglio. In tali casi, i termini saranno separati da virgole.
4.1.5 Inserimento di abbreviazioni e di acronimi in elenchi di prodotti e servizi
Le abbreviazioni contenute in elenchi di prodotti e servizi dovrebbero essere accettate
con cautela. I marchi potrebbero avere una vita illimitata e l'interpretazione di
un'abbreviazione potrebbe variare nel tempo. Tuttavia, un'abbreviazione può essere
accettata a patto che abbia un solo significato in relazione alla classe di prodotti o
servizi richiesti. Gli esempi ben noti di CD-ROM e DVD sono accettabili nella Classe 9.
Se l'abbreviazione è conosciuta nel settore di attività, sarà accettabile, ma una
soluzione più pratica per gli esaminatori sarebbe realizzare inizialmente una ricerca
dell'abbreviazione su Internet per stabilire se occorre che sia scritta per esteso o che
l'abbreviazione o l'acronimo siano seguiti dalla versione per esteso tra parentesi
quadre (seguendo l'esempio dell'OMPI).
Esempio
Classe 45 Servizi di consulenza in materia di domanda e registrazione di MCMUE.
Ciò potrebbe essere ampliato in:
Classe 45 Servizi di consulenza in materia di domanda e registrazione di marchi
comunitari.dell’Unione europea
o
Classe 45 Servizi di consulenza in materia di domanda e registrazione di MC [marchi
comunitaridell’Unione europea].
Gli acronimi possono essere accettati in un elenco di prodotti o servizi se sono
comprensibili e adeguati alla classe richiesta.
4.2 Termini4.2 Indicazioni generali e termini ed espressioni privi
di chiarezza e precisione
4.2.1 Indicazioni generali delle intestazioni delle classi della classificazione di
Nizza considerate non sufficientemente chiare e precise
Ai sensi dell’articolo 28, paragrafi 3 e 5, RMUE, le indicazioni generali elencate nelle
intestazioni delle classi della Classificazione di Nizza o altri termini generali possono
essere utilizzati a condizione che siano conformi alle prescrizioni normative di
chiarezza e precisione stabilite nell’articolo 28, paragrafo 2, RMUE.
L’uso di termini generali, comprese le indicazioni generali delle intestazioni delle classi
della Classificazione di Nizza, sarà interpretato come comprensivo di tutti i prodotti o
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servizi chiaramente coperti dal significato letterale dell’indicazione o del termine2. L’uso
di tali termini o indicazioni non sarà interpretato come comprensivo di una
rivendicazione per i prodotti o servizi che non possono essere interpretati in questo
senso.
In collaborazione con gli uffici dei marchi dell'Unione europea, altre organizzazioni,
Uffici (inter)nazionali ed associazioni di utenti, l'Ufficio ha messo a punto un elenco di
indicazioni generali delle intestazioni delle classi della classificazione di Nizza che sono
considerate non sufficientemente chiare e precise in base alla sentenza del
19/06/2012, C-307/10, IP Translator.
LeNel febbraio 2014, le 197 indicazioni generali delle intestazioni delle classi della
classificazione di Nizza sono state esaminate in relazione ai requisiti di chiarezza e
precisione. Di queste, 11 sono state considerate prive della chiarezza e della
precisione necessarie per specificare la portata della tutela che dovrebbero offrire e di
conseguenza non possono essere accettate senza ulteriore specificazione. Tali
indicazioni sono riportate di seguito in grassetto.
Classe 6 Prodotti metallici non compresi in altre classi.
Classe 7 Macchine e macchine-utensili.
Classe 14 Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non
compresi in altre classi.
Classe 16 Carta, cartone e prodotti in queste materie [carta e cartone], non
compresi in altre classi.
Classe 17 Caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica e prodotti in tali materie
[caucciù, guttaperca, gomma, amianto e mica] non compresi in altre
classi.
Classe 18 Cuoio e sue imitazioni, e articoli in queste materie [cuoio e sue
imitazioni] non compresi in altre classi.
Classe 20 Prodotti (non compresi in altre classi) in legno, sughero, canna,
giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra,
madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in
materie plastiche.
Classe 37 Riparazione.
Classe 37 Servizi d'installazione.
Classe 40 Trattamento di materiali.
Classe 45 Servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità
individuali.
2
La precedente prassi dell'Ufficio, secondo la quale l'uso di tutte le indicazioni generali elencate
nell’intestazione di una determinata classe costituisce una rivendicazione per tutti i prodotti e servizi
compresi in quella classe, è stata abbandonata nel giugno 2012, a seguito dell'emanazione della sentenza
del 19/06/2012, C-307/10, IP Translator.
Direttive concernenti l’esame dinanzi all'Ufficio, parte B, Esame Pag. 9
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I 186 termini restanti delle intestazioni delle classi della classificazione di Nizza
soddisfano i requisiti di chiarezza e precisione e sono quindi accettabili ai fini della
classificazione.
I motivi per cui i termini di ciascuno delle 11 intestazioni delle classi della
classificazione di Nizza non sono stati considerati chiari e precisi sono indicati nel
prosieguo.
Classe 6 Prodotti metallici non compresi in altre classi
Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, questa espressione non
fornisce un'indicazione chiara di quali prodotti siano coperti dato che indica
semplicemente di cosa sono costituiti i prodotti e non di quali prodotti si
tratti. Copre un'ampia gamma di prodotti che possono avere caratteristiche
e/o finalità molto diverse, che possono richiedere livelli molto diversi di
capacità e di conoscenze tecniche per essere prodotti e/o usati, potrebbero
essere destinati a consumatori diversi, essere venduti attraverso canali di
vendita diversi, e quindi riguardare settori di mercato differenti.
Classe 7 Macchine e macchine-utensili
Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, il termine macchine non
fornisce un'indicazione chiara di quali macchine siano coperte. Le
macchine possono avere caratteristiche diverse o finalità diverse, possono
richiedere livelli molto diversi di capacità e di conoscenze tecniche per
essere prodotte e/o usate, potrebbero essere destinate a consumatori
diversi, essere vendute attraverso canali di vendita diversi, e quindi
riguardare settori di mercato differenti.
Classe 14 Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non
compresi in altre classi
Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, l'espressione prodotti in tali
materie o placcati, non compresi in altre classi non fornisce un'indicazione
chiara di quali prodotti siano coperti dato che indica semplicemente di cosa
sono costituiti o con cosa sono placcati i prodotti, e non di quali prodotti si
tratti. Copre un'ampia gamma di prodotti che possono avere caratteristiche
molto diverse, che possono richiedere livelli molto diversi di capacità e di
conoscenze tecniche per essere prodotti, potrebbero essere destinati a
consumatori diversi, essere venduti attraverso canali di vendita diversi, e
quindi riguardare settori di mercato differenti.
Classe 16 Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi
Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, l'espressione prodotti in
queste materie [carta e cartone], non compresi in altre classi non fornisce
un'indicazione chiara di quali prodotti siano coperti dato che indica
semplicemente di cosa sono costituiti i prodotti e non di quali prodotti si
tratti. Copre un'ampia gamma di prodotti che possono avere caratteristiche
e/o finalità molto diverse, che possono richiedere livelli molto diversi di
capacità e di conoscenze tecniche per essere prodotti e/o usati, potrebbero
essere destinati a consumatori diversi, essere venduti attraverso canali di
vendita diversi, e quindi riguardare settori di mercato differenti.
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Classe 17 Caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica e prodotti in tali materie non
compresi in altre classi
Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, il termine prodotti in tali
materie [caucciù, guttaperca, gomma, amianto e mica] non compresi in
altre classi non fornisce un'indicazione chiara di quali prodotti siano coperti
dato che indica semplicemente di cosa sono costituiti i prodotti e non di
quali prodotti si tratti. Copre un'ampia gamma di prodotti che possono
avere caratteristiche e/o finalità molto diverse, che possono richiedere livelli
molto diversi di capacità e di conoscenze tecniche per essere prodotti e/o
usati, potrebbero essere destinati a consumatori diversi, essere venduti
attraverso canali di vendita diversi, e quindi riguardare settori di mercato
differenti.
Classe 18 Cuoio e sue imitazioni, e articoli in queste materie non compresi in altre
classi
Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, l'espressione articoli in
queste materie [cuoio e sue imitazioni] non compresi in altre classi non
fornisce un'indicazione chiara di quali prodotti siano coperti dato che indica
semplicemente di cosa sono costituiti i prodotti e non di quali prodotti si
tratti. Copre un'ampia gamma di prodotti che possono avere caratteristiche
e/o finalità molto diverse, che possono richiedere livelli molto diversi di
capacità e di conoscenze tecniche per essere prodotti e/o usati, potrebbero
essere destinati a consumatori diversi, essere venduti attraverso canali di
vendita diversi, e quindi riguardare settori di mercato differenti.
Classe 20 Prodotti non compresi in altre classi in legno, sughero, canna, giunco,
vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla,
spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie
plastiche
Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, questa espressione non
fornisce un'indicazione chiara di quali prodotti siano coperti dato che indica
semplicemente di cosa sono costituiti i prodotti e non di quali prodotti si
tratti. Copre un'ampia gamma di prodotti che possono avere caratteristiche
e/o finalità molto diverse, che possono richiedere livelli molto diversi di
capacità e di conoscenze tecniche per essere prodotti e/o usati, potrebbero
essere destinati a consumatori diversi, essere venduti attraverso canali di
vendita diversi, e quindi riguardare settori di mercato differenti.
Classe 37 Riparazione
Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, questo termine non fornisce
un'indicazione chiara dei servizi prestati dato che indica semplicemente che
si tratta di servizi di riparazione e non cosa venga riparato. Poiché i prodotti
da riparare possono avere caratteristiche diverse, i servizi di riparazione
saranno forniti da prestatori di servizi con diversi livelli di capacità e
conoscenze tecniche e possono riguardare settori di mercato differenti.
Classe 37 Servizi d'installazione
Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, questa espressione non
fornisce un'indicazione chiara dei servizi prestati dato che indica
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semplicemente che si tratta di servizi d'installazione e non cosa venga
installato. Poiché i prodotti da installare possono avere caratteristiche
diverse, i servizi d'installazione saranno forniti da prestatori di servizi con
diversi livelli di capacità e conoscenze tecniche e possono riguardare
settori di mercato differenti.
Classe 40 Trattamento di materiali
Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, questa espressione non
fornisce un'indicazione chiara dei servizi prestati. La natura del trattamento
non è chiara, e lo stesso vale per i materiali da trattare. Questi servizi
coprono un'ampia gamma di attività svolte da diversi prestatori di servizi su
materiali con caratteristiche diverse che richiedono livelli di capacità e
conoscenze tecniche molto diversi e possono riguardare settori di mercato
differenti.
Classe 45 Servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità
individuali
Alla luce dei requisiti di chiarezza e precisione, questa espressione non
fornisce un'indicazione chiara dei servizi prestati. Questi servizi coprono
un'ampia gamma di attività svolte da diversi prestatori di servizi che
richiedono livelli di capacità e conoscenze tecniche molto diversi e possono
riguardare settori di mercato differenti.
Con l’eliminazione di sei indicazioni generali dalla versione 2016 della 10ª edizione
della Classificazione di Nizza, il numero di indicazioni generali accettabili si riduce a
cinque:
Classe 7 Macchine e macchine utensili
Classe 37 Riparazione
Classe 37 Servizi d’installazione
Classe 40 Trattamento di materiali
Classe 45 Servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità
individuali.
Le domande di MCMUE che contengono una qualsiasi delle undici11 indicazioni
generali summenzionate, contenute nell’edizione attuale o nelle edizioni precedenti
della Classificazione di Nizza, saranno respinte perché troppo vaghe. Il richiedente
sarà invitato a specificare il termine vago.
Le indicazioni generali non accettabili di cui sopra possono diventare chiare e precise
se il richiedente segue i principi illustrati nel precedente paragrafo 4.1. Principi di
chiarezza e precisione di cui sopra. Segue un elenco non esaustivo di specificazioni
accettabili.
Termini non chiari e non precisi Esempio di termini chiari e precisi
Prodotti metallici non compresi in altre classi Elementi da costruzione metallici (Classe 6)
(Classe 6) Materiali per costruzione metallici (Classe 6)
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Macchine agricole (Classe 7)
Macchine per la lavorazione di materie plastiche
Macchine (Classe 7)
(Classe 7)
Macchine per mungere (Classe 7)
Prodotti in metalli preziosi o placcati (Classe 14) Oggetti d'arte in metallo prezioso (Classe 14)
Articoli in carta e cartone (Classe 16) Materie filtranti in carta (Classe 16)
Prodotti in caucciù, guttaperca, gomma, amianto e
Anelli di gomma (Classe 17)
mica (Classe 17)
Articoli in queste materie [cuoio e sue imitazioni]
Portadocumenti [prodotti in pelle] (Classe 18)
(Classe 18)
Prodotti non compresi in altre classi in legno,
sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio,
Accessori in materie plastiche per porte (Classe 20)
balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di
Statuette in legno (Classe 20)
mare, succedanei di tutte queste materie o in
materie plastiche (Classe 20)
Riparazione di scarpe (Classe 37)
Riparazione (Classe 37)
Riparazione di hardware informatico (Classe 37)
Installazione di porte e finestre (Classe 37)
Servizi di installazione (Classe 37)
Installazione di allarmi antifurto (Classe 37)
Trattamento di rifiuti tossici (Classe 40)
Trattamento di materiali (Classe 40)
Purificazione dell'aria (Classe 40)
Investigazioni sui precedenti di persone (Classe 45)
Servizi personali e sociali resi da terzi destinati a Servizi di acquisti personali per conto terzi
soddisfare necessità individuali (Classe 45) (Classe 45)
Servizi di agenzie d'adozione (Classe 45)
Si noti che termini vaghi non vengono specificati o resi accettabili dall'aggiunta di
termini come compresi o in particolare. L'esempio macchine, comprese macchine per
mungere non sarebbe accettabile perché rimane vago. (vedasi paragrafo 4.2.1.)
4.2.2 Termini vaghi
Gli stessi principi concernenti la chiarezza e la precisione descritti in precedenza sono
applicabili a tutti i prodotti e servizi elencati nella domanda. I termini che non forniscono
un'indicazione chiara dei prodotti coperti dovrebbero essere respinti. Esempi di tali
espressioni sono:
Apparecchi/strumenti elettrici/elettronici
Servizi relativi ad associazioni
Servizi di gestione di strutture
Devono essere tutti specificati come decritto sopra, vale a dire individuando fattori quali
caratteristiche, finalità e/o settore di mercato individuabile.
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4.2.3 Rivendicazione per tutti i prodotti/servizi compresi nella classe o per tutti i
prodotti/servizi dell'elenco alfabetico compresi nella classe
Se il richiedente intende proteggere tutti i prodotti o servizi inclusi nell'elenco alfabetico
di una determinata classe, deve indicare quest'intenzione espressamente elencando
tali prodotti o servizi esplicitamente e singolarmente. Per assistere i richiedenti, è
incoraggiato l'uso della struttura gerarchica (cfr. paragrafo 3, Strumenti amministrativi
ai fini della classificazione).
Le domande sono presentate talvolta per tutti i prodotti compresi nella classe X, tutti i
servizi compresi nella classe X, tutti i prodotti/servizi compresi nella classe o tutti i
prodotti/servizi dell'elenco alfabetico compresi nella classe (o simili). Questa
specificazione non rispetta l'articolo 26, paragrafo 1, lettera c), RMCRMUE che richiede
un elenco di prodotti o servizi rispetto ai quali si chiede la registrazione. Di
conseguenza, non è attribuita alcuna data di deposito.
In altre occasioni il richiedente ha correttamente elencato alcuni prodotti e/o servizi da
coprire e ha aggiunto, alla fine dell'elenco in ciascuna classe, l'espressione e tutti gli
altri prodotti/servizi compresi nella classe o e tutti i prodotti/servizi dell'elenco alfabetico
compresi nella classe (o simili). Tali espressioni non costituiscono una valida
rivendicazione ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, RMUE, e saranno respinte. In tali
casi, la domanda può seguire l'iter solo per la parte dei prodotti e/o servizi elencati
correttamente. L'Ufficio informerà il richiedente che le espressioni non sono accettabili
ai fini della classificazione e che saranno quindi cancellate.
4.2.4 Riferimento ad altre classi nell'elenco
I riferimenti ad altri numeri di classe nell'ambito di una classe non sono accettabili ai fini
della classificazione. Ad esempio, le descrizioni (nella Classe 39) servizi di trasporto di
tutti i prodotti compresi nelle Classi 32 e 33 o (nella Classe 9) software per i servizi
compresi nelle Classi 41 e 45 non sono accettabili perché in entrambi i casi i termini
sono considerati non chiari e imprecisi e privi di certezza giuridica per quanto riguarda i
prodotti e servizi coperti. L'unico modo per superare l'obiezione a questi elenchi di
prodotti e servizi sarà specificare i rispettivi prodotti delle Classi 32 e 33 e i servizi delle
Classi 41 e 45.
L'espressione …«prodotti non compresi in altre classi…» non è accettabile per le classi
di servizi perché in quanto ha senso soltanto nella classe di prodotti originaria.
Ad esempio, l’intestazione della Classe 22 recita corde, spaghi, reti, tende, teloni, vele
e sacchi (non compresi in altre classi). In quel contesto il riferimento a … «non
compresi in altre classi» è pertinente. Tuttavia, se gli stessi termini sono usati in un
elenco di prodotti e servizi compresi in una classe di servizi, non possono aver senso.
Ad esempio, servizi di trasporto di corde, spaghi, reti, tende, teloni, vele e sacchi (non
compresi in altre classi) nella Classe 39 non potrebbe essere accettato. La menzione
di … («(non compresi in altre classi))» deve essere cancellata.
4.2.5 Marchi inseriti in un elenco di prodotti/servizi
I marchi non possono figurare in un elenco di prodotti e servizi come se si trattasse di
un termine generico o di una categoria di prodotti. In tali casi, l'Ufficio obietterà
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all'inclusione del termine e ne chiederà la sostituzione con un termine generico per i
prodotti o i servizi.
Esempio
Classe 9: Dispositivi elettronici per la trasmissione del suono e delle immagini;
videolettori; lettori di CD; iPod.
Poiché iPod™ è un marchio, il richiedente sarà invitato a sostituirlo con un sinonimo
quale piccolo lettore audio digitale portatile per la conservazione di dati in una varietà
di formati, compreso MP3.
Altri esempi sono Caterpillar™ (la corretta classificazione sarebbe veicoli cingolati),
Discman™ (lettore di compact disc portatile), Band-Aid™ (cerotti), Blu Ray discs™
(dischi ottici di archiviazione) o Teflon™ (rivestimenti antiaderenti a base di
politetrafluoroetilene). Quest'elenco non è esaustivo e nei casi di dubbio gli esaminatori
dovrebbero rinviare la questione ad un esperto competente in seno all'Ufficio.
4.2.6 Inserimento dei termini parti e accessori; componenti e accessori in
elenchi di prodotti e servizi
I termini parti e accessori; componenti e accessori non sono, di per sé o in
combinazione gli uni con gli altri, né sufficientemente chiari né precisi ai fini della
classificazione. Ciascuno dei termini richiede un'ulteriore specificazione per diventare
accettabile nella propria classe. Tali termini diventerebbero accettabili individuando
fattori quali caratteristiche, finalità e/o settore di mercato individuabile. Ad esempio:
Parti e accessori per veicoli a motore è accettabile nella Classe 12;
Componenti per l'edilizia in legno è accettabile nella Classe 19;
Accessori musicali è accettabile nella Classe 15.
4.2.7 Uso dei qualificativi indefiniti
L'uso di qualificativi come «e simili», «e ausiliari», «e correlati» ed «ecc.» in un elenco
di prodotti o servizi è inaccettabile, dato che non soddisfano le condizioni di chiarezza
e precisione (vedasi paragrafo 4.1.)
5 Procedura d'esame
5.1 Domande parallele
Nonostante l'Ufficio si adoperi sempre a favore della coerenza, il fatto che un elenco di
prodotti e servizi sia stato precedentemente accettato, ma sia stato incorrettamente
classificato, non deve condurre all'accettazione dello stesso elenco in domande
successive.
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FINALDRAFT VERSION 1.0 01/08/2015XX/XX/2016Classificazione 5.2 Obiezioni Quando l'Ufficio ritiene necessario modificare l'elenco dei prodotti e servizi, dovrebbe, se possibile, discutere la questione con il richiedente. Ove ragionevolmente possibile, l'esaminatore dovrebbe avanzare una proposta di classificazione corretta. Se il richiedente presenta un elenco lungo di prodotti/servizi che non è raggruppato in numeri di classe né classificato del tutto, l'esaminatore dovrebbe limitarsi a sollevare un'obiezione ai sensi della regola 2dell’articolo 28, RMUE, e chiedere al richiedente di fornire l'elenco in una forma soddisfacente. La risposta del richiedente non deve estendere, in nessuna circostanza, la natura o la gamma dei prodotti o servizi (articolo 43, paragrafo 2, RMCRMUE). Quando il richiedente non ha indicato alcuna classe o ha indicato in modo non corretto la classe (le classi) per i prodotti o servizi, qualsiasi ulteriore spiegazione della portata della domanda può ampliare il numero di classi richieste per adeguare l'elenco dei prodotti o servizi. Non ne consegue automaticamente che l'elenco stesso sia stato esteso. Esempio Una domanda che copre birra, vino e tè nella Classe 33 dovrebbe essere corretta in: Classe 30: Tè. Classe 32: Birra. Classe 33: Vino. Sebbene vi siano adesso tre classi che coprono i prodotti, l'elenco di prodotti non è stato esteso. Quando il richiedente ha attribuito correttamente un numero di classe a un determinato termine, ciò comporta una limitazione dei prodotti a quelli rientranti in tale classe. Ad esempio, una domanda per tè nella Classe 30 non può essere modificata in tè medicinale nella Classe 5 perché ciò estenderebbe l'elenco di prodotti oltre quello richiesto. Qualora sia necessario modificare la classificazione, l'Ufficio invierà una comunicazione motivata sottolineando l'errore individuato (gli errori individuati) in relazione all'elenco di prodotti e servizi. Il richiedente sarà invitato a modificare e/o a specificare l'elenco e l'Ufficio può proporre il modo in cui gli elementi dovrebbero essere classificati. Il termine iniziale accordato per presentare osservazioni nella lettera di segnalazione di irregolarità nella classificazione può essere prorogato una sola volta. Non saranno concesse ulteriori proroghe, tranne in circostanze eccezionali. L'Ufficio invierà una lettera per informare il richiedente dell'elenco definitivo concordato di termini accettati. Direttive concernenti l’esame dinanzi all'Ufficio, parte B, Esame Pag. 16 FINALDRAFT VERSION 1.0 01/08/2015XX/XX/2016
Classificazione
5.3 Modifiche
Cfr. anche le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 1, Modifiche di una
registrazione.
L'articolo 43, paragrafi 1 e 2, RMCRMUE consente la modifica di una domanda. Ciò
include la rettifica dell'elenco di prodotti e servizi purché «la rettifica non alteri in misura
sostanziale l’identità del marchio e non estenda l’elenco dei prodotti o servizi».
La modifica può essere formulata in termini positivi o negativi. Gli esempi seguenti
sono entrambi accettabili:
Bevande alcoliche, tutte come whisky e gin.
Bevande alcoliche tranne whisky o gin.
Poiché una modifica non può ampliare la lista di prodotti e servizi, questa deve avere
natura di restrizione o di cancellazione di alcuni dei termini originariamente contenuti
nella domanda. Una volta che tali modifiche (cancellazioni) sono state ricevute (e
successivamente accettate) dall'Ufficio, i termini cancellati non possono essere
reintrodotti, né può essere esteso il restante elenco di prodotti i servizi.
Una restrizione deve rispettare determinati criteri:
1. Il richiedente non può escludere prodotti e servizi che non sono coperti nella
domanda e/o non sono coperti dalla classe pertinente.
I seguenti casi, ad esempio, non sarebbero accettabili:
Classe 32: Sciroppi (domanda iniziale) rispetto a sciroppi ad eccezione di succhi
di frutta.
Classe 3: Cosmetici ad eccezione di sostanze disinfettanti (Classe 5).
2. La restrizione deve essere comprensibile e dare un'indicazione
sufficientemente chiara e precisa (vedasi anche il paragrafo 4.2) dei prodotti o
servizi da escludere nell'elenco o un'indicazione sufficientemente chiara e
precisa dei prodotti e servizi che rimangono dopo la restrizione.
Il seguente caso, ad esempio, non sarebbe accettabile:
Classe 16: Macchine da scrivere, solo relative a servizi finanziari.
3. La restrizione non deve contenere riferimenti a marchi.
Il seguente caso, ad esempio, non sarebbe accettabile:
Classe 9: Apparecchi per la riproduzione di suono, vale a dire iPod.
4. La restrizione non deve contenere una limitazione territoriale che contraddica la
natura unitaria del marchio comunitariodell’Unione europea.
Il seguente caso, ad esempio, non sarebbe accettabile:
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Classe 7: Lavatrici, solo per la vendita in Francia.
Una restrizione può comportare un elenco più lungo di prodotti e servizi rispetto a
quello presentato. Ad esempio, l'elenco originario di prodotti e servizi può essere stato
depositato come bevande alcoliche, ma potrebbe essere limitato a bevande alcoliche
quali vini e alcolici, esclusi whisky o gin ed esclusi liquori, cocktail o combinazioni di
bevande contenenti whisky o gin.
5.4 Aggiunta di classi
A norma delle disposizioni dell'articolo 43, paragrafo 2, RMCRMUE (citate sopra), è
possibile aggiungere una classe o classi ad una domanda, ma solo se i prodotti o
servizi indicati nella domanda originaria erano inclusi chiaramente nella classe
sbagliata o qualora un prodotto o servizio sia stato chiarito e debba essere classificato
in una nuova classe (nuove classi).
Ad esempio, presumiamo che l'elenco originario di prodotti sia:
Classe 33: Bevande alcoliche, compresa birra, vino e alcolici.
Poiché la birra è propria della Classe 32, il richiedente sarà invitato a trasferire il
termine nella Classe 32, anche se la Classe 32 non era elencata nella domanda
originaria. Se il richiedente accetta, la domanda coprirà prodotti nelle Classi 32 e 33.
Quando sono aggiunte classi, è possibile che sia necessario pagare ulteriori tasse e il
richiedente deve esserne informato.
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6 Allegato 1
Sommario
Introduzione .............................................................................................................. 21
Pubblicità .................................................................................................................. 21
Prodotti per rinfrescare e profumare l'aria.............................................................. 21
Apparecchi per il divertimento e giochi elettronici ................................................ 21
Servizi di associazione o servizi resi da un'associazione ai propri membri ........ 22
Apparecchi per la bellezza ....................................................................................... 22
Raccolta di servizi .................................................................................................... 22
Servizi di emissione e/o trasmissione ................................................................. 2222
Servizi di mediazione................................................................................................ 23
Astucci (e borse)....................................................................................................... 23
Opere di beneficenza ................................................................................................ 23
Servizi di raccolta e immagazzinamento ................................................................. 24
Giochi per computer e apparecchi per giochi per computer ................................. 24
Tendine e tende ........................................................................................................ 25
Produzione/fabbricazione personalizzata per terzi ................................................ 26
Servizi di elaborazione dati ...................................................................................... 26
Servizi di progettazione ............................................................................................ 26
Servizi di immagini digitali ....................................................................................... 26
Prodotti scaricabili.................................................................................................... 27
Elettricità ed energia................................................................................................. 27
Apparecchi elettronici ed elettrici............................................................................ 27
Sigarette elettroniche ............................................................................................... 28
Franchising ............................................................................................................... 28
Sistemi GPS – posizionamento, localizzazione e navigazione .............................. 28
Acconciatura di capelli ............................................................................................. 29
Locazione .................................................................................................................. 30
Aiuti umanitari........................................................................................................... 30
Servizi Internet, servizi on-line................................................................................. 30
Kit e set...................................................................................................................... 30
Leasing (noleggio) ................................................................................................ 3131
Vendita per corrispondenza ..................................................................................... 32
Manuali (per computer, ecc.) ................................................................................... 32
Servizi di fabbricazione ............................................................................................ 32
Servizi d'informazione .............................................................................................. 32
Servizi on-line ........................................................................................................... 33
Ordinazione di servizi ............................................................................................... 33
Prodotti per profumare e per rinfrescare l'aria ....................................................... 33
Servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità
individuali .................................................................................................................. 34
Direttive concernenti l’esame dinanzi all'Ufficio, parte B, Esame Pag. 19
FINALDRAFT VERSION 1.0 01/08/2015XX/XX/2016Classificazione Prodotti in metalli preziosi ....................................................................................... 34 Indumenti di protezione ........................................................................................... 35 Servizi di noleggio .................................................................................................... 35 Servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso ........................................................... 35 Localizzazione satellitare ......................................................................................... 37 Set .......................................................................................................................... 3737 Servizi di collegamento in reti sociali...................................................................... 37 Pubblicazione di software ........................................................................................ 38 Energia solare ........................................................................................................... 38 Servizi di immagazzinamento .................................................................................. 38 Fornitura di ... ............................................................................................................ 38 Sistemi ....................................................................................................................... 39 Biglietti (per viaggi, intrattenimento, ecc.) .............................................................. 39 Videogiochi ............................................................................................................... 39 Ambiente virtuale .................................................................................................. 3939 Direttive concernenti l’esame dinanzi all'Ufficio, parte B, Esame Pag. 20 FINALDRAFT VERSION 1.0 01/08/2015XX/XX/2016
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