Ministero dello Sviluppo Economico - UIBM
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Firmato da: uibm_10
Roma, 15 dicembre
2020
Ministero dello Sviluppo Economico Spett.le STUDIO TORTA S.P.A.
Direzione generale per la tutela della proprietà VIA VIOTTI 9
industriale 10121 TORINO
Uf f icio Italiano Brevetti e Marchi
Via Molise, 19 - 00187 Roma
A: DAMA SRL
VIA DEL FANTE, 15 - 37122 VERONA
Roma, il 15/12/2020
Oggetto: Opposizione 652018000002592 - decisione
Ai sensi dell'articolo 182 del Codice della proprietà industrale, si trasmette la decisione relativa all'opposizione
in oggetto.
Contro il presente provvedimento è ammessa la facoltà di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi ai
sensi dell'articolo 135 del Codice della proprietà industriale entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione
della presente comunicazione.
Il Dirigente della Div. II
Giulia Ponticelli
Vi a Mo l i s e 1 9 - 0 0 1 8 7 Ro m a Pag ina 1 d i 1
te l . +39 0 6 4 70 5 5 8 0 0 - e -m a i l co n ta ctce n te r u i b m @ m i s e .g o v.i t - www.m i s e .g o v.i tMinistero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
Divisione II – Affari giuridici e normativi. Procedimento di opposizione
OPPOSIZIONI RIUNITE N. 652018000002237 e N. 652018000002592
La WIND TRE S.P.A., sedente in Italia, rappresentata e difesa dal Sig. Andrea Casalanguida e altri, ed
elettivamente domiciliata presso la Barzanò & Zanardo Roma S.p.A., Via Piemonte 26, 00187, Roma, Italia,
indirizzo pec: b-zroma@pec.barzano-zanardo.com – Opponente nell’OPP. N. 652018000002237
e
La WIND SPORTSWEAR GMBH, sedente in Germania, rappresentata e difesa dal Sig.ra Cristina Rolando,
ed elettivamente domiciliata presso la Studio Torta S.p.A., Via Viotti 9, 10121, Torino, Italia, indirizzo pec:
marchi.prosec@cert.studiotorta.it – Opponente nell’OPP. N. 652018000002592
Contro
La DAMA S.R.L., sedente in Italia ed elettivamente domiciliata in Via Del Fante 15, 37122, Verona, Italia,
indirizzo pec: non comunicato – Richiedente
Il sottoscritto Esaminatore, dott. Andrea Caldaroni, ha emanato la seguente
DECISIONE
1. Le opposizioni riunite n. 652018000002237 e n. 652018000002592 sono accolte.
2. La domanda di registrazione di marchio n. 302017000072766 è respinta per i seguenti prodotti e
servizi:
- Abbigliamento impermeabile, abbigliamento sportivo, abbigliamento casual, abbigliamento
da lavoro, abbigliamento da donna, capi abbigliamento resistenti al vento, abbigliamento
isolamento termico, abbigliamento, abbigliamento da uomo (Classe 25 della Classificazione
di Nizza);
- Fornitura accessi internet, fornitura di servizi d’accesso a piattaforme e-commerce su internet
(Classe 38 della Classificazione di Nizza).
3. Il Richiedente sopporta l’onere del rimborso dei diritti di opposizione versati dalla controparte WIND
TRE S.P.A. (per l’opposizione n. 652018000002237), pari ad € 250,00, nonché delle spese di
rappresentanza professionale pari ad € 300,00 come previsto dall’art. 56, comma 4 del decreto
ministeriale n. 33/2010.
4. Il Richiedente sopporta l’onere del rimborso dei diritti di opposizione versati dalla controparte WIND
SPORTSWEAR GMBH (per l’opposizione n. 652018000002592), pari ad € 250,00, nonché delle
spese di rappresentanza professionale pari ad € 300,00 come previsto dall’art. 56, comma 4 del decreto
ministeriale n. 33/2010.
C2 GeneralFATTI DEL PROCEDIMENTO
In data 03/07/2017, la DAMA S.R.L. ha depositato la domanda di registrazione n. 302017000072766 del
marchio di tipo figurativo di seguito rappresentato:
(Colori rivendicati: nessuna rivendicazione)
per contraddistinguere i seguenti prodotti e/o servizi della Classificazione Internazionale dei Prodotti e dei
Servizi ai sensi dell’Accordo di Nizza (“Classificazione di Nizza”):
- Abbigliamento uso medico (Classe 10 della Classificazione di Nizza);
- Abbigliamento impermeabile, abbigliamento sportivo, abbigliamento casual, abbigliamento da lavoro,
abbigliamento da donna, capi abbigliamento resistenti al vento, abbigliamento isolamento termico,
abbigliamento, abbigliamento da uomo (Classe 25 della Classificazione di Nizza);
- Fornitura accessi internet, fornitura di servizi d’accesso a piattaforme e-commerce su internet (Classe
38 della Classificazione di Nizza);
- Organizzazione viaggi, trasporto, imballaggio e deposito merci (Classe 39 della Classificazione di
Nizza);
- Stampa personalizzata di abbigliamento con disegni decorativi, lavori di cucito, lavori di sartoria,
produzione su ordinazione, assemblaggio di prodotti per terzi (Classe 40 della Classificazione di
Nizza).
La domanda in questione è stata ritenuta registrabile ed è stata pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi
d’impresa n. 74 del 12/10/2017.
Nei confronti della domanda del Richiedente, la WIND TRE S.P.A., in data 11/01/2018, ha depositato l’atto
di opposizione n. 652018000002237, fondato sugli anteriori marchio nazionale n. 301997900618370
“WIND” di tipo denominativo (depositato in data 18/08/1997 e registrato in data 04/06/1999) e marchio
dell’Unione Europea n. 751271 “WIND” di tipo figurativo (depositato in data
18/02/1998 e registrato in data 10/08/1999), di seguito rappresentati:
WIND
(marchio n. 301997900618370 di tipo denominativo)
C2 General(marchio n. 751271 di tipo figurativo; Colori rivendicati: nessuna rivendicazione)
Il marchio anteriore n. 301997900618370 contraddistingue i seguenti prodotti e/o servizi della
Classificazione Internazionale dei Prodotti e dei Servizi ai sensi dell’Accordo di Nizza:
- Tutta la classe, telefoni, telefoni cellulari, prodotti e accessori nel settore delle telecomunicazioni;
schede telefoniche prepagate per telefoni cellulari (Classe 9 della Classificazione di Nizza);
- Servizi di costruzione, riparazione, installazione, manutenzione e assistenza nel settore delle
telecomunicazioni (Classe 37 della Classificazione di Nizza);
- Tutta la classe, e servizi di segreteria telefonica, avviso di chiamata, chiamata in attesa, trasferimento
chiamate, chiamata d'emergenza, chiamata di taxi e ricezione di brevi messaggi di testo (Classe 38
della Classificazione di Nizza).
Il marchio anteriore n. 751271 contraddistingue i seguenti prodotti e/o servizi della Classificazione
Internazionale dei Prodotti e dei Servizi ai sensi dell’Accordo di Nizza:
- Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, elettrici, fotografici, cinematografici, ottici, di
pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento;
apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti
di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di
prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione
e gli elaboratori elettronici; estintori; telefoni, telefoni cellulari, prodotti ed accessori nel settore delle
telecomunicazioni; schede telefoniche prepagate per telefoni cellulari (Classe 9 della Classificazione
di Nizza);
- Servizi di costruzioni, riparazione, installazione, manutenzione ed assistenza nel settore delle
telecomunicazioni (Classe 37 della Classificazione di Nizza);
- Telecomunicazioni, servizi di segreteria telefonica, avviso di chiamata, chiamata in attesa,
trasferimento chiamate, chiamata d'emergenza, chiamata di taxi e ricezione di brevi messaggi di testo
(Classe 38 della Classificazione di Nizza).
L’opposizione riunita n. 652018000002237 è basata su tutti i prodotti e servizi dei marchi anteriori n.
301997900618370 e n. 751271, ed è diretta contro parte dei prodotti e servizi della domanda/registrazione,
ossia i seguenti:
- Fornitura accessi internet, fornitura di servizi d’accesso a piattaforme e-commerce su internet (Classe
38 della Classificazione di Nizza).
Quale fondamento normativo, l’Opponente WIND TRE S.P.A. ha indicato l’art. 12, co. 1, lett. d) del Decreto
Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della Proprietà Industriale (“CPI”).
C2 GeneralNei confronti della medesima domanda del Richiedente, la WIND SPORTSWEAR GMBH, in data
12/01/2018, ha depositato l’atto di opposizione n. 652018000002592, fondato sul marchio dell’Unione
Europea n. 7332455 “wind” di tipo denominativo (depositato in data 21/10/2008 e registrato in data
22/09/2009), di seguito rappresentato:
WIND
(marchio n. 7332455 di tipo denominativo)
Il marchio anteriore n. 7332455 contraddistingue i seguenti prodotti e/o servizi della Classificazione
Internazionale dei Prodotti e dei Servizi ai sensi dell’Accordo di Nizza:
- Occhiali (articoli ottici), occhiali da sole, astucci per occhiali, CD, DVD (Classe 9 della
Classificazione di Nizza);
- Magliette, felpe, pullover, camicie, polo, camicette (Classe 25 della Classificazione di Nizza);
- Giochi, giocattoli, articoli per la ginnastica e lo sport, compresi nella classe 28, palle, palle da pallavolo
(Classe 28 della Classificazione di Nizza).
L’opposizione riunita n. 652018000002592 è basata su parte dei prodotti e servizi del marchio anteriore n.
7332455, ossia i seguenti:
- Magliette, felpe, pullover, camicie, polo, camicette (Classe 25 della Classificazione di Nizza)
ed è diretta contro parte dei prodotti e servizi della domanda/registrazione, ossia i seguenti:
- Abbigliamento impermeabile, abbigliamento sportivo, abbigliamento casual, abbigliamento da lavoro,
abbigliamento da donna, capi abbigliamento resistenti al vento, abbigliamento isolamento termico,
abbigliamento, abbigliamento da uomo (Classe 25 della Classificazione di Nizza).
Quale fondamento normativo, l’Opponente WIND SPORTSWEAR GMBH ha indicato l’art. 12, co. 1, lett. d)
del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della Proprietà Industriale (“CPI”).
ARGOMENTI DELLE PARTI
L’Opponente WIND TRE S.P.A. ha motivato il proprio atto di opposizione adducendo il sussistere di un
rischio di confusione, nonché di associazione tra i segni in conflitto, poiché il marchio contestato è simile ai
marchi anteriori posti a base dell’opposizione ed i servizi designati in classe 38 dal richiedente sono
identici/affini ai prodotti e servizi rivendicati nella medesima classe dalle registrazioni anteriori di titolarità
dell’Opponente.
L’Opponente WIND SPORTSWEAR GMBH ha motivato il proprio atto di opposizione adducendo il
sussistere di un rischio di confusione tra marchio contestato e anteriore, dato che i prodotti rivendicati da
ambedue in classe 25 sono identici o altamente affini ed il segno contestato riproduce integralmente l’identica
componente denominativa “WIND” del secondo e né la combinazione con il termine “SUN” (essendo questo
non particolarmente distintivo perché largamente utilizzato nel settore dell’abbigliamento), né la
rappresentazione grafica del segno contestato sono sufficienti ad attribuire allo stesso elementi differenzianti
tali da eliminare la somiglianza visiva, fonetica e concettuale col marchio anteriore a base dell’opposizione.
C2 GeneralLEGITTIMAZIONE - RICEVIBILITÀ - AMMISSIBILITÀ - DIMOSTRAZIONE DEI DIRITTI
ANTERIORI
Gli atti di opposizione n. 652018000002237 e n. 652018000002592 sono entrambi ricevibili perché redatti in
lingua italiana ai sensi dell’art. 176, comma 2, CPI e consentono la identificabilità o raggiungibilità degli
Opponenti, essendo stati nominati mandatari abilitati in Italia ai sensi dell’art. 147, comma 3-bis e 201, comma
4 CPI.
Gli atti di opposizione n. 652018000002237 e n. 652018000002592 sono entrambi ammissibili in quanto gli
Opponenti hanno comprovato la propria legittimazione ai sensi dell’art. 177 CPI, l’anteriorità del proprio
diritto ai sensi degli artt. 4 e 169 CPI ed hanno rispettato i termini del procedimento ed osservato gli
adempimenti amministrativi previsti dall’art. 176 CPI.
MOTIVAZIONE
RISCHIO DI CONFUSIONE – ART. 12, CO. 1, LETT. D, CPI
L’art. 12, comma 1, lettera d) CPI dispone che: “Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio
d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda: […]
d) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito
a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di
una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o
somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di
confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”.
a) I prodotti
Comparazione tra i prodotti/servizi contestati e i prodotti/servizi del marchio anteriore:
I fattori pertinenti per la comparazione di prodotti e servizi includono, inter alia, la natura (ossia le qualità
essenziali o le caratteristiche mediante le quali tale prodotto/servizio viene riconosciuto), la destinazione (ossia
la ragione per la quale qualcosa è fatto o creato o esiste), i produttori, i canali di distribuzione, i punti vendita,
l’impiego/modalità d’uso (ossia il modo in cui i prodotti/servizi sono utilizzati per ottenere il loro scopo)
nonché la loro reciproca concorrenzialità o complementarità (sentenza CGUE del 29 Settembre 1998, causa
C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha c/ Metro-Goldwyn-Mayer Inc., la cd. “Sentenza Canon”), ossia il rischio
che possano presumersi fabbricati, commercializzati o forniti dalla stessa impresa o da imprese tra le quali
sussista un rapporto di controllo o collegamento. I termini “in particolare” della Sentenza Canon indicano,
poi, come l’enumerazione dei fattori in essa contenuta sia puramente esemplificativa; ve ne possono infatti
essere altri in aggiunta o in sostituzione a quelli menzionati dalla Corte di Giustizia, che possono comunque
risultare pertinenti nel caso specifico. Tra questi, particolarmente importante è il criterio della origine
commerciale abituale dei prodotti e servizi, ossia il settore manifatturiero (industria) o il tipo di azienda che
fabbrica i prodotti od offre i servizi in questione.
Inoltre, se nella suddetta decisione la Corte di Giustizia ha dichiarato che nella valutazione della somiglianza
tra prodotti o servizi si deve tener conto di tutti fattori pertinenti che li caratterizzano, ciò non significa che
essa dipenda da uno specifico numero di criteri predeterminati e applicati in tutte le fattispecie, potendo al
contrario sussistere anche solo in presenza di alcune caratteristiche in comune tra i prodotti o servizi oggetto
di confronto.
C2 GeneralDunque:
Per l’opposizione riunita n. 652018000002237, si può affermare che:
- I servizi “Fornitura accessi internet, fornitura di servizi d’accesso a piattaforme e-commerce su
internet” in classe 38 del marchio contestato possono ritenersi compresi nei servizi
“Telecomunicazioni” in classe 38 del marchio anteriore n. 751271.
Essi sono pertanto identici.
Riguardando tale identitá tutti i servizi contro cui l’opposizione n. 652018000002237 è diretta, per
motivi di economicitá, non si procederá a confrontare i medesimi servizi contestati anche con gli altri
prodotti e servizi posti a base della stessa opposizione, potendosi considerare tali questioni assorbite.
Per l’opposizione riunita n. 652018000002592, si può affermare che:
- I prodotti “Abbigliamento impermeabile, abbigliamento sportivo, abbigliamento casual,
abbigliamento da lavoro, abbigliamento da donna, capi abbigliamento resistenti al vento,
abbigliamento isolamento termico, abbigliamento, abbigliamento da uomo” in classe 25 del marchio
contestato possono ritenersi equivalenti ai prodotti “Magliette, felpe, pullover, camicie, polo,
camicette” in classe 25 del marchio anteriore n. 7332455, trattandosi, in entrambi i casi, di prodotti
di abbigliamento.
Essi sono pertanto identici.
b) I segni
Premessa fondamentale per lo svolgimento di una comparazione tra marchi è il principio fondamentale sancito
dalla giurisprudenza che, nell’affermare come “il consumatore medio normalmente percepisce un marchio nel
suo insieme e non soffermando la propria attenzione sui suoi vari dettagli”, si è ormai consolidata nel ritenere
che siffatto confronto dev’essere complessivo e che tale “valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene
alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva
prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi
medesimi” (sentenza CGUE del 11 Novembre 1997, causa C-251/95, Sabel c/ Puma).
Di seguito la rappresentazione dei segni in conflitto:
Opposizione riunita n. 652018000002237:
Marchi anteriori Marchio contestato
(marchio n. 301997900618370 di tipo denominativo)
(Colori rivendicati: nessuna rivendicazione)
C2 General(marchio n. 751271 di tipo figurativo; Colori rivendicati:
nessuna rivendicazione)
A livello visivo:
Il marchio anteriore n. 301997900618370 è un segno denominativo costituito dal termine inglese “WIND”.
Il marchio anteriore n. 751271 è un segno figurativo costituito dal termine inglese “WIND” scritto in grassetto
con caratteri standard in stampatello maiuscolo e dal disegno (posto al di sopra di tale elemento verbale) di
una linea ondulata a forma di “W” stilizzata con un punto sovrastante. Tra le due porzioni del segno, è quella
verbale “WIND” ad avere, per posizione e dimensione, carattere visivamente dominante e distintivo rispetto
alla parte illustrata che riveste valore secondario. Nessun colore particolare è stato rivendicato per il marchio
anteriore n. 751271.
Il marchio contestato è un segno figurativo costituito dai termini inglesi “SUN” e “WIND” posti su due livelli
sovrapposti e scritti in stampatello minuscolo con caratteri standard, con il termine “SUN” incluso all’interno
del disegno di un quadrato inclinato con inseriti all'interno tre cerchi, mentre la parola "WIND" è posta
all’esterno ed al di sotto della porzione illustrata del marchio. Tra le diverse porzioni del segno, è quella
verbale “WIND” ad avere, per posizione e dimensione, carattere visivamente dominante e distintivo rispetto
all’elemento figurativo ed alla parola “SUN” in esso inserita che risultano meno capaci di incidere sul dato
mnemonico del consumatore. Nessun colore particolare è stato rivendicato per il marchio contestato.
Considerando, dunque, che i marchi in questione condividono il medesimo elemento distintivo e dominante
nella parola “WIND” ed il valore secondario delle porzioni figurative del marchio contestato e del marchio
anteriore n. 751271, i segni confliggenti possono essere ritenuti simili in grado alto.
A livello visivo, pertanto:
- Il marchio contestato e i marchi anteriori sono simili in grado medio-alto.
A livello fonetico:
Il suono dei marchi anteriori n. 301997900618370 e n. 751271 corrisponde alla pronuncia del termine inglese
“WIND”.
Il suono del marchio contestato corrisponde alla pronuncia combinata dei termini inglesi “SUN WIND”.
Quindi, i marchi in conflitto possono dirsi somiglianti nel suono della parola comune “WIND” e dissimili nel
suono del monosillabo “SUN”, la cui dizione, tuttavia, produce un suono piú greve (dato dalla vocale “u”),
quindi foneticamente meno incisivo, rispetto a quello piú acuto del termine “WIND” (dato dalla vocale “i”).
A livello fonetico, pertanto:
- Il marchio contestato e i marchi anteriori sono simili in grado medio-alto.
C2 GeneralA livello concettuale:
L’analisi del valore concettuale dei marchi verbali deve sempre tener conto del loro contenuto semantico
(sentenza CGUE del 11 Novembre 1997, causa C-251/95, Sabel c/ Puma), ovvero di ciò che essi significano.
Inoltre, secondo consolidata giurisprudenza, quando due marchi condividono la stessa parola o espressione,
separata o comunque distinguibile da altre che vi siano accostate, i marchi saranno concettualmente simili (per
tutte, sentenza TUE del 12 Novembre 2008, causa T-281/07, Ecoblue c/ OHMI - Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria).
Dunque, pur considerando la presenza nel solo marchio contestato del vocabolo inglese “SUN”, il cui
significato in italiano é “Sole” (https://www.wordreference.com/enit/sun), quindi evocativo anche dei concetti
di luce e calore correlati a quello principale, data la presenza del termine inglese “WIND” in tutti i marchi
confliggenti, essi possono essere ritenuti concettualmente accomunati dal valore evocativo di tale parola, il
quale è dato dalla sua piú usuale traduzione in italiano “vento” (https://www.wordreference.com/enit/wind).
A livello concettuale, pertanto:
- Il marchio contestato e i marchi anteriori sono simili in grado medio.
Opposizione riunita n. 652018000002592:
Marchio anteriore Marchio contestato
WIND
(marchio n. 7332455 di tipo denominativo)
(Colori rivendicati: nessuna rivendicazione)
A livello visivo:
Il marchio anteriore n. 7332455 è un segno denominativo costituito dal termine inglese “WIND”.
Il marchio contestato è un segno figurativo costituito dai termini inglesi “SUN” e “WIND” posti su due livelli
sovrapposti e scritti in stampatello minuscolo con caratteri standard, con il termine “SUN” incluso all’interno
del disegno di un quadrato inclinato con inseriti all'interno tre cerchi, mentre la parola "WIND" è posta
all’esterno ed al di sotto della porzione illustrata del marchio. Tra le diverse porzioni del segno, è quella
verbale “WIND” ad avere, per posizione e dimensione, carattere visivamente dominante e distintivo rispetto
all’elemento figurativo ed alla parola “SUN” in esso inserita che risultano meno capaci di incidere sul dato
mnemonico del consumatore. Nessun colore particolare è stato rivendicato per il marchio contestato.
Considerando, dunque, che i marchi in questione condividono il medesimo elemento distintivo e dominante
nella parola “WIND” ed il valore secondario delle porzioni figurative del marchio contestato i segni
confliggenti possono essere ritenuti simili in grado alto.
C2 GeneralA livello visivo, pertanto:
- Il marchio contestato ed il marchio anteriore sono simili in grado medio-alto.
A livello fonetico:
Il suono del marchio anteriore n. 7332455 corrisponde alla pronuncia del termine inglese “WIND”.
Il suono del marchio contestato corrisponde alla pronuncia combinata dei termini inglesi “SUN WIND”.
Quindi, i marchi in conflitto possono dirsi somiglianti nel suono della parola comune “WIND” e dissimili nel
suono del monosillabo “SUN”, la cui dizione, tuttavia, produce un suono piú greve (dato dalla vocale “u”),
quindi foneticamente meno incisivo, rispetto a quello piú acuto del termine “WIND” (dato dalla vocale “i”).
A livello fonetico, pertanto:
- Il marchio contestato e il marchio anteriore sono simili in grado medio-alto.
A livello concettuale:
Richiamando, per le premesse sul valore concettuale dei marchi in genere, all’analisi svolta in merito riguardo
i segni oggetto dell’opposizione riunita n. 652018000002237, puó affermarsi che, pur tenuto conto della
presenza nel solo marchio contestato del vocabolo inglese “SUN”, il cui significato in italiano é “Sole”
(https://www.wordreference.com/enit/sun), quindi evocativo anche dei concetti di luce e calore correlati a
quello principale, data la presenza del termine inglese “WIND” in entrambi i marchi confliggenti, essi possono
essere ritenuti concettualmente accomunati dal valore evocativo di tale parola, il quale è dato dalla sua piú
usuale traduzione in italiano “vento” (https://www.wordreference.com/enit/wind).
A livello concettuale, pertanto:
- Il marchio contestato e il marchio anteriore sono simili in grado medio.
c) Elementi distintivi e dominanti dei segni
Nel determinare la sussistenza del rischio di confusione, come afferma la giurisprudenza prevalente, la
comparazione dei segni in conflitto deve basarsi sull’impressione globale data dai marchi, tenendo conto, in
particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti, ovvero quei tratti che per caratteristiche grafiche, colori,
dimensioni e posizione nel marchio, sono in grado di catturare l’attenzione del consumatore, condizionandone
il dato mnemonico (per tutte, sentenza CGUE del 28/04/2004, causa C-3/03 P, Matratzen Concord c/ OHIM).
Nella fattispecie in questione, i marchi anteriori n. 301997900618370 e n. 7332455, essendo di tipo
denominativo, sono rappresentabili in qualsiasi carattere e colore e, dunque, privi per definizione di elementi
tali da potersi considerare chiaramente più distintivi o visivamente più appariscenti rispetto ad altri (vedi, tra
le altre, decisione EUIPO del 20 Giugno 2019, Opposizione B 2 999 673, Laboratorios Indas c/ Prima-derm
S.L.).
Per quanto concerne, invece, sia il marchio anteriore n. 7332455, sia il marchio contestato, l’elemento
dominante e distintivo è rappresentato dalla parola “WIND”, come visto nell’analisi di tali segni a livello
visivo a cui si rinvia.
C2 Generald) Carattere distintivo dei marchi anteriori
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno di quei fattori di cui tenere conto in sede di valutazione
globale del rischio di confusione.
Gli opponenti non hanno rivendicato per i loro marchi un carattere distintivo accresciuto a causa dell’intenso
uso sul mercato e della notorietà. Di conseguenza, la valutazione sulla riconoscibilità dei marchi anteriori si
baserà solo sul loro carattere distintivo intrinseco, che é dato per ognuno di essi dalla parola “WIND” (unico
elemento dei segni n. 301997900618370 e n. 7332455 e porzione dominante e distintiva del n. 7332455) la
quale, non essendo associabile ai prodotti ed ai servizi posti a base dell’opposizione, attribuisce ai medesimi
un carattere distintivo alto.
e) Pubblico di riferimento – livello di attenzione
Il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi
singoli elementi.
Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare
in funzione della categoria dei prodotti e/o servizi di cui si tratta.
Nel caso in esame, riguardo i prodotti designati in classe 25 dal marchio contestato e dal marchio anteriore
n. 7332455, i servizi “Fornitura accessi internet” in classe 38 del marchio contestato e tutti i servizi nella
medesima classe dei marchi anteriori n. 301997900618370 e n. 751271, essendo questi rivolti prevalentemente
al grande pubblico, si puó ritenere che il loro pubblico di riferimento sia costituito dal consumatore medio,
caratterizzato da un livello di attenzione normale.
Relativamente, invece, ai servizi “fornitura di servizi d’accesso a piattaforme e-commerce su internet” in
classe 38 del marchio contestato, essendo questi rivolti prevalentemente ad una clientela commerciale
interessata alla vendita e/o alla promozione dei propri prodotti o servizi, è sensato ritenere che il loro pubblico
di riferimento sia composto da utenti professionali, perció contraddistinti da un livello di attenzione alto.
Non si procederá all’analisi del pubblico di riferimento dei prodotti e servizi nelle classi 9 e 37 dei marchi
anteriori n. 301997900618370 e n. 751271, posti a base dell’opposizione riunita n. 652018000002237,
seguendo tali questioni l’assorbimento di quelle attinenti il confronto tra tali prodotti e servizi e quelli del
segno contestato.
f) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione
Un rischio di confusione sussiste quando il pubblico di riferimento può essere indotto, attraverso l’utilizzo di
marchi identici o comunque simili tra loro, a credere che prodotti o servizi provengano dalla medesima impresa
o tra imprese collegate tra loro.
Secondo la costante giurisprudenza nazionale e dell’Unione Europea, per determinare la sussistenza del rischio
di confusione occorre effettuare una valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti
il caso di specie. Tale esame implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione e, in
particolare, la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Un basso grado di
somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i
marchi e viceversa.
Nel caso in esame, nella valutazione complessiva del rischio di confusione, si è rilevato: per l’opposizione
riunita n. 652018000002237, che i servizi rivendicati dai marchi contrapposti sono identici e che i segni
medesimi sono simili in grado medio-alto a livello visivo, medio-alto a livello fonetico e medio a livello
concettuale; per l’opposizione riunita n. 652018000002592, che i prodotti rivendicati dai marchi contrapposti
C2 Generalsono identici e che i segni medesimi sono simili in grado medio-alto a livello visivo, medio-alto a livello
fonetico e medio a livello concettuale.
Successivamente, valutando il livello di riconoscibilità dei marchi anteriori, si è visto che essa è data dall’unico
elemento verbale che li compone, ossia il termine “WIND”, che, rendendo il segno non associabile ai prodotti
e i servizi rivendicati, attribuisce allo stesso un carattere distintivo alto.
Per quanto riguarda, invece, gli elementi distintivi e dominanti dei segni, non si sono ravvisati tratti del genere
in nessuno nei marchi anteriori n. 301997900618370 e n. 7332455, essendo questi di tipo denominativo,
dunque rappresentabili in qualsiasi carattere e colore e, quindi, privi per definizione di elementi tali da potersi
considerare chiaramente più distintivi o visivamente più appariscenti rispetto ad altri (vedi, tra le altre,
decisione EUIPO del 20 Giugno 2019, Opposizione B 2 999 673, Laboratorios Indas c/ Prima-derm S.L.). Per
quanto concerne, invece, sia il marchio anteriore n. 7332455, sia il marchio contestato, l’elemento dominante
e distintivo è rappresentato dalla parola “WIND”.
Infine, considerando il rischio di confusione, nell’ipotesi in questione esso dev’essere valutato, come visto,
prendendo come riferimento, per i prodotti designati in classe 25 dal marchio contestato e dal marchio
anteriore n. 7332455, i servizi “Fornitura accessi internet” in classe 38 del marchio contestato e tutti i servizi
nella medesima classe dei marchi anteriori n. 301997900618370 e n. 751271, sia un consumatore medio,
ovvero un soggetto normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, che solo raramente ha la
possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento all’immagine non
perfetta che ne ha mantenuto nella memoria, sia, per quanto concerne i servizi “fornitura di servizi d’accesso
a piattaforme e-commerce su internet” in classe 38 del marchio contestato, una clientela di tipo
commerciale/professionale, come tale più attenta e informata, poiché si pone acquirente nell’ambito della
propria attività lavorativa.
Pertanto, in base ad una valutazione globale sulla sussistenza del rischio di confusione tra segni contrapposti,
può affermarsi, per entrambe le opposizioni riunite n. 652018000002237 e n. 652018000002592, che la
somiglianza visiva e l’identitá fonetica e concettuale tra il marchio contestato ed i marchi anteriori, dovuta
all’utilizzo condiviso del termine “WIND”, può ragionevolmente determinare un rischio di confusione per il
pubblico, quantomeno sotto il profilo del rischio di associazione, relativamente ai prodotti ed ai servizi
contestati e quelli posti a base delle suddette opposizioni riunite.
Dunque, alla luce delle valutazioni sopra svolte, sulla base degli orientamenti giurisprudenziali e dei principi
espressi dalla Commissione dei ricorsi, considerati tutti i fattori di rilevanza, compresa l’interdipendenza tra
gli stessi che implica la valutazione globale del rischio di confusione, si ritiene che le opposizioni riunite n.
652018000002237 e n. 652018000002592 debbano essere accolte ai sensi dell’articolo 12 comma 1, lettera
d), C.P.I.; pertanto:
La domanda di registrazione di marchio n. 302017000072766 è respinta per i seguenti prodotti e servizi:
- Abbigliamento impermeabile, abbigliamento sportivo, abbigliamento casual, abbigliamento da lavoro,
abbigliamento da donna, capi abbigliamento resistenti al vento, abbigliamento isolamento termico,
abbigliamento, abbigliamento da uomo (Classe 25 della Classificazione di Nizza).
- Fornitura accessi internet, fornitura di servizi d’accesso a piattaforme e-commerce su internet (Classe
38 della Classificazione di Nizza).
Ai sensi dell’articolo 56 comma 4, D.M. 13 gennaio 2010, n, 33 (Regolamento di attuazione del C.P.I.), la
parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare in tutto o in parte i costi relativi al
diritto di opposizione nonché, entro il limite di euro 300,00, le spese di rappresentanza professionale, sostenute
dalla controparte, se richiesti.
Nel caso in esame, poiché le opposizioni riunite n. 652018000002237 e n. 652018000002592 sono accolte, le
spese seguono la soccombenza e il Richiedente sopporta sia l’onere del rimborso dei diritti di opposizione
versati dalla controparte WIND TRE S.P.A. pari ad € 250,00, nonché delle spese di rappresentanza
C2 Generalprofessionale pari ad € 300,00 come previsto dall’art. 56, comma 4 del decreto ministeriale n. 33/2010, sia
l’onere del rimborso dei diritti di opposizione versati dalla controparte WIND SPORTSWEAR GMBH pari ad
€ 250,00, nonché delle spese di rappresentanza professionale pari ad € 300,00 come previsto dall’art. 56,
comma 4 del decreto ministeriale n. 33/2010.
Si precisa che la determinazione dei tempi e modalità di corresponsione delle spese, come stabilite, rientra
nell'ambito dell'autonomia delle Parti, non avendo l'Ufficio alcuna competenza al riguardo.
L’Esaminatore
(dott. Andrea Caldaroni)
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