La valutazione economica del software - prof. Roberto Moro ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Opinioni
Diritto d’autore
Tutela del software
La valutazione economica
del software
di Roberto Moro Visconti - Docente di Finanza Aziendale nell’Università Cattoli-
ca di Milano - Dottore commercialista
Il software, sinteticamente inteso come sequenza di istruzioni informatiche per eseguire funzioni su di-
spositivi hardware, rientra nell’ambito delle immobilizzazioni immateriali e presenta, per la sua pervasività
nella vita quotidiana, uno strumento ormai irrinunciabile per qualsiasi fruitore.Ne derivano problematiche
giuridiche assai articolate, qui richiamate in sintesi, e anche sofisticati metodi di valutazione economica,
anche al fine della stima del danno da contraffazione, in uno scenario evolutivo caratterizzato da forti di-
scontinuità tecnologiche.
1. Definizione e caratteristiche po di un software che utilizza linguaggi informatici
del software poi eseguiti da un calcolatore.
La definizione del concetto di software, non priva
In termini generali, il software (o programma) è
di ambiguità anche per le sue caratteristiche tecni-
una sequenza informatica di istruzioni, scritte in un
che in continua evoluzione, è anche strumentale al
linguaggio di programmazione (C, Visual Basic …)
suo inquadramento sotto il profilo giuridico. Se-
per ottenere un determinato risultato e per com-
condo una prima definizione, fornita dall’organizza-
piere funzioni in un dispositivo elettronico; tali
zione mondiale della proprietà intellettuale (OM-
istruzioni formano il codice sorgente, trasformato PI) nel 1984, il software è “espressione di un insie-
mediante un compilatore in codice oggetto, che la me organizzato e strutturato di istruzioni in qualsia-
CPU (Central Processor Unit) è in grado di elabora- si forma o su qualunque supporto capace, diretta-
re (1); in altri termini, esso è rappresentato dalle mente o indirettamente, di far eseguire o far otte-
informazioni (dati) e dalle regole (programmi) atti nere una funzione o un compito o far ottenere un
a gestire detti dati. Tali informazioni possono esse- risultato particolare per mezzo di un sistema di ela-
re quindi rappresentate da uno o più programmi, borazione elettronica dell’informazione”.
oppure da uno o più dati, oppure da una combina- Nella lingua inglese "software" nasce per contrap-
zione dei due. Il codice sorgente di un software pro- posizione al termine "hardware" (2) e dalla compo-
prietario solitamente non viene diffuso e viene ri- sizione delle parole "soft" (in italiano "morbido",
tenuto un segreto commerciale. "tenero", “soffice”, "leggero") e "ware" (in italiano
Il software rappresenta un elemento fondamentale "merci", "articoli", "prodotti", "mercanzie").
dell’informatica (computer science), che si occupa In base alle diverse caratteristiche, i software posso-
del trattamento dell’informazione attraverso proce- no essere classificati anzitutto in base a:
dure automatizzabili, utilizzando algoritmi, vale a - le funzioni che soddisfano (contabilità, consulta-
dire procedimenti formali che risolvono problemi zione documenti, video-scrittura di documenti, fo-
(di natura procedurale, computazionale, etc.), in- gli di calcolo, gestione paghe, database grafica …);
terpretandone la calcolabilità attraverso un nume- - il grado di apertura della licenza (libero utilizzo o
ro finito di passaggi. Gli algoritmi, di norma basati proprietario);
su concetti matematici, rappresentano un aspetto - l’istallabilità presso apparecchiature hardware o
cardine nella fase di programmazione dello svilup- portabilità, con evoluzioni Internet che hanno
(1) Per maggiori approfondimenti, si veda, ex plurimis: H. ter, ovvero tutte quelle parti elettroniche, elettriche, meccani-
Sedehi, Ingegneria Economica del software, 1997, Apogeo, Mi- che, magnetiche e ottiche che ne consentono il funzionamen-
lano. to.
(2) Il termine “hardware” indica la parte fisica di un compu-
Il Diritto industriale 5/2014 421Opinioni
Diritto d’autore
aperto lo spazio al cloud computing, che permette di ternazionali IAS/IFRS e dalla norma civilistica,
archiviare dati (backup) ed elaborare informazioni nel tempo sta diventando sempre più aderente ai
in remoto (data as a service), ovvero di utilizzare nuovi standard valutativi, prevedendo l’allineamen-
programmi sempre in remoto, fuori dal computer to dei valori contabili iscritti in bilancio e basati
fisico o dalla LAN locale (software as a service), at- sul costo al fair value (4).
traverso un cloud provider esterno che utilizza me- In particolare, il principio contabile nazionale OIC
morie di massa in outsourcing; 24 (5) distingue il software, in base alle sue caratte-
- il sistema operativo (3) su cui possono essere uti- ristiche intrinseche, in:
lizzati (DOS, Unix, Mac OS, Linux, Windows, a) software di base: costituito dall'insieme delle
Android, iOS …); istruzioni indispensabili per il funzionamento del-
- il tipo di interfaccia che li utilizza (PC singoli op- l'elaboratore (hardware);
pure in rete, a livello testuale o grafico); b) software applicativo: costituito dall'insieme delle
- le criticità dei processi che governano. istruzioni che consentono l'utilizzo di funzioni del
Il termine “suite” si riferisce invece a un software software di base al fine di soddisfare specifiche esi-
strutturato in diversi programmi/moduli, solita- genze dell'utente.
mente configurabili separatamente ma facenti par- I costi per la produzione o l'acquisto del software di
te di un'unica soluzione informatica (come, ad base devono essere capitalizzati insieme al bene
esempio, i pacchetti applicativi di office automation materiale (hardware) cui esso appartiene, conside-
o gli antivirus). rata la stretta complementarietà economica tra i
La realizzazione di un software è un'attività com- due elementi. Il relativo ammortamento viene ef-
plessa e articolata in più fasi, partendo da una piat- fettuato nel periodo minore tra quello di utilità fu-
taforma base di programmi (ad es., Java) su cui so- tura del software di base e la vita utile (6) del bene
no sviluppate applicazioni e personalizzazioni, nel- materiale pertinente.
l’ambito di un ambiente di esecuzione, e per questo Per quanto riguarda invece il software applicativo,
motivo esso viene in genere associato ad un pro- il predetto principio OIC 24 articola come segue:
dotto ingegneristico, ma se ne differenzia soprattut- - software applicativo acquistato a titolo di proprietà: i
to per la plasmabilità secondo necessità. relativi costi sono iscritti nella voce B.I.3 “Diritti
di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle
2. Iscrizione in bilancio e aspetti fiscali opere dell'ingegno” della classe “Immobilizzazioni
immateriali”. Tali costi sono ammortizzati a quote
Gli aspetti contabili connessi all’iscrizione in bi- costanti nel periodo di prevista utilità futura, se de-
lancio del software assumono un ruolo rilevante terminabile; altrimenti, in tre esercizi, inteso come
per la sua valutazione economica, anche nell’ambi- periodo presunto di utilità dei costi per software,
to delle stime dei danni da contraffazione, che pos- data l'elevata obsolescenza tecnologica cui è sotto-
sono ricomprendere, specularmente, anche la con- posto di norma il software;
tabilità del contraffattore. In senso ampio, rileva il - software applicativo acquistato a titolo di licenza d'u-
loro impatto: so a tempo indeterminato: i relativi costi sono tratta-
- sui ricavi, costi e margini economici differenziali; ti come nel caso di acquisto a titolo di proprietà
- sugli accantonamenti patrimoniali (di riserve di (B.I.3);
utile, in seguito alla destinazione a riserva del risul- - software applicativo acquistato a titolo di licenza d'u-
tato d’esercizio …); so a tempo determinato: se il contratto di licenza
- sui flussi finanziari in entrata, in uscita e netti. d'uso prevede il pagamento di un corrispettivo pe-
La disciplina contabile per la registrazione delle riodico, i relativi costi sono imputati a conto eco-
immobilizzazioni immateriali, dettata dai principi nomico quando sostenuti. Se, invece, il software
contabili nazionali OIC e dai principi contabili in- acquistato su licenza d'uso prevede il pagamento di
(3) Il termine “sistema operativo” (operating system) si riferi- (5) Cfr. http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/upload-
sce a quell’insieme di componenti software, che consente l'uti- s/downloads/2010/11/2005-05-30_Principio-24_Imm-immate-
lizzo di varie apparecchiature informatiche (ad esempio di un riali.pdf.
computer, un tablet o uno smartphone) da parte di un utente. (6) Per vita utile s’intende il periodo di tempo durante il
(4) In dottrina, si veda: V. Antonelli, Novità in tema di iscri- quale l'impresa prevede di poter utilizzare l'immobilizzazione,
zione del software nel bilancio di imprese utilizzatrici, in Contabi- ovvero le quantità di unità di prodotto (o misura similare) che
lità, finanza & controllo, 2012, 35, 3; M. Brusaterra, Costi per l'impresa si attende di poter ottenere tramite l'uso dell’immobi-
acquisto di software, in Guida alla contabilità & bilancio, 2010, lizzazione.
22.
422 Il Diritto industriale 5/2014Opinioni
Diritto d’autore
un corrispettivo “una tantum” pagato all'inizio a va- La capitalizzazione dei costi inizia solamente dopo
lere per tutto il periodo di licenza, i relativi costi che la società sia ragionevolmente certa del com-
sono iscritti nella voce B.I.4 “Concessioni, licenze, pletamento e dell'idoneità all'uso atteso del nuovo
marchi e diritti simili” della classe “Immobilizzazio- software. Tale momento potrà variare a seconda
ni immateriali”. Tali costi sono ammortizzati a della natura del progetto (7).
quote costanti nel periodo di durata della licenza Infine, sempre secondo il principio contabile OIC
d'uso; 24, qualunque sia il tipo di software ed il criterio di
- software applicativo prodotto per uso interno “tutela- iscrizione nell'attivo scelto, data la rapidità del suo
to”: se il software prodotto internamente è tutelato processo di obsolescenza tecnologica, è necessario
ai sensi della legge sui diritti d'autore, i relativi co- effettuare alla fine di ciascun esercizio un'analisi
sti sostenuti internamente sono iscritti nella voce critica del suo utilizzo all'interno dell'azienda e, se
B.I.3 “Diritti di brevetto industriale e diritti di uti- da essa risulta che il software non viene più utilizza-
lizzazione delle opere dell'ingegno” della classe to o il suo utilizzo non è economico, procedere ad
“Immobilizzazioni immateriali”. La metodologia di una svalutazione straordinaria del suo valore netto
calcolo degli ammortamenti è la stessa del software contabile.
acquistato a titolo di proprietà; Per quanto concerne gli aspetti fiscali, rileva la di-
- software applicativo prodotto per uso interno “non stinzione fra software iscritti nella voce B.I.3. (ope-
tutelato”: i relativi costi possono essere o imputati a re dell’ingegno) o B.I.4 (licenze) dell’attivo patri-
costi nel periodo di sostenimento o, se hanno dato moniale (ex art. 2424 c.c.): l’art. 103 del T.U.I.R.
luogo a programmi utilizzabili per un certo numero (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - D.P.R.
di anni all'interno dell'impresa, capitalizzati ed 917/1986) per i primi dispone un ammortamento
iscritti nella voce B.I.7 “Altre immobilizzazioni im- fiscale in soli due esercizi mentre per i secondi pre-
materiali”. In questi casi, l'ammortamento dovreb- vede invece che l’ammortamento fiscale segua la
be essere effettuato in un periodo correlato al pre- durata del contratto di licenza.
visto utilizzo del software in azienda, se ragionevol- Gli aspetti fiscali rilevano anche per eventuali pro-
mente determinabile, altrimenti in tre esercizi a blematiche di transfer price, soprattutto all’interno
partire da quello di sostenimento dei costi.
dei gruppi societari, qualora i software siano con-
Secondo le linee guida per la capitalizzazione dei
centrati in royalty company estere, che ri-addebita-
costi nell'ambito di progetti di software sviluppato
no i canoni ad altre società del gruppo per la licen-
internamente, dettate dal citato principio contabi-
za degli stessi.
le OIC 24, solamente i costi diretti intesi in modo
restrittivo possono essere capitalizzati, mentre i co- 3. La tutela giuridica del software: cenni
sti indiretti attribuibili al progetto (affitti, am- introduttivi
mortamenti, costi del personale con funzioni di su-
pervisione …) non possono essere differiti, non fi- In ordine alle possibili forme di tutela, data la sua
gurando queste tipologie di costi tra quelli diretta- natura, il software potrebbe essere apparentemente
mente connessi alla creazione del software. Sono qualificato sia come invenzione industriale, goden-
pertanto capitalizzabili solamente gli stipendi ed i do così della tutela brevettuale, sia come opera del-
costi ad essi connessi del personale che ha lavorato l'ingegno, con la conseguente riconducibilità alla
direttamente sul progetto ed il cui lavoro sul pro- tutela del il diritto d'autore. La tutela del software
getto è propriamente documentato; inoltre, posso- mediante diritto d’autore o brevetto è stata, in pas-
no essere capitalizzati costi esterni attribuibili di- sato, oggetto di un ampio dibattito dottrinale e
rettamente al progetto di software. giurisprudenziale (8).
(7) Se il progetto ha un obiettivo specifico e si basa su di (8) Per maggiori approfondimenti, si veda: M. Bassini, Dirit-
una tecnologia provata (ad esempio, un sistema di contabilità to d'autore e tutelabilità dell'interfaccia grafica utente del soft-
fornitori), la capitalizzazione può iniziare prima, ma comunque ware: alcuni importanti rilievi della Corte di giustizia, in Diritto
non prima che la fase di fattibilità sia completata (cioè quando pubblico comparato ed europeo, 2011, 2; G. Dezzani, C. Santo-
inizia la fase di progettazione del sistema o il contratto con i riello, Responsabilità delle società e violazioni della normativa
terzi è firmato). Al contrario, se il progetto di software inserisce sul diritto d’autore in materia di software ed informatica, in La
una tecnologia non sperimentata in precedenza e ha un obiet- Responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2012, 2;
tivo ambizioso, la capitalizzazione deve essere differita fintanto G. De Sanctis, La tutela giuridica del software tra brevetto e di-
che la società ha concluso che il progetto è in grado di soddi- ritto d’autore, Milano, 2000; A. Piva, D. D’agostini, La tutela
sfare le esigenze (generalmente non prima che la fase di pro- giuridica dei programmi per elaboratore, in Mondo Digitale,
gettazione sia completata). 2003, 1, 67.
Il Diritto industriale 5/2014 423Opinioni Diritto d’autore In virtù di quanto disposto dall’art. 45 del d.lgs. grammi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi 30/2005 (codice della proprietà industriale), i pro- purché originali quale risultato di creazione intel- grammi per elaboratore non sono considerati in- lettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela ac- venzioni e, pertanto, non possono costituire ogget- cordata dalla presente legge le idee e i principi che to di brevetto. Il comma 3 del citato articolo affer- stanno alla base di qualsiasi elemento di un pro- ma tuttavia che l’esclusione della brevettabilità del gramma, compresi quelli alla base delle sue inter- software rileva solo nel caso in cui gli stessi siano facce. Il termine programma comprende anche il “considerati in quanto tali”. materiale preparatorio per la progettazione del pro- Quest’ultima locuzione permette quindi di afferma- gramma stesso”. re che i software siano brevettabili qualora entrino L'aspetto relativo all'originalità di un software assu- a far parte, direttamente o indirettamente, di nuovi me una determinante rilevanza per chi realizza e prodotti o di nuovi procedimenti, quindi di inven- sviluppa tali prodotti, soprattutto nell'ipotesi in cui zioni di per sé brevettabili. Il software è brevettabi- terzi pongano in commercio prodotti dalle caratte- le nel caso in cui sia parte integrante di un prodot- ristiche e dai contenuti analoghi. Secondo Cass., to brevettabile o talora anche singolarmente (9). 12 gennaio 2007, n. 581, “la creatività e l’originali- Così, secondo App. Bari, 19 gennaio 2005, “[…] il tà sussistono anche qualora l’opera sia composta da software è tutelato, anche penalmente, tramite la idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio normativa in tema di diritti d'autore, e non già per intellettuale di persone aventi esperienza nella ma- effetto di quella brevettuale, in quanto tale ultima teria propria dell’opera stessa, purché formulate ed normativa stante anche la naturale ripetitività organizzate in modo personale ed autonomo rispet- strutturale di molti software (che sovente utilizzano to alle precedenti. […]. l'elemento innovativo ri- nella struttura più algoritmi comuni, ed anche a siede nella capacità di adattare l'architettura appli- volte codici sorgente analoghi, per poi differenziar- cativa al caso e all'ambiente tecnologico specifico”. si nelle soluzioni operative ed applicative e nella La direttiva europea 2009/24/CE del 23 aprile presentazione finale all'utente) impedirebbe il riu- 2009, per quanto riguarda i criteri da applicare per tilizzo di un algoritmo già brevettato e quindi, in determinare se un programma per elaboratore co- ragione dei tempi tecnici necessari alla creazione stituisca o meno un'opera originale, rileva che non di algoritmi nuovi ed originali per non violare il dovrebbero essere valutati i meriti qualitativi o brevetto del primo ideatore, condotto a gap tecno- estetici del programma. logici e conseguentemente economici gravissimi a Secondo Trib. Milano, 2 agosto 2006, non può ri- danno di soggetti e comunità sociali con minore tenersi protetto dal diritto d’autore un software me- know-how e capacità tecnologica”. ra riproduzione di modelli ministeriali (siano esse La scelta del diritto d’autore a tutela dei program- trasposizioni in formato digitale da figure a stampa, mi per elaboratore è stata, sin dagli anni ’60, forte- o trasformazione di immagini digitali in diverso mente caldeggiata dai produttori di hardware, dal formato), ove le immagini in esso contenute risul- momento che in quei tempi il software era fornito tino prive di scelte grafiche e visive di rilievo tale insieme ad esso ed in formato sorgente, in modo da consentire l’individuazione di uno specifico, sia che l’utente potesse adattarlo alle sue esigenze, ma pur minimo, apporto dell’autore che valga ad evi- è solo con la nascita, negli anni ’70, di aziende denziarne un apprezzabile connotato di originalità produttrici di solo software, che esso acquista una rappresentativa e di personalità del tratto. sua indipendenza e quindi rende necessario uno sforzo sul piano giuridico per una migliore tutela. 4. La valutazione economico-finanziaria Con il d.lgs. 518/1992, che ha dato attuazione alla del software direttiva CEE 250/1991, venne per la prima volta Il software rientra nell’ambito delle immobilizzazio- inserita negli articoli 1 e 2 della l. 633/1941 (Legge ni immateriali (10) e pertanto la sua valutazione sul diritto d'autore) l'espressa tutela del software prende le mosse dai principi di stima normalmente quale opera dell'ingegno. Più specificamente l'art. applicabili agli intangibili, da adattare al caso di 2 al n. 8) rileva che sono oggetto di tutela “i pro- specie. (9) La giurisprudenza ammette la brevettabilità in sé del diritto industriale, Milano, 2012, 392. software che produce un effetto tecnico interno al computer (10) Conformemente alla tassonomia OIC, richiamata nel oppure che gestisce un apparato o procedimento esterno al par. 2. computer. Si veda ad es. A. Vanzetti, V. Di Cataldo, Manuale di 424 Il Diritto industriale 5/2014
Opinioni
Diritto d’autore
La valutazione economica del software può trovare 2) attualizzazione dei redditi o dei flussi di cassa de-
applicazione in fattispecie di natura contrattuale/- rivanti dallo sfruttamento della risorsa immateriale:
stragiudiziale ovvero per contenziosi, tipicamente secondo tale metodo, il valore è dato dalla somma-
inerenti ipotesi di contraffazione o concorrenza toria dei redditi attualizzati derivanti dallo sfrutta-
sleale. mento stesso della risorsa (in termini di royalties,
La valutazione del software deve essere effettuata fatturato atteso …);
con un approccio interdisciplinare, che consideri 3) attualizzazione delle royalties presunte (o di altri
congiuntamente diversi aspetti, apprezzandone ricavi), che l’impresa pagherebbe come licenziata-
l’impatto in un’ottica economico-finanziaria. ria o utilizzatrice se la risorsa immateriale non fosse
Si procederà di seguito a riepilogare i principali di proprietà;
metodi di valutazione patrimoniale ed economico- 4) attualizzazione dei redditi o dei flussi di cassa
finanziaria delle risorse immateriali. Seguirà, nei differenziali (incrementali): si basa sulla quantifica-
paragrafi successivi, uno specifico approfondimento zione e attualizzazione dei benefici e dei vantaggi
dedicato al software, nonché delle società sviluppa- specifici del bene immateriale rispetto a situazioni
trici (c.d. “software house”). "normali", cioè di prodotti non coperti da brevetta-
La valutazione è tipicamente limitata al solo soft- zione o tutelati a titolo di segreto industriale. Il
ware, in quanto entità giuridica a se stante, anche reddito incrementale è ottenuto per differenza tra i
se in taluni casi essa è associata ad altre attività – ricavi e costi relativi al bene immateriale, con at-
anzitutto immateriali – che hanno caratteristiche tualizzazione dei flussi differenziali e con esclusione
di contiguità e affinità col software e possono rap- di componenti reddituali estranei o poco rilevanti;
presentare, congiuntamente ad esso, un sinergico 5) attualizzazione delle perdite derivanti dalla ces-
portafoglio di intellectual property, rappresentante sione della risorsa immateriale: si basa sul presup-
un’intera azienda – a titolo di complesso organizza- posto che il venir meno della disponibilità della ri-
to di beni, ex art. 2555 c.c. – ovvero un suo organi- sorsa immateriale è suscettibile di determinare una
co ramo. Tra gli intangibili più prossimi al software riduzione del fatturato (giuridicamente assimilabile
rilevano, anzitutto, i brevetti (al punto che il soft- al "lucro cessante").
ware è ritenuto brevettabile in altri ordinamen- Lo screening delle transazioni che riguardano risorse
ti (11)) o i marchi cui un software può essere asso- immateriali, a titolo di vendita o licenza, utilizzan-
ciato. Ove il software non sia ancora portato a do i database internazionali oggi disponibili sul
compimento, la sua natura presenta affinità, anzi- web (14) può fornire utili indizi sul loro valore, an-
tutto da un punto di vista economico e sempre in che in un’ottica fiscale di comparazione, per stima-
un’ottica valutativa, con il know-how e i segreti in- re ai fini del transfer pricing il “valore normale” di
dustriali. transazioni tra controparti indipendenti.
I principali metodi – utilizzati singolarmente o in La scelta dei metodi da usare, nell’ambito di quelli
via complementare – dalla prassi professionale per sopra menzionati o di ulteriori varianti, dipende
la stima del valore delle risorse immateriali (12) so- dalla tipologia di risorsa immateriale e dalle finalità
no: e dal contesto della valutazione, ma anche dalla fa-
1) (determinazione dei) costi sostenuti per la rea- cilità con cui possono essere reperite informazioni
lizzazione della risorsa immateriale o da sostenere attendibili e significative sulla risorsa e sul mercato
per la sua riproduzione (13): secondo tale metodo, in cui essa si posiziona strategicamente.
il valore è determinato dalla sommatoria dei costi Dei diversi metodi va colta la complementarità
capitalizzati, sostenuti per la sua realizzazione o da nell’individuare – da diverse angolature – i polie-
sostenere per riprodurla; drici aspetti dell’intangible oggetto di valutazione,
(11) Si veda il par. 3. (13) La stima dei costi di realizzo di un software è un ele-
(12) J. A. Cohen, Intangible Assets. Valuation and Economic mento critico, che risente anche dell’incertezza del risultato e
Benefit, Wiley, New Jersey, 2005; J. Hand, B. Lev, Intangible dei fattori di rischio connessi, similmente a quanto avviene per
Assets: Values, Measures, and Risks, 2003, Oxford University le ricerche che portano alla brevettazione di invenzioni. Si veda
Press, Oxford; R. F. Reilly, R. P. Schweihs, Valuing Intangible anche W. L. Du, L. F. Capretz, A. B. Nassif, D. Ho, A hybrid in-
Assets, McGraw-Hill, New York, 1999; R. Ferrata, La valutazio- telligent model for software cost estimation. Journal of Compu-
ne delle tecnologie, Milano, 2000; A. Renoldi, La valutazione ter Science, 2013, 9, 1506-1513.
dei beni immateriali. Metodi e soluzioni, Milano, 19992; R. Raz- (14) Si vedano ad esempio siti come www.royaltysource.-
gaitis, Valuation and Dealmaking of Technology-Based Intellec- com; www.ktmine.com; www.royaltyconnection.com;
tual Property: Principles, Methods and Tools, Wiley, Oxford, www.royaltystat.com.
2009.
Il Diritto industriale 5/2014 425Opinioni
Diritto d’autore
atti a consentire una valutazione integrata: ad distribuito gratuitamente (freeware) o con modalità
esempio, le royalties presunte sono anche in fun- condivise (shareware), tipicamente con download
zione dei redditi o flussi di cassa incrementali che da internet. Tipico è il caso delle applicazioni (mo-
derivano dallo sfruttamento della risorsa immate- bile app istallate fisicamente sul dispositivo dell’u-
riale e che interagiscono anche con il plusvalore tente) per smartphone o tablet, che spesso sono gra-
di mercato o i moltiplicatori di società comparabi- tuite e trovano la loro ratio economica nel fatto
li; il patrimonio incrementale deriva da un accu- che consentono di incanalare in modo rapido e in-
mulo negli anni di reddito differenziale; i costi di tuitivo l’utente verso la fruizione di servizi anche a
riproduzione stimano i benefici futuri e la stima pagamento di e-commerce (App stores) o legati a
autonoma dell’avviamento differenziale media tra banner pubblicitari o ad altri revenue models. Le app
metodi patrimoniali e reddituali. I diversi metodi in molti casi non sono sviluppate da software house
dovrebbero in teoria portare a risultati simili, an- specializzate, ma anche da singoli inventori, che le
che se il metodo delle royalties presunte e del co- vendono o rendono disponibili, anche gratuita-
sto di riproduzione tendono talora a fornire valu- mente, sul web, con interazioni virali spesso asso-
tazioni più basse rispetto al metodo dei redditi dif- ciate a social networks.
ferenziali o alle comparazioni di mercato. La valutazione di un singolo software (stand alone),
in genere da perseguire mediante i metodi di valu-
4.1. Il revenue model delle software house tazione delle risorse immateriali, tendenzialmente
Le software house sono aziende specializzate princi- si distingue dalla valutazione delle software house,
palmente nella produzione di software e applicazio- per le quali è possibile applicare i canonici metodi
ni (sistemi operativi, office automation, sistemi per di valutazione delle aziende, tenuto conto delle
la progettazione, videogiochi …), sia per computer specificità del loro revenue model.
che per altro (tablet, smartphone, macchinari …). Una caratteristica intrinseca del software – e di
Fra le software house più conosciute si segnalano, a molte altre risorse immateriali – è la sua scalabilità,
titolo di esempio: Adobe Systems, Apple, IBM, derivante dal fatto che la sua fruizione, oggi preva-
Microsoft, Oracle, Symantec … lentemente legata ad un download dal web (gratuito
Le software house si distinguono in base alla tipolo- o a pagamento o con altre modalità di remunera-
gia di prodotto sviluppato (commerciale, particola- zione indiretta, ad esempio legata alla fruizione di
re, customizzato, on-demand, singoli componenti, contenuti editoriali o legati ad altri media), com-
hosting providers …) e in base all’attività svolta porta, in capo al titolare dei diritti, il sostenimento
(prodotti specifici su commessa o prodotti in serie di costi fissi cui si associano costi variabili (deri-
ready-to-use). vanti da ciascuna fruizione incrementale del soft-
I ricavi di una software house si riferiscono princi- ware, da parte di nuovi utenti) tendenzialmente
palmente alla vendita dei software ovvero alla lo- nulli.
ro concessione di licenza (tendenzialmente alea- La scalabilità fa sì che la software house che vende
tori), nonché a quelli (anche futuri) correlati con software proprietario, una volta raggiunto un punto
i contratti di manutenzione e assistenza periodica di pareggio economico in cui i ricavi eguagliano i
alla clientela (teoricamente costanti e meno vo- costi fissi sostenuti, possa a quel punto avere ricavi
latili). ulteriori e incrementali, di fatto svincolati da costi
La licenza è il contratto d’uso con il quale il titola- che sono già stati sostenuti, consentendo in tal
re dei diritti d’autore con connesso sfruttamento modo di conseguire profili di marginalità economi-
economico del software proprietario (closed source), ca anche assai rilevanti.
definisce il regime giuridico di circolazione e le li- Diverso è il caso di software house che forniscono
mitazioni nell'utilizzo e nella cessione dell'opera. servizi di customizzazione di software, adattandone
Nel caso del software libero (open source), non è le piattaforme base ad esigenze personalizzate degli
previsto corrispettivo per il suo utilizzo. utenti, con addebito ai clienti di ore uomo (c.d.
Una tendenza di recente seguita da alcune grandi body rental), tipicamente in assenza dei requisiti di
società (come, ad esempio, Adobe Systems) consi- scalabilità sopra descritti.
ste nell’indirizzare il proprio revenue model più ver-
so la concessione in licenza temporanea (rinnova- 4.2. Applicabilità al software dei metodi
bile) di pacchetti di programmi piuttosto che la empirici ed analitici di valutazione
vendita di singoli software con uso perpetuo. In L’applicabilità al software dei diversi metodi di va-
molti casi, il software è liberamente fruibile e viene lutazione ut supra illustrati richiede un adattamen-
426 Il Diritto industriale 5/2014Opinioni
Diritto d’autore
to che ne consideri le intrinseche caratteristiche, orizzonte temporale, comunque non superiore alla
anche tenuto conto del revenue model in preceden- sua scadenza.
za descritto, se del caso anche in un’ottica stand Il concetto di reasonable royalty può assumere rilie-
alone, in cui il software è atomisticamente conside- vo anche in ambito contenzioso nella quantifica-
rato ed è quindi "estraibile" dall’azienda e distinta- zione del danno da contraffazione.
mente valutabile. La valutazione può essere effet- Nella valutazione di un'azienda con un software da
tuata per finalità diverse, anche in sede contenzio- valutare, la presenza di contratti di licenza è parti-
sa, in caso di concorrenza sleale con appropriazio- colarmente apprezzata dagli investitori, anche per-
ne, replicazione e/o imitazione indebita e usurpa- ché genera ricavi tipicamente non occasionali e
zione di software, in violazione del diritto di esclu- costituisce un segnale verso l'esterno del patrimo-
sività; rilevano, in tale ambito, anche i tradizionali nio tecnologico e della capacità innovativa della
concetti civilistici imperniati sul danno emergente società.
e, in un’ottica prospettica, sul lucro cessante, an- Lo sfruttamento del software è alternativamente le-
che al fine della protezione dei margini, proiettan- gato al pagamento di: royalties periodiche, importo
do le quote di mercato prospettiche e la loro con- una tantum, utilizzo a consumo (pay per use), manu-
trazione, considerando anche il mancato recupero tenzioni periodiche, supporto tecnico, aggiorna-
degli investimenti effettuati. menti, etc. I ricavi derivanti dai servizi di manu-
Il deperimento e l’erosione di valore, nel caso degli tenzione, aggiornamento, etc., tendono in molti
intangibles e del software in particolare, deriva dalla casi a superare quelli legati alla mera licenza del
prodotto (16); di ciò si dovrà tenere conto nella
sua potenziale obsolescenza e succedaneità tecnolo-
stima economica, anche in caso di contraffazione.
gica, che ne azzerano i connotati esclusivi. La va-
lenza strategica del software va apprezzata anche in B) Il metodo del reddito incrementale
termini di unicità, specificità, non permeabilità ed
Il valore di una risorsa immateriale è tanto maggio-
esclusività, che sono alla base di killer applications re quanto più elevati sono i risultati economici
che spiazzano il mercato, cui va associata una fles- operativi attesi associabili alla risorsa medesima.
sibile versatilità, anche in termini di applicazioni a Pertanto, ove si consideri un’impresa in funziona-
più settori, con adattamenti personalizzati. mento (going concern), il contributo di un bene im-
A) Il metodo delle royalties presunte
materiale in termini di incrementi di prezzo e/o di
volumi (e quindi, di margine economico) alla red-
Un metodo empirico agevolmente applicabile si ditività d’impresa può essere misurato attraverso il
basa sulla determinazione delle "royalties presunte" metodo dei redditi differenziali, che determina il
che il titolare di una risorsa immateriale avrebbe valore della risorsa immateriale in misura pari al
richiesto per autorizzare dei terzi allo sfruttamento valore attuale della sommatoria dei sopra definiti
dello stesso (si parla anche di metodo del "prezzo redditi differenziali che presumibilmente essa pro-
di consenso"). Il relief-from-royalties method è parti- durrà in futuro. Il software è quindi valutabile se ed
colarmente indicato laddove si voglia arrivare alla in quanto all’origine di tangibili benefici economi-
determinazione di un valore di scambio della risor- ci differenziali e future utilità potenziali, che si
sa immateriale. estrinsecano in un premium price.
Il presumibile valore di mercato di una risorsa im- Il numero di anni dell’attualizzazione del reddito
materiale è stimabile come somma attualizzata del- derivante dallo sfruttamento della risorsa immate-
le royalties (15) presunte (che l’impresa pagherebbe riale dipende dal suo ciclo vitale (vita utile).
come licenziatario se la risorsa immateriale non Una possibile variante si fonda sulla stima del mar-
fosse di proprietà) attualizzate, in un determinato gine operativo lordo (17) incrementale o di altri
(15) Il concetto di royalty (canone), che etimologicamente (16) Si veda M. A. Cusumano, The Changing Software Busi-
deriva dalla "rendita sovrana", è generico e può meglio essere ness: Moving from Products to Services, in Computer, 2008, 41,
specificato - come tipicamente si fa nei contratti di licenza - in- 1, 20, doi:10.1109/MC.2008.29.
dividuandone la natura esclusiva o meno, le categorie merceo- (17) I margini economici operativi come l’EBITDA (Earning Be-
logiche e il territorio di applicazione, la durata, la possibilità o fore Interest and Taxes), noto anche come MOL (Margine Operati-
meno di sub-licenziare e altre caratteristiche. Sotto il profilo vo Lordo) e contabilmente ricavabile, secondo la classificazione
economico, rileva anche l'analisi del mercato effettivo e poten- delle voci di conto economico proposta dall’art. 2425 c.c., dalla
ziale di riferimento, l'impegno a sviluppare e sostenere l’intan- differenza tra Valore e Costi della Produzione (A) - (B), cui devono
gible con adeguati investimenti, la profittabilità del prodotto, essere sommati costi non monetari come gli ammortamenti (voce
etc. 10) e gli accantonamenti (voce 11), hanno una natura anche fi-
Il Diritto industriale 5/2014 427Opinioni
Diritto d’autore
margini economici parziali (18) che la risorsa im- cupare nel mercato le posizioni raggiunte dallo stesso
materiale consente di ottenere, cui si applica un alla data di valutazione. Si tratta pertanto di indivi-
congruo moltiplicatore desunto da negoziazioni di duare i costi più significativi sostenuti, considerando-
intangibles comparabili. In via complementare o al- ne anche la percentuale rispetto alle vendite:
ternativa rispetto al reddito incrementale, si può - costi di ricerca e sviluppo;
considerare il flusso di cassa (19) addizionale gene- - costi per materia prima;
rato dalla risorsa immateriale. - ore lavorate;
L’utilizzo della risorsa immateriale agisce sui margi- - altri oneri accessori.
ni economici espressi dal differenziale tra ricavi e L’identificazione di un costo storico di produzione,
costi operativi in quanto idealmente consente sia basato su una contabilità analitica che consenta di
di incrementare i ricavi (con maggiori vendite di- separare funzionalmente i costi per il software dagli
rette o con royalties attive da licenze) sia di ridurre altri, è propedeutica alla stima di un costo attuale
i costi, producendo con tecniche meno labour in- di riproduzione, avente natura di investimento e
tensive ed idonee a consentire risparmi di altri costi quindi orientato ai benefici futuri attesi e alle po-
(produttivi, organizzativi, energetici …). tenzialità di ritorno economico.
La stratificazione di redditi differenziali grazie al soft- Un passo avanti rispetto al metodo precedente è co-
ware genera un patrimonio incrementale, che espri- stituito dal procedimento del costo di riproduzione di
me il differenziale (positivo) tra valore di mercato e una risorsa immateriale funzionalmente equivalente,
valore contabile dell’azienda; trattasi di un elemento che sostituisce ai costi storici i costi di riproduzione
idoneo a esprimere – in modo un po’ grossolano ma ex novo del bene, vale a dire i costi che sarebbe ne-
spesso efficace – il plusvalore (a titolo di avviamento cessario sostenere al momento della valutazione per
non contabilizzato) di assets intangibili che assai di ricostruire lo stesso valore che la risorsa immateriale
rado trovano "conferma" nel loro valore contabile. ha raggiunto in quello stesso momento.
Sia il metodo qui considerato, sia quello sub A) Nel procedimento ora esaminato permane comun-
delle royalties presunte, è riconducibile, in senso la- que il limite di non considerare la redditività del-
to, ai metodi reddituali, basati su una proiezione di l’investimento e anche il costo opportunità deri-
redditi futuri normalizzati, da scontare in un oriz- vante dal mancato immediato utilizzo della risorsa
zonte temporale predefinito (o illimitato), coerente immateriale. I costi di riproduzione sono potenzial-
con la vita utile attesa del software, ad un congruo mente esprimibili anche in termini di danno emer-
tasso, che incorpori anche il rischio connesso alla gente e lucro cessante per i ricavi mancati.
manifestazione futura attesa del reddito, in termini L’esistenza di costi fissi elevati ed incerti connessi
sia di an, sia di quantum. alla ricostruzione del software rappresenta una bar-
riera all’ingresso, che segmenta il mercato e allon-
C) La stima del costo sostenuto tana i competitors.
(o di riproduzione)
In assenza di dati disponibili sulla capacità di reddito, 4.3. Il metodo CO.CO.MO.
un’alternativa possibile è quella del costo sostenuto CO.CO.MO. (COnstructive COst MOdel) (20) è
in passato per creare la risorsa immateriale e per oc- un modello matematico creato da Barry Boehm
nanziaria e rappresentano, in tale ambito, la liquidità generata dal- diversi margini parziali, dal MOL alla differenza tra valore e co-
la gestione economica operativa. Date le sue caratteristiche eco- sti della produzione (A-B) fino al risultato ante imposte o netto.
nomiche-finanziarie, l’EBITDA è molto usato nella valutazione del- Nella valutazione alternativa tra attendibilità e significatività, si
le aziende e al suo valore medio prospettico è tradizionalmente evidenzia che i valori lordi nella parte “alta” del conto econo-
associato un congruo moltiplicatore (basato su transazioni di mer- mico scalare sono più attendibili, in quanto meno influenzati
cato confrontabili e individuabile in un intervallo tra 2-3 volte e da politiche di bilancio, ma meno significativi di quelli netti,
10-12 volte, con picchi superiori in casi eccezionali), al fine di per- omnicomprensivi.
venire al valore complessivo dell’azienda (Enterprise Value). Sot- (19) Si può utilizzare un flusso di cassa operativo, da scon-
traendo all’Entreprise Value la Posizione Finanziaria Netta (o som- tare ad un costo del capitale medio ponderato, per esprimere
mandola, nei limitati casi in cui è positiva), si perviene all’Equity il valore del software per i soci e i creditori (corrispondente
Value, che rappresenta il valore di mercato del patrimonio netto, idealmente al valore dell’intera azienda, in cui il software è l’u-
che esprime il valore per i soci. Il reddito differenziale espresso nico asset), ovvero si può utilizzare un flusso di cassa netto, da
dal MOL può quindi essere inteso anche come flusso di cassa scontare al costo del capitale proprio, ove si consideri il solo
operativo (al lordo dell’impatto della gestione finanziaria e straor- valore residuale di pertinenza dei soci.
dinaria e delle imposte) incrementale derivante dallo sfruttamento (20) Per approfondimenti, si veda: B. Boehm, R. Valerdi, J.
del software. A. Lane, A. Winsor Brown, COCOMO suite methodology and
(18) Considerando il conto economico scalare, a partire dal- evolution, in The Journal of Defense Software Engineering,
la sua formulazione civilistica ex art. 2425, si possono utilizzare April, 2005, 20; M. Denne, J. Cleland-Huang, Software by
428 Il Diritto industriale 5/2014Opinioni
Diritto d’autore
(inizialmente nel 1981 e poi successivamente im- sulla base di coefficienti empirici, differenti in base
plementato) per stimare alcuni parametri fonda- alla classe di progetto (sopra indicata).
mentali (come il tempo di consegna e i mesi-uo-
mo) necessari per lo sviluppo di un software. 5. Cenni sulla stima economica del danno
Il modello è basato sullo studio di sessanta progetti da contraffazione
(con diversi linee di codice e linguaggi di program- Il danno da contraffazione che concerne il soft-
mazione) di una società californiana di automazio- ware tutelabile deve necessariamente essere riferi-
ne e sviluppo software. to, in via propedeutica, alla disamina tecnica dei
CO.CO.MO. è considerato un modello statico e diversi passaggi logico-consequenziali che ne de-
analitico; statico in quanto le variabili di ingresso scrivono i contenuti, anche attraverso la program-
e di uscita sono ben definite e fisse, analitico per- mazione ed esecuzione di algoritmi (23). La con-
ché può essere applicato non necessariamente ad traffazione può infatti colpire diversi passaggi della
un progetto nella sua interezza ma anche a sue par- “catena” del software, fino al punto di interessare i
ti. codici sorgente.
Esistono tre diverse versioni del modello, che si Gli aspetti tecnici che inquadrano il software sono
differenziano per la precisione con cui vengono sti- spesso assai complicati, ancorché non del tutto
mati i diversi valori: ignoti, in linea di principio, ad industrialisti abi-
- basic - la stima viene fatta partendo dalla dimen- tuati, ad esempio, a confrontarsi con brevetti o al-
sione del software da sviluppare calcolata in tri sofisticati intangibili, la cui intrinseca comples-
KNCSS (21). sità è proporzionale all’originalità o univocità, che
-intermediate - calcola lo sforzo di sviluppo del soft- giustificano una tutela anche sotto il profilo giuri-
ware come funzione della grandezza del program- dico. Ciò premesso, ne emerge una consecutio logi-
ma, espressa sempre in KNCSS, e su un insieme di co-interpretativa, anche ai fini della valutazione
indici di costi (cost-driver), che includono l'asse- nei giudizi di merito della fondatezza della doman-
gnazione soggettiva di valutazioni di prodotti, hard- da di risarcimento, che prende necessariamente le
ware, attributi di progetto e personali; mosse dagli aspetti tecnici del software e dalla con-
- advanced/detailed - incorpora tutte le caratteristi- seguente tutela giuridica, con ricadute anche di na-
che della versione intermedia, con una valutazione tura economica.
dell'impatto dei vari costi per ogni passo (analisi, I profili di identificazione della fattispecie e il peri-
progettazione ...) del processo di ingegneria del metro formale e sostanziale delle controversie sono
software. caratterizzati, a livello preliminare, da elementi di
Il CO.CO.MO. può essere applicato alle seguenti complessità spesso rilevanti, anche con riferimento
tre classi di progetti software: all’effettiva pertinenza dei diritti oggetto di tutela
- organici: progetti piccoli, nei quali team di poche e della loro riferibilità a soggetti che possono essere
persone lavorano a un insieme di rigidi requisiti; anche articolati, lungo una catena del valore che è
- semi-detached - sono nel mezzo delle tre tipologie tipica di processi incrementali e sequenziali, non
(sia per dimensione che per complessità) si adatta- necessariamente riferibili ad un unico “autore”.
no a progetti software nei quali team con esperienze Finché il software non è ultimato, il suo livello di
medie lavorano su requisiti di livello medio; protezione – come nel caso delle invenzioni non
- embedded - sono progetti che devono essere svi- ancora brevettate – può essere derubricato nell’am-
luppati con un hardware ristretto e con costrizioni bito del know-how o dei segreti industriali (24).
software e operazionali. Una volta accertata la sussistenza del danno risar-
L'equazione di base del CO.CO.MO. (22) esprime cibile (an debeatur), bisogna procedere alla sua
il numero di persone richieste per lo sviluppo di un spesso disagevole quantificazione, anche in ambito
software come rapporto fra lo sforzo applicato per- patrimoniale (quantum debeatur), e concernente
sone/mese (in funzione della stima di linee di codi- pure la spettanza degli utili anche prospettici (rile-
ce per il progetto) e il tempo di sviluppo in mesi, vanti per il lucro cessante), che si fonda su una va-
numbers, Prentice Hall, New Jersey, 2004. (22) Si veda A. A. Puntambekar, Software engineering,
(21) Unità di misura del codice sorgente di un software. Al Technical Publications, Pune, India, 2009, 91.
conteggio contribuiscono solo le linee che effettivamente con- (23) Si vedano le definizioni contenute nel par. 1.
tengono istruzioni; vengono pertanto ignorati i commenti e le (24) La direttiva comunitaria ammette, a certe condizioni, la
istruzioni spezzate su più righe vengono contate solo una vol- tutela con il diritto d'autore anche dei lavori preparatori.
ta.
Il Diritto industriale 5/2014 429Opinioni
Diritto d’autore
lutazione di tipo interdisciplinare che può sinergi- L’art. 13 della direttiva 2004/48/CE del 30 aprile
camente richiamare, da diverse angolature, tutte le 2004 suggerisce una quantificazione del danno pa-
macro-fattispecie sopra descritte (25). trimoniale causato dal contraffattore, commisurata
Il danno emergente è fondato, anzitutto, sul costo ai “diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti
di ricostruzione, idoneo a stimare, in chiave retro- qualora l’autore della violazione avesse richiesto
spettiva, quanto è costato produrre il software, l’autorizzazione per l’uso del diritto di proprietà in-
mentre il lucro cessante, in prospettiva, può essere tellettuale”. Con ciò, il riferimento alle royalties
meglio stimato in base alle mancate royalties pre- presunte è codificato come indice di tutela risarci-
sunte (o altri ricavi) che la contraffazione non toria (28) del quantum debeatur, anche in applica-
consente di conseguire. zione dell’art. 2043 c.c., da parte dell’usurpatore.
L’esistenza di un rapporto di concorrenza tra il Le linee guida sopra evidenziate costituiscono un
contraffattore e il titolare dell’esclusiva violata può prezioso punto di riferimento per individuare un
amplificare la portata del danno, anche in termini decalogo di valutazione che va calato nel contesto
di minori chances prospettiche per il titolare di giuridico di riferimento, al fine di trovare un’armo-
riappropriarsi di quote di mercato indebitamente nica composizione tra an e quantum, che altrimenti
sottratte, insieme a un più intenso rischio di con- rischia di sconfinare nell’indeterminatezza o arbi-
fondibilità tra soggetti operanti nello stesso settore. trarietà (29).
La seguente pronuncia fa riferimento alla perdita
Il ristoro del danno può assolvere diverse funzioni,
di utile correlato come parametro per la stima del
di tipo risarcitorio e/o reintegratorio, suscettibili di
lucro cessante:
stima anche sotto il profilo economico; il mancato
“Il fornitore di un servizio che sia rimasto vittima
profitto del titolare non sempre è esattamente sim-
di una pratica concertata di boicottaggio collettivo
metrico rispetto al profitto del contraffattore (l’ar-
idoneo a falsare in maniera consistente la concor-
ricchimento non necessariamente corrisponde al- renza sul mercato del software per la gestione del
l’impoverimento) e può essere stimato anche con personale ha diritto al risarcimento del danno subi-
il ricorso equitativo ad una royalty ragionevo- to sotto forma di lucro cessante, quantificabile nel-
le (26). la perdita dell'utile correlato a quei contratti che, a
L'art. 1223 c.c. prescrive che il risarcimento del seguito dell'iniziativa del boicottaggio, il fornitore
danno (27) (emergente) deve comprendere il man- ha visto svanire attraverso la loro disdetta o man-
cato guadagno; il legislatore opportunamente non cato rinnovo” (30).
individua criteri precisi di valutazione, alla stregua La quantificazione del danno ancorata sulle royal-
di parametri predeterminati, per cui spesso le diffi- ties (concettualmente simile al metodo di valuta-
coltà probatorie che s’incontrano nella quantifica- zione basato sulle royalties presunte, descritto in
zione del danno impongono al giudice di ricorrere precedenza) è presente nella seguente massima, ri-
a valutazioni prognostiche, a presunzioni, ovvero a ferita ai marchi ma adattabile al caso di specie:
valutazioni equitative dello stesso (art. 1226 c.c.), “Nel caso di contraffazione di marchio, la colpa del
quando il danno non può essere integralmente pro- contraffattore è presunta ed il danno è "in re ipsa",
vato nel suo preciso ammontare. Si veda anche sicché, accertata la contraffazione, deve essere ac-
l’articolo 125 CPI in tema di lucro cessante, da colta la domanda di condanna generica al risarci-
collegare funzionalmente con il danno emergente. mento dei danni. Il danno da contraffazione del
(25) Si veda E. Di Sabatino, Proprietà intellettuale, risarci- zione di brevetti, in Il risarcimento del danno da illecito concor-
mento del danno e restituzione del profitto, in Resp. civ., 2009, renziale e da lesione della proprietà intellettuale (atti del Conve-
5, 442, in http://www.bugnion.it. gno SISPI, Castel Gandolfo il 20-22 marzo 2003), Milano,
(26) Il criterio della mancata royalty può essere impiegato 2003.
anche all'interno di una valutazione equitativa, per orientare la (28) A. Plaia, Proprietà intellettuale e risarcimento del danno,
valutazione stessa. Torino, 2005, 10; E. A. Raffaelli, La contraffazione del software:
(27) Si veda M. S. Spolidoro, Il risarcimento del danno nel profili di diritto d’autore e di concorrenza sleale, in Riv. dir. indu-
codice della proprietà industriale. Appunti sull’art. 125 C.P.I., in striale, 1995, I, 49.
Riv. dir. industiale, 2009, 3, 149; V. Di Cataldo, Compensazione (29) Per una disamina giuridica del problema, si veda, ex
e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione di diritti di plurimis: M. Molfa, Osservazioni in tema di risarcimento del
proprietà intellettuale, Giur. comm., 2008, II; R. Bichi, La liquida- danno da contraffazione, in Riv. dir. industriale, 2003, II, 372; A.
zione del danno da contraffazione e le prospettive riconosciute G. Renoldi, L'incidenza economica della contraffazione e la mi-
dall'art. 125 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, in Riv. dir. indu- surazione del danno, in questa Rivista, 1999, II, 238.
striale, 2005, I; A. Genovese, Il risarcimento del danno da illecito (30) App. S. Maria Capua Vetere, 10 dicembre 2004, in
concorrenziale, Napoli, 2005; L. Mansani, Il danno da contraffa- Giur. it., 2006, 2, 317 con nota di Nebbia.
430 Il Diritto industriale 5/2014Opinioni
Diritto d’autore
marchio-titolo di periodico deve commisurarsi alla ratore è esaurito qualora il titolare del diritto d’au-
mancata percezione di royalties ed al discredito cau- tore che abbia autorizzato, foss’anche a titolo gra-
sato dalla erronea associabilità del proprietario del tuito, il download della copia su un supporto infor-
titolo ad una pubblicazione realizzata da terzi fuori matico via internet abbia parimenti conferito, a
del controllo del primo” (31). fronte del pagamento di un prezzo diretto a con-
Secondo altra giurisprudenza, in assenza di prova sentirgli l’ottenimento di una remunerazione corri-
del quantum, il danno deve essere stimato dal giu- spondente al valore economico della copia dell’o-
dice in via equitativa: “Il risarcimento del danno pera di cui è proprietario, il diritto di utilizzare la
subito per effetto di abusiva duplicazione di soft- copia stessa, senza limitazioni di durata”.
ware, in assenza di prova specifica in merito al Il danno da contraffazione, qui sinteticamente illu-
quantum da parte dell'attore, può esser liquidato strato, non esaurisce certo le fattispecie contenzio-
dal giudice secondo valutazione equitativa” (32). se legate al software, che possono essere legate – in
La Corte Europea di Giustizia (33), in tema di di- altri ambiti – ad esempio agli errori del software
stribuzione di copie di software (e quindi di even- con conseguenze dannose nei confronti di terzi, o
tuali danni associabili) rileva che: “Il diritto di di- ad atti di pirateria informatica (cybersquatting), con
stribuzione della copia di un programma per elabo- rilevanza, se del caso, anche penale.
(31) Trib. Voghera, 10 dicembre 1994, Soc. internaz. Milano c. Ametros, in Giur. it., 2004, 2354, con nota di Burzio.
F.C. e altro c. Soc. Mia ed., in Riv. dir. ind., 1995, II, 140, con (33) Corte giust. UE, Grande Sezione, 3 luglio 2012, in cau-
nota di Fazzini. sa C-128/11, in http://www.ricercagiuridica.com.
(32) Trib. Padova, 13 gennaio 2004, Soc. Microsoft e altro
Il Diritto industriale 5/2014 431Puoi anche leggere
