Registrazione e protezione del domain name - Unione Giuristi della Vite e del Vino - UGIVI Castello di Grinzane Cavour 23 settembre 2017 Dr. Luca ...

Registrazione e protezione del
        domain name

   Unione Giuristi della Vite e del Vino – UGIVI
          Castello di Grinzane Cavour

               23 settembre 2017

                Dr. Luca Barbero
                  © Luca Barbero 2017

AGENDA

▪Introduzione sui nomi a dominio
▪I nuovi Top Level Domains generici: il .wine e .vin
▪Strumenti di protezione dei diritti disponibili anche
 per i titolari dei segni distintivi nel settore del vino
▪Strategia di recupero dei nomi a dominio
 corrispondenti a segni distintivi utilizzati per la
 promozione e la vendita del vino e degli altri prodotti
 enogastronomici connessi.

▪Introduzione sui nomi a dominio

IMPORTANZA DEI NOMI A DOMINIO

▪ Uso per siti di corporate identity, e-commerce o fornitura di altri servizi
  online;
▪ Invio di messaggi a mezzo e-mail e newsletters;
▪ Comunicazione con clienti, fornitori, azionisti, media, dipendenti, etc.;
▪ Siti realizzati per promuovere determinati prodotti/servizi o come link
  dalle pagine ufficiali sui social media;
▪ Presunzione di legittimità dei siti basati su nomi a dominio
  identici o simili ai segni distintivi.

Il Domain Name System

▪ Ad ogni computer collegato a Internet è assegnato un numero di
  identificazione detto "Internet Protocol " (IP), che consiste in una sequenza
  numerica.
▪ Per fare fronte alla necessità sempre crescente di assegnare a ogni risorsa un
  IP dedicato (… Internet of things) si è passati dagli IPv4 (es. 217.18.106.88)
  agli IPv6 (es.2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344)
▪ E’ infatti molto più facile per gli utenti internet ricordare un indirizzo internet
  basato su un nome a dominio (ad esempio l’URL www.studiobarbero.com) in
  luogo del corrispondente indirizzo IP, ma è possibile accedere ugualmente a
  un sito digitando in qualsiasi browser sia il nome a dominio che l’indirizzo IP.
▪ Lo stesso vale per le e-mail come ad esempio:
  luca.barbero@studiobarbero.com o info@barbero.co.uk

I Root (radice) Name Servers

I Top Level Domains

▪ Il Domain Name System è organizzato quindi attraverso i
  cosiddetti Top Level Domains, i suffissi posizionati all’estrema destra
  di un indirizzo Internet (ad es. la porzione “.com” nel nome a dominio
  studiobarbero.com), e i nomi a dominio di secondo livello costituiti
  dalla stringa alfanumerica che può essere registrata dalle società, dalle
  organizzazioni e/o dagli individui.
▪ I Top Level Domains sono suddivisi in due principali categorie:
    ▪ i Top Level Domains generici (gTLDs) e
    ▪ i country code Top Level Domains (ccTLDs).

I Top Level Domains generici (gTLDs)

▪ I Top Level Domains generici sono attualmente amministrati da un
  gruppo di Registrars formalmente riconosciuti dalla “Internet Corporation
  for the Assigned Names and Numbers” (ICANN: per ulteriori informazioni
  http://www.icann.org ).
▪ Vi erano originariamente sette gTLDs poi diventati 22 (introduzione
  del .xxx il 18 marzo 2011).
▪ Parte di questi sono completamente “aperti”, i.e. non richiedono requisiti
  particolari per la registrazione, mentre altri sono “ristretti”, essendo
  riservati a soggetti in grado di soddisfare determinate condizioni.

L’ICANN

I country code Top Level Domains (ccTLDs)

▪ I country code Top Level Domain sono gestiti da varie autorità competenti
  che spaziano dalle università, ai centri di ricerca, alle organizzazioni no-profit,
  alle agenzie governative ma anche società private.
▪ Ci sono 280 country code Top Level Domains, caratterizzati da un country
  code composto da due lettere e tratto dallo standard 3166-1 della
  International Organisation for Standardisation
▪ (http://www.iso.org/iso/en/prods-services/iso3166ma/02iso-3166-code-lists/list-en1.html )
▪ Le policy di registrazione dei vari country codes si stanno evolvendo
  indipendentemente e pertanto si applicano regole anche sensibilmente
  diverse. Alcune restringono le registrazioni ad entità locali o con il responsabile
  amministrativo residente in tale territorio mentre altre non prevedono invece
  alcuna limitazione, come ad esempio Tuvalu a cui è assegnato il .tv.

▪I nuovi Top Level Domains generici:
il .wine e .vin

Lunga gestazione del progetto

   Inizio delle discussioni in seno all “Generic Names Supporting Organization”
    (GNSO) sin dal dicembre 2005 che si sono concluse nel Settembre 2007.

   Nel Giugno 2008, durante il meeting di Parigi, il Board dell’ICANN ha
    approvato la raccomandazione del GNSO per l’introduzione dei New gTLDs
    all’interno Root Servers

ICANN

20 giugno 2011 – Il Voto!!!

Nuovi Top Level Domains – 1930 domande

         http://newgtlds.icann.org/en/program-status/statistics

Nuovi Top Level Domains generici

   Sono state presentate 1930 applications (delle quali 201 sono state in
    seguito ritirate), comprensive di 1409 estensioni uniche, 230 estensioni
    richieste da più di un applicant e 116 Internationalized Domain Names.
       .app (13)
       .home, .inc (11)
       .art (10)
       .blog, .shop, .llc, .book (9)
       .design (8)
       .mail, .news, .hotel, .store, .web, .love, .cloud, .ltd (7)
       .wine (3)

Nuovi Top Level Domains generici

Nuovi Top Level Domains generici:
                      estensioni geografiche

   Alcuni esempi: .abudhabi, .alsace, .amsterdam, .barcelona, .bayern,
    .berlin, .boston, .brussels, .budapest, .dubai, .durban, .hamburg,
    .helsinki, .istanbul, .kyoto, .london, .madrid, .melbourne, .miami,
    moscow, .nyc, .osaka, .paris, .quebec, .rio, .roma, .stockholm, .swiss,
    .sydney, .tirol, .tokyo, .wales, .москва (Moscow), .рус (Russian
    Community), (. ‫ابوظبي‬Abu Dhabi), .广东 (Guandong), .广州 (Guangzhou)

Nuovi Top Level Domains generici:
                   .brand (664 applications)

   Alcuni esempi: .ALFAROMEO,. ALSTOM, .AMAZON, .AUDI, .BARCLAYS,
    .BBC, .BOSCH, .BUGATTI, .CALVINKLEIN, .CANALPLUS, .CANON,
    .CARTIER, .CHEVROLET, .CHLOE, .COACH, .CIALIS, .CLUBMED,
    .DELMONTE, .DELOITTE, .ERICSSON, .FERRARI, .FERRERO, .FIAT,
    .GOOGLE, .GUCCI, .HOTMAIL, .HONDA, .HYUNDAI, .JAGUAR,
    .KERASTASE, .KINDER, .LAMBORGHINI, .LANCIA, .LANCASTER.,
    .LANCOME, .LEGO, .LOREAL, MCDONALDS, .MERCK, .MICROSOFT,
    .MITSUBISHI, .NEWHOLLAND, .NIKE, .NIKON, .NOKIA, .OMEGA,
    .PANASONIC, .PANERAI, .PHILIPS, .ROCHER, .RICHEMONT, .SAMSUNG,
    .SANOFI, .SKYPE, .SYMANTEC, .SONY, .TOYOTA, .VIRGIN, .VISA,
    .VOLKSWAGEN, .VOLVO, .YAHOO.

Nuovi Top Level Domains generici:
                        estensioni generiche

   Alcuni esempi: .App, .art, .baby, .bargains, .boutique, .CAREERS, .CARs,
    .CHANNEL, .clothing, .company, .deal, .eat, .fashion, .film, .food,
    .green, .hotel, .inc, .insurance, .law, .lease, .luxury, .media, .mobile,
    .music, .news, .online, .PHOTOS, .pizza, .sale, .shoes, .shop, .store,
    .THEATER, .web, . 在线 (“online” in Chinese), “( .‫بازار‬bazaar” in Arabic),
    .コム (“com” in Japanese), Сайт (“site” in Cyrillic), .vin e .wine.

.VIN e .WINE

   Queste estensioni generiche sono state assegnate dall’ICANN nel
    2015 alla società americana Donuts, Inc (che ha vinto l’asta con
    gli altri due richiedenti).
   Approvate a seguito di un lungo dibattito dovuto ai timori di
    possibili frodi e rischi per la tutela delle denominazioni, dei produttori
    e dei consumatori.
   Richieste di rigetto delle domande o comunque di maggiori
    salvaguardie per le indicazioni geografiche e denominazioni d’origine
    da parte del Governmental Advisory Committee (GAC) dell’ICANN,
    Commissione Europea, singoli Stati (specie europei, inclusa l’Italia) e
    consorzi di produttori.

.VIN e .WINE – Le fasi di lancio

   1 – Fase di Sunrise riservata ai titolari dei marchi (individuali o
    collettivi), dall’17/11/2015 al 16/01/2016;
   2 – Fase di Early Access (Landrush), senza requisiti particolari
    (criterio di assegnazione: first-come, first-served), dal 20/01/2016 al
    26/01/2016;
   3 - Fase di General Availability, senza requisiti particolari (criterio di
    assegnazione: first-come, first-served), a costi inferiori rispetto alla
    fase 2, a partire dal 27 gennaio 2016.
   E’ stata condotta un’attività di promozione delle estensioni
    direttamente da Donuts o suoi consulenti, anche attraverso contatti
    con i consorzi di produttori.

.VIN e .WINE – Nomi a dominio riservati

   I nomi a dominio identici a denominazioni d’origine protette
    sono riservati dal Registro (con un elenco di oltre 2400
    denominazioni), che ne assegna la gestione soltanto a soggetti titolati,
    inclusi i consorzi di tutela, previa compilazione di un’apposita richiesta
    attraverso il sito http://www.reservednames.wine/, nella quale occorre
    indicare la propria qualifica, l’eventuale titolarità di un marchio
    corrispondente al nome d’interesse, le motivazioni per cui è d’interesse
    la registrazione e l’uso che se ne intende fare.

.VIN e .WINE – Nomi a dominio riservati

.VIN e .WINE – Esempi di utilizzo

       www.Prosecco.wine

.VIN e .WINE – Esempi di utilizzo

      www.Champagne.wine

.VIN e .WINE – Esempi di utilizzo

www.Barolo.wine e www.Barbaresco.wine

.VIN e .WINE – Statistiche

   Al 18 settembre 2017, sono stati registrati:

   13.047 nomi a dominio .wine (0,06% dei nuovi gTLDs)

   7.006 nomi a dominio .vin (0,03% dei nuovi gTLDs)

                          https://ntldstats.com/tld

▪Strumenti di protezione dei diritti
 disponibili anche per i titolari dei segni
 distintivi nel settore del vino

Strumenti di protezione
                                dei diritti

   L’ “Applicant Guidebook” dell’ICANN stabilisce che ogni Registro cui venga
    assegnato un nuovo Top Level Domain debba prevedere obbligatoriamente
    determinati meccanismi di protezione dei diritti (Rights Protection
    Mechanisms (“RPMs”)).

   Inoltre, ogni Registro può implementare ulteriori strumenti per scoraggiare o
    impedire registrazioni che violino diritti di terzi (quale ad esempio il Domains
    Protected Marks List di Donuts).

Strumenti di protezione
                               dei diritti

   A) Durante le fasi iniziali di ogni nuovo Top Level Domain generico, ogni
    Registro deve prevedere almeno due strumenti di protezione:

   i) Una fase di Sunrise riservata alla registrazione da parte dei titolari dei
    marchi, altri segni protetti da leggi o convenzioni internazionali
    (incluse IG e DO) o riconosciuti da pronunce giudiziali;
   ii) Un servizio di notifica nel caso di registrazione di nomi a dominio
    identici ai marchi durante un determinato periodo di 90 giorni, detto di
    Trademark Claims.
   Entrambi vengono forniti con il supporto della Trademark Clearinghouse
    (TMCH)

Strumenti di protezione
      dei diritti

http://www.trademark-clearinghouse.com/

Strumenti di protezione
                                 dei diritti

   B) L’ “Applicant Guidebook” dell’ICANN prevede procedure di risoluzione delle
    dispute in materia di marchi (“Trademark Right Dispute Resolution
    Procedures”) al fine di consentire ai titolari dei marchi di contestare le
    violazioni dei propri diritti di privativa poste in essere a seguito del lancio dei
    nuovi Top Level Domains quale ad esempio la Uniform Rapid Suspension
    Procedure (URS), che consente di ottenere la sospensione per un
    anno.

Strumenti di protezione dei diritti
                               La UDRP

   C) Ma la procedura ai sensi della UNIFORM DISPUTE
    RESOLUTION PROCEDURE (UDRP), che si applica anche a tutte le
    nuove estensioni generiche, è uno degli strumenti più efficaci in quanto
    consente di ottenere il trasferimento di nomi a dominio qualora :
   i) siano identici o confondibili con marchi (individuali o collettivi) su
    cui il ricorrente vanta diritti; e
   ii) il registrante non abbia a sua volta un diritto o legittimo interesse; e
   iii) siano stati registrati e vengano utilizzati in malafede.

Ulteriori strumenti di protezione dei diritti nei nuovi TLDs

   Registrazioni a titolo preventivo/difensivo nelle nuove estensioni di
    principale interesse

   Sorveglianza finalizzata ad individuare - non soltanto i nomi a dominio
    identici - ma anche quelli simili ai marchi, registrati in tutte le nuove
    estensioni generiche

   Attività di recupero di nomi a dominio registrati da terzi in violazione di
    marchi registrati

Registrazioni di nomi a dominio a titolo preventivo/difensivo
        anche nelle nuove estensioni di principale interesse

   Individuare i “marchi principali” e i “marchi secondari”

   Procedere con la registrazione della corrispondenza esatta con il
    marchio: considerare il trattino (“- “), ma in generale non altre
    variazioni.

   Nomi a dominio relativi alle principali promozioni e/ovvero campagne
    pubblicitarie nei diversi settori e Paesi (secondo le indicazioni del
    Marketing)

RICERCHE E SORVEGLIANZA SUI NOMI A DOMINIO IDENTICI O SIMILI A
          SEGNI DISTINTIVI – ESEMPI DI NOSTRI REPORT

RICERCHE E SORVEGLIANZA SUI NOMI A DOMINIO IDENTICI O SIMILI A
          SEGNI DISTINTIVI – ESEMPI DI NOSTRI REPORT

▪Strategia di recupero dei nomi a dominio
 corrispondenti a segni distintivi utilizzati
 per la promozione e la vendita del vino e
 degli altri prodotti enogastronomici
 connessi.

STRATEGIA DI RECUPERO – STEP 1

   Ricerche esaustive sul titolare del nome a dominio al fine di
    acquisire ogni informazione rilevante, come ad esempio:
       altri nomi a dominio in capo allo stesso titolare;
       attività poste in essere dal titolare attraverso siti Internet;
       decisioni arbitrali nei confronti dello stesso titolare;
       altre informazioni utili per provare l’eventuale malafede del titolare.

STRATEGIA DI RECUPERO – STEP 2

▪ Contatto attraverso una società fiduciaria allo scopo di accertare le
  intenzioni del titolare in relazione al nome a dominio (in particolare quando il
  nome a dominio non è utilizzato per un sito attivo).
▪ Ogni informazione fornita direttamente dal titolare può essere utile al fine di
  provare la sua malafede.
▪ Quando il primo contatto col titolare del marchio è esperito direttamente dal
  titolare del nome a dominio, è opportuno rispondere dallo stesso indirizzo
  richiedendo di fornire spiegazioni, informazioni e l’indicazione di una somma
  desiderata per la cessione.
▪ Quando il corrispettivo richiesto è indicato soltanto sul sito Internet, è
  preferibile ottenere comunque una conferma diretta da parte del registrante.

STRATEGIA DI RECUPERO – STEP 3

   Si può prendere in considerazione una negoziazione con l’attuale
    titolare del nome a dominio – sempre e solo attraverso le società
    fiduciarie – ad esempio se:
      il registrante è titolare di diritti o legittimi interessi sul nome a
        dominio;
      il nome a dominio è anche un termine generico;

      è necessario ottenere una soluzione in tempi brevi;

      il corrispettivo richiesto dal domain name holder è tutto sommato
        accettabile (qualora ad esempio non siano disponibili procedure ADR
        o la somma richiesta è minore o uguale agli out-of-pocket costs).

STRATEGIA DI RECUPERO – STEP 4

   Se non è stato possibile acquisire il nome a dominio attraverso una
    società fiduciaria, inviare al titolare una lettera di diffida.
   Circa il 78% dei casi sono risolti con successo in questa fase.
   In alcuni casi, il titolare che ha ricevuto la diffida, trasferisce il nome a
    dominio alla società fiduciaria per un corrispettivo pari o inferiori al
    costo di registrazione.
   Inviare una diffida è sempre opportuno in previsione di eventuali
    successive procedure.

STRATEGIA DI RECUPERO – STEP 4 BIS

   Nei casi in cui le violazioni dei diritti di marchio o diritti d’autore
    vengano poste in essere sul sito web corrispondente al nome a dominio,
    è opportuno inviare una lettera di diffida anche al web hosting
    provider.

STRATEGIA DI RECUPERO – STEP 4 TER

   Qualora si riesca a provare che le
    informazioni contenute
    sull’WHOIS siano non corrette o
    false, è possibile fare presente tale
    circostanza all’ICANN che inoltra la
    segnalazione al Registrar
    competente per le opportune
    verifiche.
   In assenza di tempestive correzioni,
    il nome a dominio viene sospeso
    o cancellato

STRATEGIA DI RECUPERO – STEP 5

   Avviare un’azione arbitrale obbligatoria ai sensi di:
      Uniform Dispute Resolution Policy, applicabile a tutti i Generic Top
       Level Domains (.com, .net, .clothing, .bike, .careers, .guru etc.) e a
       molti Country Code TLDs (.tv, .ag, .ch, .fr, .es, .ro, .to, etc.);
      Uniform Rapid Suspension System

      Altre procedure amministrative obbligatorie adottate per alcuni
       ccTLDs, come per le estensioni .eu, .co.uk, .it;
      Procedure legali nei paesi che non hanno adottato la UDRP

LINEE GUIDE PER UN’EFFICACE TUTELA DEI DIRITTI SUI PROPRI
                 SEGNI DISTINTIVI ONLINE

▪ i) Adottare un’efficace strategia di registrazione di nomi a
  dominio nelle principali estensioni generiche – inclusi i New gTLDs – e
  territoriali d’interesse;
▪ ii) Monitorare l’uso dei segni distintivi su Internet, inclusi i principali
  social media e le applicazioni per smartphone e tablet;
▪ iii) Azionare i propri diritti – nel modo più efficace ed appropriato a
  seconda delle circostanze del caso – in relazione alle violazioni
  maggiormente rilevanti e pregiudizievoli.
Queste linee guida consentiranno i.a. di ottimizzare la protezione dei segni
distintivi online anche utilizzati per la promozione e la vendita del vino e
degli altri prodotti enogastronomici connessi.

VI RINGRAZIO PER LA VOSTRA ATTENZIONE

STUDIO BARBERO                                                                  BARBERO & ASSOCIATES Ltd
DOMAIN NAMES AND INTERNET CONSULTING
                                                   Corso Massimo d’Azeglio 57   89 Chiswick High Road
Corso Massimo d’Azeglio 57
                                                   10126 Torino, ITALY          LONDON W4 2EF
10126 Torino, ITALY
                                                                                Tel. +44 779 6116112
Tel. +39 349 8847 686                              +39 338 5053271
                                                                                Tel. +44 788 1288718
Tel. +39 011 3810600                               +39 366 3643604              Tel. +44 780 3050843
Fax. +39 011 3810601                               luca.barbero@consul.to       luca.barbero@barbero.co.uk
luca.barbero@studiobarbero.com
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