LA TUTELA DEI NOMI A DOMINIO - Università degli Studi di Ferrara 23 maggio 2007 Avv. Guido Maffei
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Avv. Guido Maffei
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LA TUTELA DEI NOMI A DOMINIO
Università degli Studi di Ferrara
23 maggio 2007
Avv. Guido Maffei
CYBERSQUATTING
fenomeno di accaparramento di nomi a
dominio corrispondenti a marchi/nomi altrui
• Finalità principale realizzazione di lucro sul trasferimento del
dominio a chi ne abbia interesse
• Finalità alternativa: concorrenza sleale, es. sviare la clientela del
concorrente sul proprio sito o sui propri prodotti
FERRARA – 23 maggio 2007
1ITALIA: Modifica legislativa del 1999
La possibilità per una persona fisica di
registrare un numero illimitato di domini (in
precedenza una PARTITA IVA / un solo
nome di dominio) determina la crescita
esponenziale dei domini con suffisso .it.
FERRARA – 23 maggio 2007
216 dicembre 1999
la Registration Authority è letteralmente
sommersa da richieste di registrazione di
nuovi nomi a dominio.it, delle quali gran parte
avanzate da pochi soggetti nell’ambito di un
ben preciso disegno di cybersquatting.
FERRARA – 23 maggio 2007
3Niki Grauso: 500.000 domini
Il fenomeno del cybersquatting dilaga.
Un certo Niki Grauso in brevissimo tempo registra circa 500.000 domini (di
cui molti con suffisso .it), nel pieno rispetto delle norme allora vigenti.
Fra i nomi registrati, compaiono numerosi marchi noti e nomi di personaggi
famosi.
Alcuni dei personaggi politici coinvolti intervengono a stimolare una
discussione che altrimenti difficilmente sarebbe sorta.
FERRARA – 23 maggio 2007
4Si tenta una soluzione
Si cerca il modo per consentire ai titolari di nomi
e marchi di “riconquistare” i corrispondenti nomi
a dominio sottratti, senza affrontare i tempi ed i
costi connessi ad una causa ordinaria.
FERRARA – 23 maggio 2007
5L’ICANN: una soluzione possibile
Per reagire a tale fenomeno, l’ICANN (Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers) con il supporto dell'Organizzazione
mondiale per la proprietà industriale (WIPO) aveva già introdotto per
i nomi a dominio con estensione .com, .net, e .org un procedimento
amministrativo di risoluzione delle dispute relative ai nomi a domino
rapido ed efficace (le c.d. MAP - Mandatory Administrative
Proceedings).
FERRARA – 23 maggio 2007
6L’ICANN: una soluzione possibile
LE REGOLE
Un nome a dominio si considera registrato abusivamente e viene
quindi riassegnato ad un terzo che lo reclami, quando questi
dimostri cumulativamente che:
a) il nome a dominio è identico o di similitudine tale da indurre in
confusione in relazione ad un marchio su cui egli vanta dei diritti;
b) l’assegnatario del nome a dominio non abbia diritti o legittimi interessi in
relazione al suddetto dominio;
c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in malafede
FERRARA – 23 maggio 2007
7Italia: procedure di riassegnazione
L’Italia decide di dotarsi di procedure ispirate alla MAP
di ICANN (c.d. procedure di riassegnazione).
Tali procedure sono regolate dalle regole di NAMING e
vengono gestite dalla NAMING AUTHORITY
ITALIANA per mezzo di appositi ENTI CONDUTTORI
AUTORIZZATI
FERRARA – 23 maggio 2007
8IL PROCEDIMENTO
Ispirato a criteri di rapidità
semplicità
Il Ricorrente sceglie l’Ente Conduttore potendo stabilire se la procedura
verrà gestita da un collegio di tre arbitri o da un arbitro unico
IL costo del procedimento è interamente sopportato dal Ricorrente e deve
essere versato in anticipo
L’Ente conduttore riceve il ricorso via e-mail e in formato cartaceo
provvedendo all’invio al resistente
FERRARA – 23 maggio 2007
9I TEMPI
ENTRO 25 GIORNI il resistente può replicare
Decorso tale termine l’Ente Conduttore
nomina il collegio/arbitro
ENTRO 15 GIORNI decisione
(Salvo il caso, peraltro raro, Entro 4 giorni l’ente conduttore comunica la
di nuove esigenze istruttorie) decisione alle parti
FERRARA – 23 maggio 2007
10Possibilità di ricorso presso il giudice
il Registro provvede al trasferimento del nome a dominio a meno che
non riceva, entro 15 giorni dalla data in cui le è pervenuta la decisione
del collegio, una comunicazione adeguatamente documentata da parte
del resistente di aver iniziato un procedimento giudiziario in relazione
al nome a dominio contestato.
L’introduzione di un tale giudizio blocca l’esecuzione della decisione
e la riassegnazione del nome a dominio.
Se invece nulla perviene al Registro entro tale periodo, il dominio
viene revocato al precedente assegnatario e riassegnato al vincitore
FERRARA – 23 maggio 2007
11LA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE
Perchè una procedura di riassegnazione possa essere
considerata ammissibile è necessario, in primo luogo
che il nome a dominio sia identico o di similitudine tale
da indurre in confusione in relazione ad un marchio su
cui egli vanta dei diritti.
FERRARA – 23 maggio 2007
12LA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE
La componente verbale è prevalente
Non rileva il fatto che il marchio azionato non sia costituito dalla sola denominazione
corrispondente al nome a dominio ma anche da una componente figurativa.
La componente verbale è da ritenersi prevalente.
Il fatto che il marchio sia stato depositato con una veste grafica o presenti un
elemento figurativo non esclude la pressoché identità e la potenziale confusione con il
nome a dominio costituito da un espressione verbale identica o molto simile.
FERRARA – 23 maggio 2007
13LA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE
La debolezza del marchio
Non rileva la debolezza del marchio - le regole di naming
italiane (e le UDRP di ICANN cui esse si ispirano) non richiedono
affatto che il ricorrente dimostri l’esclusività del proprio diritto al
nome, ma semplicemente che egli abbia diritto ad utilizzarlo
FERRARA – 23 maggio 2007
14LA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE
L’identità
Il marchio non deve essere identico – basta la similitudine
Il nome a dominio
Warnervillage.it
è stato riassegnato sulla base dei diritti del ricorrente sul
diverso marchio registrato
Warner Bros
di sicura fama
FERRARA – 23 maggio 2007
15LA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE
Diritti e legittimi interessi
L’assegnatario del nome a dominio non deve avere diritti o legittimi interessi
in relazione al suddetto dominio.
1) Il resistente, per poter evitare la soccombenza deve provare che “prima di avere avuto notizia
della contestazione” in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome
a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi”
2) Il resistente deve provare di essere conosciuto, personalmente, come associazione o ente
commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha
registrato il relativo marchio”; .
FERRARA – 23 maggio 2007
16LA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE
IL caso “TUTTOMOTO.IT”
Nella procedura di riassegnazione del nome di dominio TUTTOMOTO.IT il resistente è
un rivenditore di motociclette, il ricorrente una nota casa editrice.
Il resistente vince dimostrando che:
La sua officina è conosciuta come “tuttomoto”
Il sito internet è attivo da molti mesi nel momento in cui la procedure è stata
avviata;
L’offerta di è fatta in buona fede poiché manca ogni rapporto di concorrenza
con la richiedente.
FERRARA – 23 maggio 2007
17CIRCOSTANZE DI MALAFEDE
Il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di vendere,
cedere in uso o in altro modo trasferire al ricorrente (che sia titolare dei
diritti sul marchio o sul nome) o ad un suo concorrente, per un
corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi
ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il
mantenimento del nome a dominio.
Es. il resistente ha offerto di vendere il nome a dominio al ricorrente con
offerta scritta oppure è un cybersquatter abituale
FERRARA – 23 maggio 2007
18CIRCOSTANZE DI MALAFEDE
Il dominio è stato registrato dal resistente per impedire al titolare di
identico marchio di registrare in proprio tale nome a dominio, ed esso sia
utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente.
Es. il nome a dominio corrisponde ad un marchio noto nel settore
dell’abbigliamento ma è utilizzato per illustrare l’attività di un’altra
impresa operante nel medesimo settore
FERRARA – 23 maggio 2007
19CIRCOSTANZE DI MALAFEDE
Il nome a dominio è stato registrato dal resistente con lo scopo primario
di danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare nome e
cognome del ricorrente.
Es. il nome a dominio corrisponde al nome del concorrente, il
consumatore è convinto di trovare i prodotti del concorrente ma trova
notizie negative e giudizi poco lusinghieri circa l’attività del concorrente
FERRARA – 23 maggio 2007
20CIRCOSTANZE DI MALAFEDE
L’utilizzo per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando
motivi di confusione con il marchio del ricorrente.
Es. il nome a dominio gucci.it viene registrato per un progetto di e-
commerce comprendente anche prodotti falsamente attribuiti a Gucci.
FERRARA – 23 maggio 2007
21CIRCOSTANZE DI MALAFEDE
Il collegio può comunque desumere la malafede nella
registrazione e nel mantenimento del nome a dominio da
qualsiasi altra circostanza emerga nel corso della procedura di
riassegnazione.
A volte la malafede è stata desunta dalla sola notorietà del
marchio cui il nome a dominio in contestazione è identico
(malafede in re ipsa) o dal fatto che al nome a dominio registrato
da svariato tempo non corrisponde un sito internet.
FERRARA – 23 maggio 2007
22LA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE
Caratteristiche
"non ha natura giurisdizionale”, e come tale non preclude alle parti il ricorso alla
magistratura”
non deve valutare il diritto del ricorrente al marchio ma se il nome a dominio sia
stato registrato in malafede da chi non ne avesse diritto.
non si possono disporre risarcimenti danni, né condannare il resistente
soccombente al rimborso al ricorrente delle spese della procedura, né
condannare il ricorrente soccombente al risarcimento delle spese processuali di
difesa incontrate dal resistente.
FERRARA – 23 maggio 2007
23LA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE
IL CASO “JUVE”
juventuscasino.com / juvecasino.com
La Ricorrente, Juventus F.C. S.p.A., è una società di diritto italiano fondata
nel 1897 a Torino, operante nel settore del calcio professionistico, la cui prima
squadra è una delle più note squadre di calcio professionistico a livello mondiale.
La Ricorrente è proprietaria, tra gli altri, dei seguenti marchi:
JUVENTUS (parola) e JUVE (parola)
FERRARA – 23 maggio 2007
24LA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE
IL CASO “JUVE”
juventuscasino.com / juvecasino.com
I nomi a dominio in contestazione comprendono i nomi JUVENTUS e JUVE, dunque
inglobano esattamente i marchi della Ricorrente. La combinazione con un termine di
uso generico (CASINO, inteso nel suo significato di “casa da gioco”) – e del suffisso
.COM – (che solo identifica il tipo di dominio) – non sono sufficienti ad escludere che i
nomi a dominio in contestazione siano verosimilmente associati ai marchi della
Ricorrente; e più grave ancora, che il pubblico sia indotto in confusione, sviato circa
l’origine dei nomi a dominio in contestazione e l’eventuale legame – od addirittura la
coincidenza – fra il titolare di detti nomi a dominio e la proprietaria dei marchi.
FERRARA – 23 maggio 2007
25LA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE
IL CASO “ROMA”
Il dominio ASROMA.IT
Il nome AS Roma non può non essere ritenuto più che noto: il relativo marchio
gode quindi della tutela ultramerceologica prevista dalla legge sul marchio. Da
oltre settant’anni identifica una delle due squadre di calcio della capitale.
La AS Roma è inoltre società per azioni quotata in borsa, con capitale sociale di
52.000.000 euro (pari a lire 100.686.040.000), il che la rende nota anche in
ambito extrasportivo.
E’ quindi del tutto impensabile che la sua denominazione possa essere
sconosciuta a chi operi nell’ambito della città di Roma.
FERRARA – 23 maggio 2007
26LA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE
IL CASO “ROMA”
Il dominio ASROMA.IT
Ciò premesso, è del tutto pacifico che il dominio sia stato originariamente registrato il
23 gennaio 1997 dalla ELF Servizi, Cultura e Ambiente s.r.l.
La resistente non ha fornito alcuna motivazione per la scelta del nome di dominio
ASROMA.IT, che palesemente non ha nulla a che fare con la denominazione sociale
della società.
Nell’aprile 1999 la ELF invia alla odierna ricorrente un messaggio e-mail (prodotto dalla
resistente stessa) firmato da Marco Poltronieri, del seguente testuale tenore:
“Sono l’amministratore della ELF s.r.l., proprietaria del sito asroma.it. La presente per
comunicarvi che la società verrà chiusa entro la fine dell’anno e il dominio è quindi in
vendita”.
FERRARA – 23 maggio 2007
27LA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE
IL CASO “BARBIE”
Il dominio www.barbie.it
È una delle più note bambole del mondo, prodotta
dalla Mattel con gli altri numerosi prodotti
regolarmente contraddistinti dal marchio registrato,
notorietà confermata in Italia anche dal risalto che
trova sulla stampa (gli viene dedicato anche un libro).
Difficile ritenere che la resistente ne ignorasse
l’esistenza, al momento della registrazione. Sul
marchio, inoltre, la resistente stessa appare, ictu
oculi, non poter rivendicare alcun diritto.
FERRARA – 23 maggio 2007
28LA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE
IL CASO “BARBIE”
Il dominio www.barbie.it
La documentazione prodotta dalla ricorrente rivela la circostanza –
verificabile su internet – che la resistente ha registrato altri nomi a dominio
in nessun modo riferibili all’attività della stessa, ma relativi a marchi e
denominazioni di imprese famose nel mondo (p. es.: philipmorris.it;
toystories.it)
Sul sito della resistente, inoltre, non appare essere svolta alcuna attività:
l’indirizzo www.barbie.it corrisponde ad una pagina standard attestante
unicamente l’avvenuta registrazione del dominio da parte della Alicom;
esso, inoltre, è ancora vuoto.
La registrazione ed il mantenimento del nome a dominio in questione sono
stati effettuati nell’ambito di un più ampio disegno accaparratorio.
FERRARA – 23 maggio 2007
29LA PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE
IL CASO “Bruce Springsteen”
Il dominio www.brucespringsteen.com
La rock star Bruce Springsteen perde la procedura di
riassegnazione intentata contro un gruppo di fan per ottenere
l'uso del dominio.
Secondo l’arbitro, il Bruce Springsteen Club non ha violato i diritti
del musicista, registrandolo.
Il resistente ha dimostrato di avere un diritto/interesse legittimo a
mantenere il dominio, mentre il musicista non è riuscito a
dimostrare l’utilizzo del dominio in maniera non corretta, o che il
fun club abbia tentato di vendere il nome.
FERRARA – 23 maggio 2007
30IL DOMINIO .EU
Recentemente, è stato istituito il nome a dominio con estensione .eu
Tale circostanza ha comportato una serie di nuovi problemi.
Necessità di trovare un compromesso tra il principio FIRST-COME, FIRST-
SERVED e gli interessi dei titolari dei marchi.
Si deve considerare che nel contesto europeo, possono coesistere due o più
marchi identici, tutti validi.
CHI PREVALE?
FERRARA – 23 maggio 2007
31IL DOMINIO .EU
LA SCELTA É
SUNRISE PERIOD
Solo chi ha marchi registrati in uno o più paesi comunitari identici al
nome di dominio (I fase) o altri segni distintivi identici al nome di dominio
(II fase) può ottenere la registrazione.
Tra più aventi diritto prevale chi ha presentato la domanda in
precedenza.
FERRARA – 23 maggio 2007
32IL DOMINIO .EU
L’IDENTITÀ
Come si fa a stabilire se un marchio è identico al nome di dominio?
La regola è quella della coincidenza dei caratteri alfanumerici disposti
nel medesimo ordine, salva l’ipotesi in cui il marchio sia caratterizzato da
un grafismo talmente originale da non consentire di riconoscere nel
segno un determinato carattere alfanumerico.
FERRARA – 23 maggio 2007
33L’articolo 14 del Regolamento EC 874/2004
Il richiedente deve presentare prove documentali che dimostrino la
titolarità del diritto preesistente sul nome in questione.
Tali prove documentali devono essere presentate ad un agente di
convalida indicato dal registro entro quaranta giorni dalla presentazione
della richiesta di nome di dominio, pena il rigetto della richiesta.
FERRARA – 23 maggio 2007
34L’articolo 14 del Regolamento EC 874/2004
L’agente di convalida deve semplicemente verificare se il richiedente per
un nome a dominio abbia presentato valide prove documentali, entro i
termini previsti, da cui risulti la titolarità di diritti preesistenti su quel
nome.
Se le prove documentali non sono pervenute in tempo oppure se
riscontra che queste non dimostrano un diritto preesistente, l'agente
rifiuta la registrazione ed informa il registro.
FERRARA – 23 maggio 2007
35L’articolo 14 del Regolamento EC 874/2004
Qualora esistano successive (in ordine cronologico) richieste per il
medesimo nome a dominio, presentate durante le fasi del Sunrise
Period, il dominio viene assegnato al primo richiedente (in ordine
cronologico) che dimostra entro il termine di 40 giorni dalla richiesta e
tramite documenti ritenuti validi, la titolarità di un valido diritto anteriore .
FERRARA – 23 maggio 2007
36Assegnazione del .eu durante il sunrise period
Gli arbitri hanno chiarito che, in base all’interpretazione delle norme in materia,
l’EURid, nel decidere se assegnare o meno un nome a dominio presentato
durante il Sunrise Period, deve semplicemente verificare la sussistenza del diritto
anteriore in base ai documenti forniti dal richiedente, essendo invece estranea
all’operato dell’EURid, la verifica dell’eventuale malafede del richiedente.
In base a questa interpretazione, dominante alla luce delle decisioni fin qui rese,
qualora il ricorrente ritenga che il proprio nome a dominio sia stato “usurpato” da
terzi in malafede, tale soggetto dovrà dirigere il proprio ricorso contro tali
usurpatori e non contro l’EURid. In caso contrario il ricorrente rischia il rigetto del
ricorso.
FERRARA – 23 maggio 2007
37Assegnazione del .eu durante il sunrise period
Criteri di assegnazione e riscorso
Un tema particolarmente frequente in materia di decisioni circa l’operato
dell’EURid attiene ai caratteri speciali marchio BARC & LONA...(& non può
essere riprodotto nel nome a dominio) come si traduce & (secondo l’opinione
maggioritaria scelta libera OXFORD – marchio OXF & ORD)
Discrepanze: CASO BARCELONA Vince il ricorrente
CASO OXFORD Vince il resistente
Il buon senso degli arbitri contrasta con il principio della verifica meramente
formale, il caso barcelona rappresenta un’ipotesi di prevalenza dei migliori diritti
non già degli anteriori, il principio first come first served vacilla.
FERRARA – 23 maggio 2007
38Assegnazione del .eu durante il sunrise period
Criteri di assegnazione e riscorso
Altra importante considerazione riguarda i possessori di marchi non
esattamente comprensibili quanto ai caratteri alfanumerici
L’arbitro ha confermato la decisione dell’ente di verifica ritenendo che
tale marchio non giustifica la richiesta di registrazione di siebert.eu
durante la prima fase del sunrise.
FERRARA – 23 maggio 2007
39Assegnazione del .eu durante il sunrise period
Nel corso delle decisioni fin qui rese, gli arbitri incaricati hanno ritenuto
che l’agente di convalida, di fronte a documenti che non consentano di
ricondurre con assoluta certezza un diritto anteriore al richiedente del
relativo nome a dominio, debba concludere il proprio esame in senso
favorevole al richiedente solamente nel caso di lacune facilmente
sanabili.
Diversamente, gli arbitri hanno considerato corretto l’operato dell’agente
di convalida in tutti quei casi in cui, per poter eventualmente concludere
l’esame in modo favorevole al richiedente, l’agente avrebbe dovuto
imbarcarsi in una serie di speculazioni decisamente estranee al suo
compito.
FERRARA – 23 maggio 2007
40Assegnazione del .eu durante il sunrise period
IL CASO “NAGEL”
L’arbitro incaricato ha ritenuto che l’agente di
convalida non era tenuto a condurre
indagini volte a verificare l’esistenza di un rapporto di
licenza rispetto al quale non vi era traccia nelle prove
documentali inviate a supporto della richiesta di
registrazione del nome a dominio.
FERRARA – 23 maggio 2007
41Assegnazione del .eu durante il sunrise period
IL CASO “ISL”
Si è ritenuto che l’agente di convalida non era
chiamato a verificare se un marchio, apparentemente
scaduto in base ai documenti prodotti dal richiedente,
fosse stato rinnovato o meno
FERRARA – 23 maggio 2007
42Assegnazione del .eu durante il sunrise period
IL CASO “COLT”
L’arbitro incaricato ha giustificato l’operato dell’agente di
convalida che, a dire del ricorrente, avrebbe potuto
concedere il nome a dominio richiesto poiché, in base a
quanto disposto dallo statuto societario della ricorrente
(peraltro non prodotto all’epoca della richiesta originaria,
ma solo durante la procedura di riassegnazione)
richiedente e titolare del marchio anteriore debbono
essere considerati la medesima società.
FERRARA – 23 maggio 2007
43Il nome a dominio nella giurisprudenza italiana
Le procedure di riassegnazione possono essere utilmente
avviate solamente nel caso in cui vi siano gravi indizi circa la
malafede della controparte. In caso contrario, meglio adire il
giudice ordinario.
Come viene percepito il nome a dominio nella giurisprudenza
italiana?
Gli orientamenti attuali non lasciano dubbi in merito alla
configurabilità del nome a dominio aziendale quale segno
distintivo.
FERRARA – 23 maggio 2007
44Il nome a dominio nella giurisprudenza italiana
IL CASO “SABENA”
La N.V. Sabena S.A., sostenendo di essere titolare di marchio
internazionale SABENA valido anche in Italia, vistasi rigettare dall'ente
italiano preposto la registrazione del nome a dominio sabena.it, per
essere già stato assegnato all'agenzia A.& A. di Castellani Alessio,
chiedeva al Tribunale ex art.700 c.p.c., 63 R.D. 929/42 "che venisse
vietata alla predetta l'uso in qualsiasi forma anche sulla rete internet del
marchio Sabena vietando l'utilizzazione del nome a dominio internet
sabena.it, che le venisse ordinato di rinunciare al suddetto dominio con
fissazione di una penale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del
provvedimento.
FERRARA – 23 maggio 2007
45Il nome a dominio nella giurisprudenza italiana
IL CASO “SABENA”
Il Tribunale di Firenze ritiene che il domain name è “l’indirizzo Internet di un computer
collegato alla rete”.
Mediante domain name si raggiungerà quel sito non diversamente da quanto avviene
raggiungendo un certo numero civico di una certa via per andare a trovare qualcuno o
componendo un numero di telefono per parlare con una data persona.
Le pagine del sito internet prodotto dal soggetto che utilizza quel computer esporranno
al pubblico l’attività di quel soggetto, offriranno i suoi servizi on-line ed esibiranno la
sua denominazione.
Il nome a dominio è un mero indirizzo telematico e, pertanto, il titolare del marchio non
vanta un diritto positivo ad ottenere un nome a dominio corrispondente al marchio.
FERRARA – 23 maggio 2007
46IL CASO “PLAYBOY”
L'uso come nome a dominio di un marchio registrato altrui che
gode di rinomanza anche se questo viene riferito a prodotti o
servizi diversi da quelli indicati dal marchio genera una violazione
del diritto di esclusiva del marchio stesso qualora consenta un
indebito vantaggio all'autore dell'illecito.
FERRARA – 23 maggio 2007
47IL CASO “NOVAMARINE.IT”
Firenze, 27 giugno 2001
Il "domain name" è un indirizzo, ma non è indifferente che lo stesso sia
composto da una certa sequenza di lettere dell'alfabeto piuttosto che da
un'altra, poiché detta sequenza, se corrisponde ad un segno distintivo, è
capace di orientare le scelte del consumatore che fruisce dei prodotti e che
chiunque sarà portato a raggiungere un sito piuttosto che un altro in
relazione alla particolare frequenza che suggerisce un certo tipo di prodotto
piuttosto che un altro. Conseguentemente ai "domain names" è applicabile la
disciplina dei segni distintivi ed il principio della circolarità della tutela degli
stessi in base al quale ciascun segno è idoneo a violare ed essere violato da
segni di pur diverso tipo.
FERRARA – 23 maggio 2007
48VALLO LUCANIA 10 giugno 2005
La contraffazione del marchio registrato, compiuta anche attraverso
l'utilizzazione di un "domain name" (nome a dominio ) su Internet, realizza un
illecito brevettuale ex art. 63 l. n. 929 del 1942 (c.d. legge marchi) nonché
concorrenziale ex art. 2598 c.c. Ne deriva che sono ammissibili, in via
autonoma, due diverse azioni di responsabilità aventi ad oggetto interessi
differenti: un'azione a tutela dei propri diritti di esclusiva sul marchio, e,
congiuntamente, un'azione per concorrenza sleale, ove il comportamento
illecito abbia determinato la confondibilità fra i rispettivi prodotti e/o servizi..
FERRARA – 23 maggio 2007
49Napoli, 26 marzo 2004
La tutela del marchio di fatto che abbia una notorietà generale
è assicurata, in via diretta, e non analogica, dalle stesse
norme dettate per i marchi registrati: pertanto il titolare di un
tale marchio ben può inibire a terzi l'uso successivo di quello
stesso segno come nome di dominio Internet.
FERRARA – 23 maggio 2007
50GIURISPRUDENZA in materia di nomi a dominio
I Tribunali investiti della questione hanno assimilato il nome a dominio al
marchio, applicando di conseguenza le norme del R.D. 929/1942.
Altre decisioni, invece, identificano il nome a dominio all’insegna,
sostenendo che il primo svolge l’identica funzione della seconda di
contraddistinguere il luogo virtuale in cui l’imprenditore offre i propri
prodotti o servizi al pubblico.
L’accostamento alla testata giornalistica - home page identica alla
copertina, il nome della testata assimilabile al nome a dominio e le
ulteriori pagine del sito identiche alle pagine che si sfogliano in una rivista
tradizionale.
FERRARA – 23 maggio 2007
51La tutela nel codice di proprietà industriale
Art. 22 del codice di proprietà industriale; D.L. 10 febbraio 2005, n. 30
Unitarietà dei segni distintivi
1. E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio
aziendale un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità' o dell'affinità' tra
l'attività' di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio e'
adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche
in un rischio di associazione fra i due segni.
2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione
sociale, insegna e nome a dominio aziendale di un segno uguale o simile ad un marchio
registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso
del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere
distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
FERRARA – 23 maggio 2007
52LA TUTELA
Art. 118, comma 6
Salvo l'applicazione di ogni altra tutela, la registrazione di nome a
dominio aziendale concessa in violazione dell'articolo 22 o richiesta in
mala fede, può essere, su domanda dell'avente diritto, revocata oppure
a lui trasferita da parte dell'autorità' di registrazione. – situazione di
richiesta all’autorità giudiziaria che fa salva l’applicabilità della procedura
di riassegnazione.
FERRARA – 23 maggio 2007
53Concorrenza sleale tramite internet
IL META-TEG Comandi inseriti nella pagine di programmazione HTML, non
visibili nel corso della normale navigazione, attraverso i quali è
possibile comunicare informazioni ai software utilizzati dai motori
di ricerca per l’indicizzazione delle pagine web.
Consente al motore di ricerca di associare la pagina di un sito
META-TAG KEYWORDS
con la parola digitata dall’utente nell’apposito campo di ricerca.
GIURISPRUDENZA L’impiego di marchi altrui come METATAG deve essere
ITALIANA considerato come ipotesi rilevante ex art. 2598 c.c.
FERRARA – 23 maggio 2007
54Concorrenza sleale tramite internet
IL CASO “GENERTEL vs. CROWE”
Il Tribunale di Roma ha bocciato il comportamento di una compagnia di assicurazioni on line,
accusata di concorrenza sleale a fini commerciali.
La Genertel, una delle più importanti compagnie di polizze on line, chiede ai giudici di Roma
la tutela inibitoria d'urgenza contro la concorrente Crowe Italia, colpevole - secondo la
Genertel - di aver usato in maniera sleale i meta-tag.
La Crowe aveva inserito sul proprio sito la parola "Genertel" come etichetta nascosta.
Chiunque, quindi, avesse digitato, attraverso un motore di ricerca, la suddetta parola, sarebbe
arrivato sul sito della Crowe.
Il tribunale di Roma, accogliendo in pieno la tesi della Genertel, ha sottolineato come l'utilizzo
del nome di un concorrente, come meta-tag o etichetta nascosta, possa rappresentare un
potenziale sviamento della clientela e costituire, di fatto, una concorrenza sleale, ex art. 2598
N. 3 cc.
In base a questo, il giudice ha imposto alla Crowe l'immediata eliminazione della riferimento
Genertel nell'utilizzo dei meta-tag.
FERRARA – 23 maggio 2007
55Concorrenza sleale tramite internet
Ordinanza del trib. di Milano 14 novembre 2005
L’indebito vantaggio che l’autore dell’illecito può
trarre dalla rinomanza del marchio utilizzato merita
un trattamento alla stregua del 20.1 “tutela
ultramerceologica del marchio”.
FERRARA – 23 maggio 2007
56Il cybersquatting in breve
Il problema del cybersquatting è stato fin qui analizzato con
riferimento alle ipotesi di “accaparramento” di un altrui segno
distintivo tramite l’uso del medesimo all’interno del sito internet
del cybersquatter, sia a livello di nome a dominio che di meta-teg.
Attraverso tali stratagemmi abbiamo verificato come il
cybersquatter riesca, a volte, a raggiungere il proprio obiettivo
consistente nell’attirare su di sé l’attenzione dell’internauta,
sfruttando la notorietà di un segno distintivo la cui fama era
dovuta alle fatiche di altri.
FERRARA – 23 maggio 2007
57Il cybersquatting in breve
Notevoli risultati sono stati raggiunti tramite l’attivazione delle
procedure di riassegnazione che per praticità, rapidità e
convenienza economica sono state sfruttate per sottrarre i nomi a
dominio dalle grinfie dei cybersquatter e sono state utilizzate in
modo diffuso anche grazie alla notevole attenzione riservata a tali
procedure dai mezzi di informazione specializzati e non.
FERRARA – 23 maggio 2007
58Nuove forma di cybersquatting
Nonostante gli enormi progressi in materia, a beneficio delle
vittime del cybersquatting, è bene evidenziare come,
proporzionalmente ai risultati ottenuti attraverso le procedure di
riassegnazione e agli sviluppi della giurisprudenza, siano
cresciute le alternative al cybersquatting “di tipo tradizionale”.
Di seguito si offre una panoramica delle più recenti pratiche di
cybersquatting che si caratterizzano per la particolare “malizia”
utilizzata dai malfattori
FERRARA – 23 maggio 2007
59LINKING
Collegamento ipertestuale che consente di passare da un sito ad un altro – il linking
non è illecito se non lede altrui diritti.
In particolare, potrà difficilmente essere considerato illecito il “surface linking”
(collegamento con una home page).
Il “deep linking” consiste nell’indirizzamento di un utente verso altro sito (dal quale
non viene raggiunta una home page ma una pagina secondaria).
Un primo orientamento ha ritenuto che il “deep linking” fosse sempre illegittimo in
quanto, “saltando” la home page comporta per il sito linkato una perdita di benefici
connessi agli utili derivanti dalla pubblicità (normalmente inserita nella home page)
Un diverso orientamento ha opportunamente chiarito che, ove appaia chiaro al
visitatore che la pagina linkata non appartiene al sito visitato in precedenza, non può
sussistere alcun profilo di illecito o concorrenza sleale.
FERRARA – 23 maggio 2007
60Linking
1996: due quotidiani scozzesi
In una pagina del primo quotidiano vengono proposti alcuni link
che rinviano ad articoli disponibili su pagine secondarie del sito
Internet concorrente.
In particolare, i link riproducono l’esatto titolo degli articoli, ma non
vi è specificata la fonte da cui essi sono tratti.
Il giudice avalla la conclusione che il fatto configura violazione dei
diritti di esclusiva sui contenuti del sito Internet del ricorrente.
FERRARA – 23 maggio 2007
61Linking
Ticketmaster Corp. vs. Tickets.com, Inc.
La questione contrappone due società specializzate nella vendita on-line di
biglietti per spettacoli ed avvenimenti pubblici.
La ricorrente sottolinea che i link alle proprie pagine secondarie non sono stati
espressamente autorizzati, come invece prescrivono le condizioni generali d’uso
dello stesso sito.
Il danno economico lamentato consiste nel fatto che gli utenti sono “dirottati” su
pagine secondarie anziché sulla pagina principale del sito, nella quale sono
contenute le inserzioni pubblicitarie.
Inoltre il comportamento tenuto può configurare un’ipotesi di concorrenza sleale,
in quanto gli utenti possono essere indotti a ritenere che ci sia una qualche forma
di collaborazione economica tra i due siti, eventualità che non sussiste.
FERRARA – 23 maggio 2007
62Linking
The Newspapers vs. Eureka, District Court in Rotterdam
Il caso ha oggetto l’attività di deep linking posta in essere da Eureka,
società olandese che offre, tramite un proprio sito un servizio di news
on-line realizzato attraverso il linkaggio diretto alle pagine dei siti delle
società ricorrenti (previa citazione della fonte).
Queste ultime sostengono che il comportamento di Eureka viola i
diritti d’autore sugli articoli e sugli elenchi di titoli, considerati come
banche dati e che il convenuto tiene un comportamento illecito
traendo un illegittimo profitto dagli investimenti effettuati dai ricorrenti
per la selezione e la redazione degli articoli, inserendo collegamenti
ipertestuali che escludono le home-page dei siti stessi, procurando,
quindi, la perdita dei ricavi derivanti dalla pubblicità.
FERRARA – 23 maggio 2007
63Linking
The Newspapers vs. Eureka, District Court in Rotterdam
Il fatto che sulle pagine linkate non vi sia pubblicità è la conseguenza
di una precisa scelta editoriale dei ricorrenti.
Il danno che ne deriva non può essere attribuito ad Eureka.
Riguardo alla lesione del copyright, esso limita il diritto di riprodurre
dati.
Tuttavia, aggiungere un deep link da un sito web a notizie e articoli
sulle pagine di altri siti non può essere considerato come una
riproduzione di questi dati (cioè degli articoli).
La completa adozione dell’elenco di titoli dai siti linkati e il relativo
inserimento (menzionando la fonte) su un diverso sito web è,
dunque, una riproduzione di questi titoli e di quella lista da
considerarsi lecita.
FERRARA – 23 maggio 2007
64TYPOSQUATTING
Forma evoluta di cybersquatting.
Consiste nella registrazione di un domain name del tutto simile ad un
marchio noto, ma contenente un refuso
Es. DINSEYLAND.COM invece che DISNEYLAND
Se il sito è poco visitato il fenomeno è irrilevante
Se si tratta di siti con traffico molto elevato, il fenomeno può avere effetti
devastanti
FERRARA – 23 maggio 2007
65TYPOSQUATTING
Nell’ottobre del 2001, per fare un esperimento, era stato registrato il nome di
dominio “jptmail.com”, molto vicino al noto “hotmail.com”.
I due caratteri diversi, “j” e “p”, sulla tastiera sono situati immediatamente alla
destra della “h” e della “o” dell’indirizzo originale.
In realtà, nonostante questo indirizzo presupponga che vengano fatti ben due
errori di digitazione consecutivi, cosa che avviene piuttosto raramente,
l’improvvisato typosquatter è riuscito a dirottare, in un anno, ben 3.000
visitatori.
Il typosquatter, in questo modo, può proporre prodotti e servizi forniti da una
società concorrente della società-vittima titolare del segno distintivo celebre.
Sotto questo aspetto tale pratica è certamente suscettibile di essere inquadrata
come attività di concorrenza sleale.
FERRARA – 23 maggio 2007
66TYPOSQUATTING in Italia: il caso “Essse Caffè SPA”
È stato considerato quale indizio di malafede nella disputa (fine luglio
2004) avviata dalla Essse Caffè SPA di Bologna che adiva la
procedura di riassegnazione per ottenere il trasferimento di un nome a
dominio registrato da un signore di Prato, consistente in
www.essecafe.it: il nominativo della ricorrente meno una "s".
Per la cronaca è interessante constatare che la procedura si è
conclusa a favore della Essse Caffè SPA e che elemento
determinante della decisione è stata proprio la distanza di una sola “s”
tra i segni oggetto della disputa.
FERRARA – 23 maggio 2007
67CONCORRENZA SLEALE TRAMITE INTERNET
IL Mousetrapping Tecnica che attraverso l’apertura continua di pop-up scatena
l’apertura di finestre sempre nuove anche quando si cerca di
chiudere o di tornare indietro
Page-jacking Il page-jacker copia le pagine di un sito web noto e le inserisce in
un nuovo sito web che sembra autentico e, attraverso un
sapiente uso dei meta-tag, cerca di manovrare i motori di ricerca
affinché tali siti vengano raggiunti dal maggior numero di utenti
che crederanno di leggere le autentiche pagine web.
La Giurisprudenza americana ha ritenuto che si tratti di pratiche
La Giurisprudenza
di concorrenza sleale. Non risultano provvedimenti italiani.
FERRARA – 23 maggio 2007
68Mousetrapping: il caso ““jagermeister.it”, “
La pratica del mousetrapping è stata considerata indizio della malafede
del resistente in una procedura di riassegnazione (il che dimostra ancora
una volta le potenzialità della procedura di riassegnazione quale
validissimo campo di sperimentazione di alcuni illeciti non ancora
esaminati dai giudici ordinari).
Nella procedura di riassegnazione del nome a dominio “jagermeister.it”,
è stato stabilito che l’aver adottato la tecnica nota con il nome di
“mousetrapping” per far si ché gli utenti internet che involontariamente
siano arrivati sul portale pornografico non ne possano più uscire,
configura un rafforzamento della tesi di utilizzo in malafede del dominio
jagermeister.it da parte della resistente.
FERRARA – 23 maggio 2007
69Banner advertisment Illeciti: il caso “Monsterboard “
La società Monsterboard realizza un congegno grazie al quale ogni
qualvolta un soggetto digita una parola chiave, su un determinato
motore di ricerca, corrispondente ad un marchio registrato dalla
concorrente VNU (Intermediair), contemporaneamente alla pagina
relativa ai siti indicati dalla ricerca appare anche un pop up che avverte
dell’esistenza di Monsterboard concorrente di VNU nonché del sito
internet di proprietà della medesima.
I giudici non hanno avuto difficoltà ad individuare la rilevanza di tale
pratica sotto l’aspetto della concorrenza sleale oltre che sotto il profilo
della violazione del marchio Intermediair della VNU.
FERRARA – 23 maggio 2007
70CYBERSQUATTING
IL FRAMING
La pagina web richiamata viene ad essere visualizzata
all’interno della cornice grafica del sito richiamante.
Il navigatore viene trasferito su un altro sito attraverso il link
ma non si accorge ed è convinto che i contenuti del sito
siano ascrivibili al richiamante.
FERRARA – 23 maggio 2007
71CYBERSQUATTING
IL FRAMING: il caso “acquario di Genova”
La società che gestisce l’acquario di Genova richiede ed ottiene
l’accertamento tecnico di un presunto comportamento di concorrenza sleale
effettuato per via telematica e dovuto al fatto che un altro soggetto ha
realizzato nel proprio sito una pagina all’interno della quale viene richiamata
l’home page del sito dell’acquario di Genova.
Secondo il Tribunale ligure, nel caso in cui la struttura della pagina “linkante”
rappresenti una forma di “concorrenza parassitaria” - art. 2598 c.c. comma 2 -
, non si possono tollerare certe tecniche di costruzione della pagina Web.
“Catturando” la pagina completa dell’acquario, l’impresa condannata sfrutta la
notorietà del sito senza esserne autorizzata e senza aver dovuto sborsare
alcunché, con conseguente sviamento ed inganno ai danni degli utenti della
rete.
FERRARA – 23 maggio 2007
72GRAZIE
Avv. Guido Maffei
maffei@bugnion.it
Tel. 06.47825222 – Fax 06.47824170
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