DOMAIN NAMES E MARCHI - Camera di Commercio di Ancona 7.6.2011 Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema

DOMAIN NAMES E MARCHI
Camera di Commercio di Ancona 7.6.2011

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                    STUDIO LEGALE AVV.
                    MARCO BIANCHI

•
    Internet è una rete telematica mondiale
    strutturata in codici di identificazione che servono
    ad accedere a determinati indirizzi IP (Internet
    Protocol)
•
    Per facilitare i collegamenti ciascuno degli
    indirizzi viene affiancato da un indirizzo DNS
    (Domain Name System) rappresentato da una
    combinazione di lettere in grado di formare
    parole
•
    Gli indirizzi DNS sono composti da un top level
    domain (.it; .com) e da un second level domain
    scelto dall’utente e che ha valore identificativo
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                    MARCO BIANCHI

•
    Internet costituisce una vetrina per le
    imprese
•
    Il domain name “assume le caratteristiche
    e la funzione di un vero e proprio segno
    distintivo che può dar luogo a problemi sul
    piano della tutela della proprietà
    intellettuale potendosi verificare casi di
    confusione con i segni distintivi si altre
    imprese, anche non presenti sulla rete
    internet” (Trib.STUDIO
                      Napoli   24AVV.
                           LEGALE marzo 1999)
                 MARCO BIANCHI

•
    il primo leading case è rappresentato dal
    caso amadeus così deciso dal Tribunale
    di Milano “Va inibito in quanto integra
    contraffazione del marchio Amadeus
    l’utilizzo della denominazione Amadeus.it
    quale “domain name” di un sito internet
    destinato ad ospitare offerte di servizi
    commerciali di natura analoga a quelli
    prestati dalla società titolare del marchio
    predetto” (Trib Milano 10 giugno 1997)

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                MARCO BIANCHI

Natura del domain name
•
    INSEGNA (AMADEUS)

•
    SEGNO DISTINTIVO ATIPICO (slogan)

•
    MARCHIO (dottrina e giurisprudenza
    prevalenti): ai domain names si applica la
    disciplina dei marchi

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                MARCO BIANCHI

NORMATIVA
•
   Prima del CPI:
Art.13 Legge Marchi “E’vietato adottare come ditta,
denominazione o ragione sociale e insegna un
segno uguale o simile all’altrui marchio se a causa
dell’identità o dell’affinità tra l’attività d’impresa dei
titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali
il marchio è adottato possa determinarsi un rischio
di confusione per il pubblico che può consistere
anche in un rischio di associazione fra i due segni”

                   STUDIO LEGALE AVV.
                   MARCO BIANCHI

•
   ART. 22. del CPI ( D.Lgs. 10.2.2005 n.30).Attuale
   testo:
“E’vietato adottare come ditta, denominazione o
ragione sociale, insegna e nome a dominio di un
sito usato nell’attività economica o altro segno
distintivo un segno uguale o simile all’altrui marchio
se a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività
d’impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o
servizi per i quali il marchio è adottato possa
determinarsi un rischio        di confusione per il
pubblico che può consistere anche in un rischio di
associazione fra i due segni”
                  STUDIO LEGALE AVV.
                  MARCO BIANCHI

•
   Art. 12 CPI:
“Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio
d’impresa i segni che alla data di deposito della della domanda:
a):…..
b) Siano identici o simili ad un segno già noto come ditta,
denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio
usato nell’attività economica o altro segno distintivo usato da altri,
se a causa del’identità o affinità fra l’attività d’impresa da questi
esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato
possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che
può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
L’uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso,
o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L’uso
precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante
causa non è di ostacolo alla registrazione.”

                        STUDIO LEGALE AVV.
                        MARCO BIANCHI

FIRST COME FIRST SERVED
•
    In materia di registrazione dei siti vale la regola first
    come first served
•
    Chi chiede la registrazione di un domain può ottenerla
    purchè non coincida con un altro già registrato
•
    L’Autorità che presiede alla registrazione dei siti svolge
    solo un controllo tecnico
•
    Da un punto di vista giuridico e non tecnico non vale la
    regola del first come first served
•
    Il domain name anche se correttamente attribuito da un
    punto di vista tecnico può integrare gli estremi della
    contraffazione di marchio e della concorrenza sleale

                     STUDIO LEGALE AVV.

Contraffazione
•
    Giudizio di contraffazione tra marchi: è un giudizio
    non di riflessione, ma d’impressione, che va
    compiuto non tanto in via analitica, attraverso una
    particolareggiata disamina ed una separata
    valutazione di ogni singolo elemento, quanto
    soprattutto in via unitaria e sintetica, mediante un
    apprezzamento di tutte le caratteristiche salienti,
    compresi gli effetti visivi delle espressioni usate, in
    relazione al normale grado di percezione delle
    persone alle quali i prodotti contrassegnati dai
    marchi considerati sono destinati

                    STUDIO LEGALE AVV.

•
    Giudizio di contraffazione marchio / domain
    name:
•
    Il domain name ha struttura rigida: può consistere
    solo in una combinazione di lettere aventi un
    senso compiuto
•
    Quando l’utente digita il domain name è solo la
    parte denominativa ad avere rilevanza
•
    Il giudizio va condotto tra la sola parte
    denominativa del marchio ed il domain name che
    si assume in violazione della privativa dall’altra.
    La parte figurativa / grafica non ha rilevanza

                   STUDIO LEGALE AVV.

CASISTICA
•
    Caso Playboy (Tribunale Napoli 26
    febbraio 2002)
•
    Registrazione del sito www.playboy.it
•
    Richiesta di accertamento della
    contraffazione del marchio/denominazione
    sociale Playboy
•
    Identità parte denominativa del second
    level
•
    Irrilevanza della parte grafica del sito:
    maialino con STUDIO
                  bombetta    / coniglietto con
                        LEGALE AVV.

•
    Marchio “Freddy” domain name
    “Freddystyle.it” (Tribunale di Roma 20
    agosto 2007);
•
    Marchio “Unipol” domain name
    “Unipolassicurazioni.it” (Tribunale di
    Bologna 29 agosto 2007)
•
    Marchio “Bologna Fiere” domain name
    “bedandbreakfastfieradibologna.it”
    “badand brakfastbolognafiera” e
    “fierabolgna.eu” (Tribunale Bologna 31
    gennaio 2007)
                STUDIO LEGALE AVV.

•
    Dominio “efinitalia.it / Marchio “Finitalia””
    (Tribunale di Bologna 27 maggio 2009)

“va esclusa la confondibilità tra due marchi
deboli molto diversi dal punto di vista visivo,
in cui l’unico dato che avvicina i due segni è
l’aspetto meramente fonetico”;
“L’adozione del domain name 
comporta       violazione       del divieto  di
utilizzazione dell’altrui marchio 
come domain name”STUDIO LEGALE AVV.

Le azioni giudiziarie esperibili
•
    Azioni cautelari.
•
    Presupposti: Fumus Boni Iuris e Periculum
    in mora
•
    Provvedimenti:
-
    Inibitoria dell’uso nell’attività economica
    del nome a dominio illegittimamente
    registrato (art.133 CPI)
-
    Trasferimento provvisorio (art.133 CPI)
-
    Pubblicazione del provvedimento
                 STUDIO LEGALE AVV.

•
    Giudizio ordinario:

- Accertamento della sussistenza dell’illecito
- Inibitoria dell’uso del segno
-
   Revoca della registrazione del domain
   name ovvero trasferimento da parte
   dell’autorità di registrazione
-
   Condanna al risarcimento dei danni
-
   Pubblicazione della sentenza

                 STUDIO LEGALE AVV.

CONCORRENZA SLEALE
•
   ART. 2598 c.c.:

                STUDIO LEGALE AVV.