La tua guida alla European IPR Helpdesk - commercializzazione della PI
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European IPR Helpdesk
La tua guida alla
commercializzazione
della PI
European IPR Helpdesk Lo scopo di questa guida è quello di fornire informazioni di base sugli aspetti di Proprietà Intellettuale (PI) nelle attività di commercializzazione. Tale guida non intende essere esaustiva e non è un documento ufficiale della Commissione europea. È fornita come servizio dell’European IPR Helpdesk. Il presente documento è una traduzione della versione originale (in inglese). A causa della traduzione, possono esserci discrepanze tra il documento originale e la versione tradotta del documento, nel qual caso prevarrà il documento originale.
La tua guida alla commercializzazione della PI
CONTENUTI
Introduzione alla commercializzazione della PI 4
1. Commercializzazione della PI da parte del suo proprietario 6
2. Assegnazioni 12
3. Concessione in licenza e franchising 16
3.1 Licenza 17
3.2 Franchising 24
4. Joint Venture e Spin-offs 29
4.1 Joint Venture 30
4.2 Spin-offs 36
5. Elementi di PI in altri contratti commerciali 41
5.1 Accordi di non divulgazione 42
5.2 Accordi di trasferimento materiale 43
5.3 Accordi di Consorzio 44
5.4 Contratti di R&S 45
5.5 Accordi di consulenza 45
Lo European IPR Helpdesk 47
3
European IPR Helpdesk Introduzione alla commercializzazione della PI
La tua guida alla commercializzazione della PI
La commercializzazione è il processo di trasformazione di prodotti
e servizi in valore commercialmente valido. Per quanto riguarda
la Proprietà Intellettuale (PI), questo termine può essere più
specificatamente definito come il processo che porta la PI al mercato
in vista di futuri profitti e crescita economica.
Non è certamente semplice gestire la commercializzazione della
Proprietà Intellettuale poiché il successo di questo processo dipende
da diversi fattori interni ed esterni come gli obiettivi aziendali, tipo di
PI, nonché risorse economiche e intellettuali. Inoltre, poiché la PI può
essere commercializzata direttamente dal suo proprietario, attraverso
un incarico o creando una partnership commerciale, la selezione dello
strumento più appropriato è spesso impegnativa, specialmente per le
Piccole e Medie Imprese (PMI).
commercializzazione della PI
© Unione europea, 2016
per partnership
dal suo proprietario per assegnazione
commerciali
Licenza e franchising
Joint Venture e Spin-
offs
Elementi di PI in Altri
Contratti Commerciali
Questa guida è stata preparata con l’obiettivo di chiarire tali
questioni ed è basata sulla schede informative dell’Helpdesk europeo
“Commercializzare la Proprietà Intellettuale”. Per ulteriori informazioni
è possibile consultare le schede, insieme agli altri documenti di
riferimento elencati, alla fine di ogni sezione.
5
European IPR Helpdesk 1. Commercializzazione della PI da parte del suo proprie- tario
Commercializzazione della PI da parte del proprietario
Indipendentemente dal settore industriale, sia nel settore
manifatturiero che nel settore dei servizi, le imprese creano,
sviluppano e vendono beni intangibili. L’attività di commercializzare è
una questione di cultura e strategia aziendale.
Le aziende, specialmente le PMI, potrebbero voler intraprendere
attività di commercializzazione autonomamente per diversi motivi, per
esempio quando l’impresa:
• Possiede già capacità sufficienti per il marketing, in modo che non
sia necessario un partenariato,
• Non ha capacità sufficienti per costruire e/o realizzare una
partnership,
• Esita a condividere informazioni con terze parti, o non vuole
creare possibili concorrenti, o spendere denaro e fare uno sforzo
per la costruzione di una partnership.
Questo primo capitolo copre i punti più essenziali, i quali dovrebbero
essere presi in considerazione nelle differenti fasi di sviluppo del
prodotto, in particolare quando si preferisce commercializzare la
propria PI da soli.
Cosa considerare quando la commercializzazionedella PI
viene effettuata dal suo proprietario ? ?
Tieni segrete le tue idee!
Solo le invenzioni o i progetti non divulgati pubblicamente possono
essere protetti come brevetti/modelli di utilità o progetti.. Inoltre,
I marchi e i nomi di dominio sono registrati in base al principio del
7
European IPR Helpdesk
primo file in molti paesi. Pertanto, è essenziale mantenere le proprie
idee segrete al fine di trarre il massimo beneficio dai vantaggi della
protezione della PI.
Le seguenti misure possono aiutare le aziende a mantenere le proprie
PI segrete all’interno dell’impresa:
• Assicurarsi che i dipendenti, ricercatori e collaboratori abbiano in
essere obblighi di riservatezza e che ricordare loro di volta in volta
l’importanza di rispettare tali obblighi;
• Rivedere le divulgazioni pubbliche (come pubblicazioni tecniche
o comunicazioni con potenziali partner) per garantire che le
informazioni confidenziali non siano incluse al loro interno;
• Firmare accordi di riservatezza con i partner e tester, prima di
eseguire test tecnici e contrattuali con terze parti, nella fase di
negoziazione di una partnership.
Usare i database di PI e condurre l’analisi FTO
Il controllo dei database di PI è un passo importante per verificare se
l’idea è nuova e merita di essere perseguita. Inoltre, aiuta le aziende
a evitare di reinventare e ri-sviluppare, così come a richiedere i Diritti
di Proprietà Intellettuale (DPI) per una tecnologia, marchio o progetto
già esistente.
Un altro tipo di ricerca, noto come analisi Freedom to Operate (FTO),
mira a valutare se il patrimonio intellettuale di proprietà può essere
sfruttato commercialmente senza violare i diritti di terze parti. Tale
analisi può proteggere l’azienda da possibili accuse di violazione,
quando il prodotto o servizio viene inserito nel mercato.Commercializzazione della PI da parte del proprietario
Mantieni la documentazione
Mantenere la documentazione delle invenzioni è di fondamentale
importanza, in quanto ciò aiuta a dimostrare la data e la proprietà
dell’invenzione, quando necessario. Inoltre, tali documenti sono
una preziosa fonte di informazioni durante la stesura di domande di
brevetto.
Proteggi la PI
L’adozione di misure volte a proteggere i beni intangibili non è
necessaria solamente per la loro corretta gestione, ma anche per
ottenere il massimo beneficio da tali risorse.
Quando si prende in considerazione la protezione della PI, è necessario
notare che le risorse di PI possono essere protette da diversi tipi di diritti
di proprietà intellettuale e, di conseguenza, la strategia di protezione
più appropriata deve essere scelta in base alla strategia di marketing.
Ad esempio, le invenzioni possono essere protette tramite brevetti e
modelli di utilità, o conservandole in segreto. Pertanto, è necessario
consultare un professionista di PI sulla strategia di registrazione più
adeguata in base al prodotto, al business plan e al budget.
Applica i diritti di proprietà intellettuale
I diritti di proprietà intellettuale richiedono un monitoraggio costante,
che è responsabilità del proprietario. Dunque, è buona pratica
monitorare il mercato e i competitori per accertarsi di identificare
eventuali azioni illecite.
9European IPR Helpdesk Richiedere la protezione doganale per combattere la contraffazione e la pirateria è anche una misura di prevenzione economica per scoraggiare comportamenti illeciti. Questo permette di sequestrare e distruggere i beni contraffatti prima del loro ingresso nel mercato. I meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR- Alternative Dispute Resolution) possono essere utilizzati come misure efficienti in termini di tempo e costo per risolvere le controversie relative alla PI in via extragiudiziale.
Commercializzazione della PI da parte del proprietario
Ulteriori Informazioni
Schede Informative
Commercializzazione della proprietà intellettuale: sviluppo del prodotto interno
Come cercare informazioni sui brevetti
Come cercare i marchi
Ricerca dei disegni
Meccanismi di risoluzione alternativi delle controversie (ADR)
Difendere e far valere la PI
Documenti Utili
Accordo di non divulgazione unilaterale (European IPR Helpdesk)
Questi documenti sono disponibili nella nostra biblioteca online.
11European IPR Helpdesk 2. Assegnazioni
Assegnazioni
Un’assegnazione di PI è un trasferimento di proprietà di un DPI, come
un brevetto, un marchio o un progetto, da una parte (il cedente).
Conseguentemente, il cedente diventa il nuovo proprietario del DPI.
Le assegnazioni sono strumenti utili per la commercializzazione,
quando il proprietario della PI non ha sufficienti capacità (finanziarie,
risorse umane, marketing, ecc.) per commercializzare l’asset
intellettuale sviluppato e/o quando il proprietario vorrebbe realizzare
un flusso di cassa immediato da un bene di PI che non prevede di
sfruttare con le proprie risorse.
?
Cosa considerare nelle assegnazioni?
Ricordati di firmare gli NDA
Per la sua stessa natura, un processo di assegnazione comporta
negoziazioni dettagliate e richiede informazioni esclusive da essere
condivise tra le parti, anche se il processo non porta ad un accordo
finale.
Pertanto, i Non-Disclosure Agreements (NDAs) sono strumenti
importanti per garantire che le informazioni confidenziali condivise
non vengano divulgate o utilizzate per scopi diversi dalla negoziazione.
Gli NDA sono molto importanti per i cedenti, in particolare per
proteggere le loro informazioni sensibili nelle fasi di pre-accordo,
poiché gli assegnatari hanno probabilmente più bisogno di accedere
alle informazioni riservate durante le attività di due diligence e la fase
di negoziazione.
13European IPR Helpdesk
Analizza I rischi di eseguire la due diligence della PI
In termini generali, la Due Diligence della PI è uno strumento di
gestione del rischio che rivela il valore delle attività e passività della
PI. Questo esercizio può anche essere usato per raccogliere quante
più informazioni possibili sulla PI che si sta assegnando. Gli studi di
due diligence sono condotti da team multidisciplinari di esperti di PI
di aree legali, finanziarie e tecnologiche e generalmente chiariscono
quanto segue sull‘asset della PI da assegnare. Il tipo di licenza deve
essere definito in base a:
• lo stato di proprietà
• lo stato della protezione della PI
• eventuali restrizioni sullo sfruttamento (libertà di operare)
• il valore della PI, da utilizzare come base durante i negoziati
• requisiti legali per l‘assegnazione
Consider are I termini chiave negli accordi di assegnazione
Sebbene gli accordi di assegnazione debbano essere preparati con
l‘assistenza di avvocati e professionisti della PI, è sempre meglio
conoscere le questioni più rilevanti e le clausole principali della PI da
negoziare e includere, prima di firmare l‘accordo:
• La forma dell‘accordo: spesso è necessaria la forma scritta.
• L’identificazione della PI: la PI assegnata deve essere chiaramente
identificata e la PI di accompagnamento non deve essere
dimenticata (ad esempio per l‘assegnazione di un brevetto,
anche il corrispondente know-how deve essere assegnato per lo
sfruttamento).
• Il pagamento: deve essere definito l‘importo, il tipo (importo
forfettario o in rate) e le condizioni di pagamento.Assegnazioni
• Le garanzie: devono essere presentate garanzie contrattuali
assunte da entrambe le parti in merito a fatti specifici.
• La legge applicabile e risoluzione delle controversie: le parti
devono concordare sulla legge da applicare in caso di eventuali
conflitti. Le parti dovrebbero inoltre definire come vengono
risolte le controversie (direttamente in tribunale o tramite
meccanismi di ADR).
Non dimenticare di registrare l‘assegnatario della PI presso gli
uffici di PI pertinenti per registrare il nuovo proprietario nei
registri della PI, se richiesto dalla legge.
Ulteriori Informazioni
Schede Informative
Commercializzazione della proprietà intellettuale: accordi di assegnazione
Accordo di non divulgazione: uno strumento aziendale
Due diligence IP: valutazione del valore e dei rischi dei beni immateriali
Meccanismi di Risoluzione Alternativi delle Dispute (ADR)
Difendere e far rispettare la proprietà intellettuale
Documenti Utili
Mutuo accordo di non divulgazione (European IPR Helpdesk)
Referenze
Accordi di Non Divulgazione (UK Intellectual Property Office)
Questi documenti sono disponibili nella nostra biblioteca online.
15European IPR Helpdesk 3. Concessione in licenza e franchising
Concessione in licenza e franchising
3.1 Licenza
Una licenza è un contratto in base al quale il titolare di una proprietà
intellettuale (licenziante) concede il permesso per l‘uso della sua
proprietà intellettuale ad un‘altra persona (licenziatario), entro i
limiti stabiliti dalle disposizioni del contratto. Quindi, nel linguaggio
commerciale, una licenza consente al licenziante di guadagnare
dal suo patrimonio intellettuale addebitando il licenziatario in
cambio del suo utilizzo. La concessione in licenza ha un ruolo
vitale nelle strategie di commercializzazione delle aziende, dal
momento che ci sono significativi vantaggi nella concessione in
licenza la PI, creando una situazione win-win per entrambe le parti.
Benefici della concessione in licenza per entrambe le parti
Per il Licenziante Per il Licenzatario
Opportunità di raggiungere Opportunità di creare nuovo
nuovi mercati con prodotti / business.
servizi esistenti.
Opportunità di entrare in un Opportunità di entrare in un
mercato con la clientela esis- mercato con una clientela
tente del licenziatario, il che esistente del licenziatario, il
riduce i rischi di fallimento del che riduce i rischi di fallimento
mercato. del mercato.
Nessuna necessità di investire Nessuna necessità di investire
nel marketing e nella distribu- R&S.
zione.
Il licenziante mantiene la pro- Il licenziatario non ha bisogno
prietà della PI mentre riceve i di „acquistare“ la PI e utilizza
proventi delle royalty da essa. l‘opportunità di testare il
successo sul mercato del
prodotto / servizio con licenza
senza investire molto.
17European IPR Helpdesk
Per il Licenziante Per il Licenzatario
La concessione in licenza è un mezzo per trasformare un possibile
concorrente in un partner.
Inoltre, gli accordi di licenza possono anche essere visti come
uno strumento per la distribuzione dei rischi tra il licenziante e il
licenziatario.
Rischi della concessione in licenza per entrambe le parti
Per il Licenziante Per il Licenzatario
Il licenziatario può diventare un Le licenze possono creare una
concorrente. dipendenza tecnico / aziendale.
Il licenziante può perdere il La PI con licenza può essere
controllo del prodotto / servizio messo in discussione e la tec-
con licenza. nologia diventa obsoleta.
Ci sono difficoltà a trovare un Ci sono difficoltà a trovare un
licenziatario giusto e solido che licenziatario giusto ed affida-
voglia ottenere una licenza. bile disposto a concedere una
licenza.
I licenzianti devono fidarsi I pagamenti possono essere
dei licenziatari come fonte di troppo onerosi da onorare e
reddito. In caso di fallimen- potrebbe essere ancora neces-
to del mercato, i licenziatari sario pagare un certo importo,
potrebbero non generare anche se c‘è un fallimento
introiti, sebbene possa esserci del mercato a causa di una
una clausola di royalty minima clausola di royalty minima
nell‘accordo. nell‘accordo.Concessione in licenza e franchising
Cosa considerare nella concessione in licenza? ?
Definisci il tipo di licenza
Il tipo di licenza deve essere definito in base a:
• gli obiettivi aziendali del licenziante
• i prodotti / servizi da concedere in licenza
• le condizioni del mercato di riferimento
• le capacità del licenzatario
© Unione europea, 2016
Tipi di licenza
Licenza Esclusiva Licenza Non-Esclusiva
Esclusiva
Unica
Licenza Esclusiva
• Esclusiva: solo il licenziatario può utilizzare la PI o la tecnologia
con licenza (il licenziante non può utilizzarla o concederla in
licenza);
• Unica: il licenziante si impegna a non concedere licenze aggiuntive
ma si riserva il diritto di utilizzare la PI licenziata.
Licenza non esclusiva: il licenziatario e il licenziante possono utilizzare
entrambi la proprietà intellettuale o la tecnologia concessa in licenza.
Il licenziante è inoltre autorizzato a negoziare ulteriori licenze non
esclusive con altre società.
19European IPR Helpdesk
Preparati per i negoziati
Gli accordi di licenza sono in genere partnership commerciali a lungo
termine. È quindi normale che prima di stipulare un accordo di questo
tipo, svolgere un audit di due diligence e firmare accordi preparatori,
come accordi di non divulgazione (NDA) o accordi di trasferimento
materiale (MTA) aiuti entrambe le parti a mitigare i rischi durante i
negoziati e nei confronti del periodo di licenza.
La firma di una NDA prima delle negoziazioni sulla licenza
riduce i rischi di possibili fuoriuscite di informazioni preziose per
entrambe le parti.
Diritti concessi: i diritti concessi con il contratto di licenza devono
essere definiti chiaramente. Il licenziatario deve valutare attentamente
se i diritti inclusi sono sufficienti per uno sfruttamento ottimale.
Le disposizioni di sovvenzione comuni per i diritti di proprietà
intellettuale specifici sono:
• Diritto a sublicenza: se esiste, il diritto del licenziatario di
concedere una sub-licenza deve essere indicato nel contratto di
licenza.
◦◦ Il licenziatario è libero di selezionare il / i sublicenziatore / i?
Ad esempio, i licenziatari possono consentire la concessione
di sublicenze solo per le affiliate del licenziatario o delle
società preapprovate dal licenziante.
◦◦ Il contratto di sublicenza dovrebbe stabilire condizioni
determinate? Spesso, gli accordi di licenza impongonoConcessione in licenza e franchising
l‘accordo di sublicenza per stabilire il più possibile gli
stessi termini e condizioni di quelli stabiliti nel contratto
di licenza. In questo modo il licenziante è in grado di
controllare l‘uso della PI del sublicenziatario anche se non
esiste alcuna relazione contrattuale diretta tra licenziante e
sublicenziati. Ciò assume un‘importanza particolare quando
una percentuale di royalties deriva da ricavi in sublicenza.
Alcuni licenzianti possono richiedere di verificare l‘accordo
di sublicenza per verificare se i termini e le condizioni
dell‘accordo di licenza sono stati rispettati.
◦◦ Cosa succede quando il contratto di licenza termina?
Ad esempio, i contratti di sublicenza possono terminare
automaticamente, o la decisione di mantenere l‘accordo con
il sublicenziatario può essere lasciata al licenziante ecc.
• Miglioramenti: in particolare nelle licenze di brevetto, è
frequento il caso in cui entrambe le parti possano apportare
miglioramenti attraverso ulteriori ricerche o sviluppando il know-
how relativo alla tecnologia sotto licenza. Pertanto, è altamente
raccomandato che le parti affrontino chiaramente il trattamento
dei futuri miglioramenti. La pratica comune è di concedere i diritti
di mirroring, ovvero, ciascuna parte mantiene la proprietà ma
concede diritti sui propri miglioramenti all‘altra.
• Il pagamento: l‘importo, il tipo e le condizioni di pagamento
insieme al calcolo dei canoni (se applicati) devono essere definiti.
I canoni possono essere calcolati sulla base di una percentuale
del prezzo di vendita, degli utili realizzati o di un importo fisso
per ogni unità di prodotto venduta ecc. Se si devono effettuare
detrazioni (ad esempio tasse, spese di spedizione) è essenziale
21European IPR Helpdesk
indicarle chiaramente. Il licenziante può anche definire un
„importo minimo di royalty“ per proteggere se stesso, nel caso in
cui non ci siano ricavi generati.
• Garanzie: devono essere dichiarate le assicurazioni contrattuali
assunte da entrambe le parti in merito a fatti specifici.
• Atti d‘infrazione: le parti devono concordare su come saranno
trattati gli atti di violazione contro la PI autorizzata.
• Legge applicabile e risoluzione delle controversie: le parti
devono concordare sulla legge da applicare in caso di eventuali
conflitti. Le parti dovrebbero inoltre definire come vengono
risolte le controversie (direttamente in tribunale o tramite
meccanismi di ADR).
• Registrazione del contratto: in alcuni paesi è necessaria la
registrazione del contratto di licenza presso l‘ufficio brevetti
competente Pertanto, è consigliabile aggiungere una clausola
sulla responsabilità (generalmente del licenziatario) per la
registrazione del contratto di licenza e il pagamento delle relative
commissioni.
Gli Accordi di trasferimento materiale (MTA) regolano lo
scambio di materiale proprietario da utilizzare dal destinatario
per la ricerca o valutare se il materiale risponde alle sue
caratteristiche. Vedere la parte 5.2 di questa guida per ulteriori
informazioni sul MTA.
Considera I terimini chiave nei contratti di licenza
Sebbene gli accordi di licenza debbano essere preparati con l‘assistenza
di avvocati e professionisti della PI, è sempre meglio essere aConcessione in licenza e franchising
conoscenza delle questioni più rilevanti e delle clausole di PI principali
da negoziare e includere, prima di firmare l‘accordo:
• La forma dell’accordo: la forma scritta è spesso necessaria.
• Durata del contratto: l‘inizio, la durata e la risoluzione del
contratto devono essere chiaramente indicati nell‘accordo.
Nel definire il termine, è necessario tenere conto della data
di scadenza, del mercato e della vita economica della PI da
concedere in licenza.
• Identificazione della PI: la PI concessa in licenza deve essere
chiaramente identificato e la PI di accompagnamento non deve
essere dimenticata (ad esempio quando si concede la licenza
di un brevetto, anche il corrispondente know-how deve essere
autorizzato per lo sfruttamento).
• Il tipo di licenza: l‘esclusività o la non esclusività deve essere
chiaramente indicata.
• Campo di applicazione geografico e campo di utilizzo: l‘ambito
geografico della licenza (vale a dire dove il licenziatario può
sfruttare la PI), dovrebbe essere chiaramente definito. Inoltre,
il licenziante può limitare il campo di utilizzo dei Diritti di
PI concessi in licenza, nonché i beni e i servizi per i quali è
concessa la licenza (nel caso di licenze per marchi commerciali).
23European IPR Helpdesk
Differenze tra accordi di assegnazione e di licenza
Assegnazione Licenza
La parte „vendente“ la PI: La parte “che affitta“ la PI:
cedente licenziante
La parte „comprante“ la PI: La parte „che prende in affit-
assegnatario. to0“ la PI: licenziatario
Il proprietario dell‘IP cambia e Il proprietario della PI non
diventa l‘assegnatario. cambia e rimane il licenziante.
Un’assegnazione è un trasferi- Una licenza è un trasferimen-
mento permanente di diritti. to temporaneo di determinati
diritti.
3.2 Franchising
Il franchising è un tipo speciale di licenza che consente la replica del
concetto di business del proprietario (franchisor) in un‘altra posizione,
fornendo supporto e formazione continua al destinatario (affiliato).
Poiché i concetti aziendali includono l‘uso della PI che consente
l‘esecuzione dell‘attività, il franchising ha una connessione intrinseca
con la PI basata sulla concessione di licenze di diritti di proprietà
intellettuale e know-how. Franchising è un affare win-win: se da un
lato il franchising aiuta i franchisor ad espandere la propria attività con
la necessità di minori investimenti, dall‘altro permette ai franchisee di
entrare in un mercato più facilmente dal momento che l‘attività si basa
su un business marchio e / o su un modello di business comprovato.Concessione in licenza e franchising
Cioè, franchising significa meno rischi e costi bassi per entrambe
le parti con maggiori possibilità di sopravvivere entro i primi anni di
attività.
In Europa, la regolamentazione del franchising non è armonizzata.
Inoltre, nella maggior parte degli Stati membri dell‘UE non esistono
codici indipendenti che stabiliscano tutte le norme per questa
particolare partnership.
Tuttavia, questo settore ha la particolarità di essere autoregolato
nell‘UE attraverso il Codice etico europeo per il franchising che
stabilisce una serie di linee guida e principi sia per i franchisor che
per i franchisee. Pertanto, è importante che potenziali franchisor e
franchisee possano conoscere i requisiti che devono soddisfare ai sensi
della loro legislazione nazionale e acquisire familiarità con il Codice
etico europeo per il franchising.
?
Cosa considerare nel franchising?
Condurre uno studio di fattibilità
Lo sviluppo di uno studio di fattibilità che includa i seguenti punti fornirà
ai potenziali franchisor una prospettiva per decidere di procedere con
il franchising e aiutarli nella pianificazione delle fasi successive.
25European IPR Helpdesk
Cosa includere nello studio di fattibilità per il franchising?
33 Un‘analisi dei requisiti legali del franchising attraverso il
controllo della legge nazionale e del Codice etico europeo
per il franchising
33 Potenziali affiliati (franchisee)
33 Verifica della proprietà della PI da concedere in licenza
33 Pianificazione del sistema di franchising: piano di
comunicazione con il franchisee, beni o servizi da fornire,
formazione e assistenza, monitoraggio, ecc.
33 Fattibilità finanziaria
Testare il sistema
Applicare il sistema di franchising sviluppato in almeno una unità pilota
sullo stesso o simile mercato può aiutare i potenziali franchisor a testare
gli aspetti operativi del loro modello di business e aiutarli a percepire i
possibili difetti prima del lancio del franchising. L‘unità pilota dovrebbe
preferibilmente essere gestita dallo staff del potenziale franchisor o
persino da un affiliato pilota.
Prestare particolare attenzione quando si sviluppa l‘accordo
I termini chiave negli accordi di franchising sono simili a quelli degli
accordi di licenza della PI. Tuttavia, occorre prestare particolare
attenzione alla conformità con il Codice etico europeo per il franchising
e le condizioni per fornire beni / servizi all‘affiliato durante la gestione
del sistema.Concessione in licenza e franchising
Passi quando si avvia il vostro franchise
• Pubblicità: campagne pubblicitarie e materiale pubblicitario
sono importanti per promuovere il sistema di franchising.
• Selezione dei franchisee: lo sviluppo di criteri per il processo di
assunzione dei franchisee ha la massima importanza sul successo
del franchising.
• Documento di divulgazione del franchising: durante i negoziati,
è una buona pratica preparare un documento di divulgazione
del franchising che comprenda informazioni dettagliate sul
franchisor, il sistema di franchising, la relativa PI, riferimenti e dati
finanziari ecc. Va notato che alcuni paesi nell‘UE hanno regole
specifiche sulla divulgazione in franchising, che è necessario
soddisfare quando si condividono le informazioni con gli affiliati.
• Due diligence: i potenziali franchisee dovrebbero svolgere un
audit di due diligence per rilevare potenziali rischi, che possono
insorgere durante il franchising. Tale verifica può includere
la verifica delle relative informazioni sulla PI, finanziarie e
commerciali relative al franchisor, l‘adeguatezza dei beni /
servizi, la formazione e l‘assistenza che devono essere forniti dal
franchisor, ecc.
1 2 3 4
Pubblicità Selezione dei Documento di Due
franchisee divulgazione del diligence
franchising
27European IPR Helpdesk
Ulteriori Informazioni
Schede Informative
Commercializzazione della proprietà intellettuale: Accordi di licenza
Commercializzazione della proprietà intellettuale: Franchising
Concessione in licenza di tecnologie
Non-Disclosure Agreement: A Business Tool
Due Diligence della PI: valutazione del valore e dei rischi
Meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) delle risorse
immateriali
Documenti Utili
Scheletro di accordo di licenza IP (UKIPO)
Licenze tecnologiche di successo (opuscolo WIPO)
Guida per la licenza della Proprietà intellettuale (UKIPO)
Mutuo Accordo di non divulgazione
Referenze
Il Codice etico europeo per il franchising
Fatta eccezione per il Codice Etico, questi documenti sono disponibili nella nostra
biblioteca online.Joint Venture e Spin-off
4. Joint Venture e Spin-off
29European IPR Helpdesk
4.1 Joint Venture (JV)
Le sono alleanze commerciali di due o più organizzazioni indipendenti
(ventur) per intraprendere un progetto specifico o raggiungere un
determinato obiettivo condividendo i rischi. La PI ha un ruolo impor-
tante nella creazione di tali collaborazioni, poiché i partecipanti al
controllo portano le proprie risorse intellettuali per il successo di un‘a
JV e devono concordare i loro contributi iniziali, le responsabilità e gli
obblighi all‘interno dell‘alleanza come stabilito negli accordi di JV.
Vantaggi e Svantaggi delle JV relative alla PI
Vantaggi
• Offre l‘opportunità di sfruttare e condividere risorse di PI con un
investimento finanziario ridotto.
• Permette alle aziende di accedere a nuovi mercati condividendo
i rischi.
• Crea la possibilità di sfruttare le tecnologie e i brevetti esistenti
sviluppati da ogni partecipante.
• Fornisce alle aziende le possibilità di sviluppare nuova PI con
meno investimenti.
• Consente l‘utilizzo di risorse di PI inutilizzate.
Svantaggi
• Potrebbe esserci uno squilibrio nelle competenze, nelle risorse
intellettuali e negli investimenti portati alla JV da parte dei venturi
• Affrontare le diverse culture manageriali nella gestione della PI
può essere difficile.Joint Venture e Spin-off
Cosa considerare nelle JV? ?
Considera I termini chiave negli accordi di JV
• Background, foreground e diritti di accesso: nelle joint venture
i partecipanti inseriscono nel progetto le loro risorse di PI
precedentemente possedute, note come background, e devono
decidere i diritti di accesso al loro background per gli altri
partecipanti. Inoltre, l‘implementazione del progetto genererà
anche PI, che viene indicata come foreground o risultati. La
proprietà delle conoscenze acquisite/risultati e la determinazione
dei diritti di accesso dovrebbero essere chiarite prima di stipulare
un partenariato in materia di joint venture unitamente alla
compensazione della registrazione della PI e / o dei costi di
manutenzione.
• Specificità dei Diritti di PI:
◦◦ Brevetti: poiché qualsiasi uso precedente o divulgazione
pubblica vieterebbe all‘invenzione di essere brevettata,
dovrebbero essere adottate misure interne ed esterne per
evitare qualsiasi perdita di informazioni. Le parti dovrebbero
condividere le informazioni internamente per identificare se
una qualche forma di arte nota sarebbe un impedimento a
future depositi di brevetti.
◦◦ Copyright: devono essere definiti i diritti dei partecipanti
(diritti di accesso) relativi alla condivisione e all‘uso di tutte
le opere protette da copyright.
◦◦ Marchi: le condizioni di licenza e le restrizioni geografiche,
nonché i diritti di risoluzione precisi, dovrebbero essere
chiaramente definiti. I partecipanti dovrebbero inoltre
31European IPR Helpdesk
concordare i termini per limitare l‘uso dei nuovi marchi a
un‘area geografica o a un intervallo di prodotti ristretti dopo
la chiusura della JV.
◦◦ Informazioni Commerciali RIservate: tutte le possibili misure
di riservatezza dovrebbero essere prese per salvaguardare
tali preziose informazioni commerciali.
• Gestione dei problemi di partnership nelle JV: devono essere
definite le condizioni di accettazione di nuovi partner e l‘uscita
dei partner attuali. Anche le azioni in caso di insolvenza dei
partner dovrebbero essere chiarite.
• Contributi di ciascun partner: deve essere definito il contributo
finanziario di ciascun partner alla JV in termini di beni immateriali.
• Gestione della JV: dovrebbe essere definita la struttura di
gestione della JV. Ad esempio, è possibile concordare un
comitato di gestione della PI per le questioni operative di PI
quali la presentazione di brevetti, le licenze e le controversie.
Particolare importanza dovrebbe essere data alla gestione dello
sfruttamento del PI.
• Risoluzione delle JV: devono essere accettate clausole di
risoluzione sulla PI e diritti connessi in caso di cessazione delle JV.
• Altro: dovrebbero essere incluse (se ve ne sono) anche
assicurazioni e consulenza sulla PI.
Considerazioni sulla PI durante la vita delle JV
Le joint venture possono essere suddivise nelle seguenti quattro fasi e
vi sono questioni essenziali relative alla PI che devono essere prese in
considerazione in ciascuna delle fasi.
Pre-contrattuale Contrattuale Implementazione ConclusioneJoint Venture e Spin-off
Considerazioni sulla PI nella fase pre-contrattuale:
• I partner devono proteggere le proprie risorse di PI del background
prima di inserirle nel progetto.
• Dovrebbe essere firmata un NDA tra le parti prima di divulgare
qualsiasi informazione riservata.
• È consigliabile condurre uno studio di due diligence sulla PI per
definire il contributo di ciascuna parte alla JV (con la propria PI di
background) e stabilire se i diritti di PI coprono il campo tecnico
richiesto e l‘area geografica.
• Le JV devono essere modellate in modo da non essere distruttive
per la libera concorrenza nel mercato comune. Pertanto,
quando si creano le JV, è altamente raccomandata un‘attenta
considerazione della relativa normativa sulla concorrenza.
Altrimenti, se si ritiene che la JV sia destinata alla formazione di un
monopolio, l‘accordo può essere annullato dalle autorità pubbliche.
Considerazioni sulla PI nella fase contrattuale:
• I partner dovrebbero concordare se la PI in background verrà
assegnata o concessa in licenza (o sub-licenza) ad altri partner
per l‘implementazione del progetto. I diritti in background
sono generalmente concessi in licenza in quanto il proprietario
può avere il controllo continuo su di essi. Durante i negoziati, i
partecipanti dovrebbero discutere i termini della licenza, se le
licenze sono concesse.
• I partecipanti alla joint venture dovrebbero avviare discussioni
sulla gestione dei problemi di proprietà per la PI / risultati del
foreground e in questa fase dovrebbero almeno includere
clausole di proprietà congiunta all‘interno dell‘accordo principale
sulla JV o trattare la PI congiunta caso per caso utilizzando distinti
accordi di JV.
33European IPR Helpdesk
Considerazioni sulla PI nella fase di implementazione:
• Le parti dovrebbero decidere chi deterrà i diritti di foreground
e chi li sfrutterà. La legge in generale prevede che i diritti sulle
conoscenze acquisite fatte nel corso della JV appartengano alla
parte che inventa. Tuttavia, poiché non è sempre molto facile
accertare il contributo individuale alla PI in primo piano, un
accordo di proprietà congiunta dovrebbe indicare chiaramente
la proporzione e le modalità con cui tali diritti devono essere
detenuti dai partecipanti. Si può prendere in considerazione
un‘uguale condivisione dei diritti di proprietà, sfruttamento e /
o esecuzione.
• Le parti devono decidere la proprietà dei miglioramenti del
background già esistente, realizzato da uno dei partecipanti.
Va notato che i miglioramenti nel background sono spesso
rivendicati dal proprietario dello sfondo.
• Se le attività di sfruttamento non saranno svolte dalla JV stessa,
le parti possono svolgere tali attività individualmente. Invece, i
partecipanti assegnano anche i loro diritti di accesso in primo
piano ad altre parti per il loro sfruttamento. È necessario notare
che i partecipanti al controllo potrebbero dover concedere
l‘accesso al proprio background per poterlo utilizzare insieme a
conoscenze acquisite nella fase di sfruttamento.
Considerazioni sulla PI nella fase di conclusione:
• I partner devono concordare i termini precisi per la cessazione
della JV o per l‘eventuale uscita di un partecipante.
• Devono essere presi accordi su tutti i passaggi necessari per la
cessazione dei diritti di accesso, come le eventuali licenze.Joint Venture e Spin-off
Durata delle joint venture (sommario)
• Proteggi il tuo PI
• Firma un accordo di riservatezza
• Svolgere l‘azione di due diligence
Pre-contrattuale • Tenendo conto della legge sulla concorrenza
• Concordare i diritti di accesso alla PI preesistente
• Condurre discussioni su nuove conoscenze/risultati
Contrattuale
© Unione europea, 2016
• Decidere sulla proprietà dei risultati
• Chiarire la proprietà dei miglioramenti alle conoscenze
preesistenti
Implementazione • Definire da chi e come saranno svolte le attività operative
• Definire le condizioni specifiche per la cessazione e l‘uscita
di un membro
• Adottare le misure necessarie per la cessazione dei diritti di
accesso
Conclusione
35European IPR Helpdesk
4.2 Spin-offs
Spin-off (o spin-out) sono entità legali separate create da
un‘organizzazione madre (Parent Organization - PO) per portare
le proprie risorse di PI sul mercato. È generalmente una soluzione
efficiente per le organizzazioni madri, che potrebbero non essere
pienamente in grado di commercializzare le proprie risorse di PI, come
ad esempio università e istituti di ricerca. Gli spin-off sono visti come
un importante mezzo di trasferimento di tecnologia poiché agiscono
da intermediari tra l‘ambiente di ricerca e le industrie, inserendo nel
contempo i risultati della ricerca nel mercato commerciale con un
prodotto commerciabile.
In generale, ci sono due diversi tipi di spin-off in base alla loro
formazione vale a dire;
sfruttamento della PI
.
© Unione europea, 2016
Spin-off
PI
POJoint Venture e Spin-off
Spin-off per separazione
In questo tipo di formazione, la società spin-off è formata attraverso
la separazione dalla struttura dell‘organizzazione madre.
La PO contribuisce direttamente allo spin-off con il suo capitale
finanziario, umano e intellettuale, dato che lo spin-off è
letteralmente „nato“ dalla PO per sfruttare parte delle sue risorse
intellettuali.
Spesso accade che le attività di PI vengano trasferite alla società
derivata per cessione, il che significa che tutti i rischi e gli obblighi
sono trasferiti anche a questa nuova entità legale.
Spin-off formate da una persona sterna alla PO
© Unione europea, 2016
Concession
PI sfruttamento della PI
e in licenza
Società
costituita da
PO un soggetto
esterno
Una società spin-off può essere costituita da una persona
esterna alla PO per lo sfruttamento della risorsa di PI creata
dall‘organizzazione madre. In questo tipo di spin-off, dato che la
nuova società è di proprietà di un professionista esterno, le risorse
di PI che devono essere sfruttate dalla nuova società (spin-off)
vengono generalmente trasferite mediante licenza, per consentire
alla PO di mantenere il controllo su di esse.
37European IPR Helpdesk
I professionisti esterni possono anche essere venture capitalist, che
prevedono un potenziale di mercato nella commercializzazione
della PI.
Cosa considerare negli spin-off? ?
Trasferimento della PI dall’organizzazione madre
Le risorse IP create dall‘organizzazione madre costituiscono il
capitale della società derivata. Pertanto, il trasferimento della
PI allo spin-off è una decisione strategica iniziale presa dalla PO.
Questo trasferimento può avvenire sia per (I) assegnazione, sia per
(II) licenza.
La selezione del metodo di trasferimento ha diverse implicazioni
per l‘attività di spin-off:
Trasferimento della PI allo Trasferimento della PI allo
spin-off per spin-off per
assegnazione licenza
La PI trasferita diventa di La proprietà della PI viene
proprietà dello spin-off. mantenuta dalla PO.
Una diminuzione del valore Una diminuzione del valore
della PI ha conseguenze dirette della PI non mette a rischio
sull‘esistenza dello spin-off in grave l‘esistenza dello spin-off.
quanto la PI assegnata è una Tale diminuzione provoca solo
parte del suo capitale. una diminuzione dei ricavi.Joint Venture e Spin-off
Condurre una due-diligence
Uno studio di due diligence consente agli investitori di accertare la
proprietà della PI da trasferire e gli eventuali obblighi che incidono
sul trasferimento.
Contratti e accordi
Durante la vita dello spin-off:
• la conclusione di NDA prima delle trattative con gli investitori
per proteggere le parti confidenziali della PI da trasferire,
• stabilire contratti di lavoro che coprano le questioni relative
alla proprietà della PI creata dai dipendenti / ricercatori, e
• redazione di contratti di licenza o di cessione (come
dettagliato nella sezione precedente)
avere effetti diretti sul successo dello spin-off.
39European IPR Helpdesk
Ulteriori informazini
Schede Informative
Commercializzazione della Proprietà Intellettuale: Joint Venture
Commercializzazione della Proprietà Intellettuale: Spin-off
Accordo di non divulgazione: uno strumento aziendale
Due Diligence della PI: valutazione del valore e dei rischi dei beni immateriali
Questi documenti sono disponibili nella nostra biblioteca online.Elementi di PI in altri contratti commerciali
5. Elementi di PI in Altri Contratti Commerciali
41European IPR Helpdesk
Che si tratti di un trasferimento interno (ad esempio trasferimento di
conoscenze tra datore di lavoro e dipendente) o esterno (ad esempio
trasferimento di conoscenze tra diversi partner in un progetto), il
trasferimento di tecnologia consente lo sviluppo di prodotti o servizi
nuovi e migliorati e apre la strada ai progressi tecnologici.
Non limitato ai meccanismi spiegati in precedenza, la conoscenza - e
quindi la PI - può essere trasferita anche attraverso altri strumenti
contrattuali. In questa sezione finale, altri tipi comuni di accordi nel
trasferimento delle conoscenze saranno riassunti mettendo l‘accento
sugli elementi di PI in tali contratti.
5.1 Accordi di non divulgazione (NDAs)
Gli NDA sono contratti legalmente vincolanti che stabiliscono le
condizioni alle quali una parte (la parte divulgante) divulga informazioni
confidenziali a un‘altra parte (la parte ricevente). La caratteristica
comune di questi accordi è che le informazioni divulgate sono preziose
per la parte divulgante nella misura in cui devono essere tenute al
di fuori del dominio pubblico. Pertanto, un NDA è uno strumento da
utilizzare per ridurre i rischi di possibile divulgazione di informazioni,
quando è necessario concedere l‘accesso a informazioni riservate, ad
es. quando si entra in una partnership come la licenza.
Cosa considerare negli NDA? ?
• Definire chiaramente le „informazioni riservate“.
• Descrivere eventuali restrizioni sull‘uso delle informazioni
riservate dalla parte riceventeElementi di PI in altri contratti commerciali
• Fornire l‘elenco delle informazioni non coperte dal contratto.
• Definire la durata dell‚ “obbligo di riservatezza“ (illimitato o un
periodo di tempo).
5.2 Accordi di trasferimento materiale (MTAs)
Gli MTA vengono utilizzati per lo scambio di materiali tangibili tra le
parti al fine di garantire i diritti di proprietà intellettuale del fornitore
di materiali contro la possibile divulgazione da parte del destinatario.
Il materiale scambiato può assumere molte forme, come campioni di
prodotto, prototipi, software, composti chimici o materiali biologici,
ecc. Generalmente tale trasferimento avviene durante:
• studi di fattibilità per verificare se il materiale è compatibile con
le strutture riceventi,
• attività di ricerca sul materiale in partenariati di ricerca e sviluppo,
• fornitura di campioni o prototipi a futuri clienti per prove, ecc.
Cosa considerare negli MTA? ?
• Definire chiaramente il (i) materiale (i) trasferito.
• Stabilire le limitazioni su come il destinatario può utilizzare il / i
materiale / i trasferito / i.
• Se il (i) materiale (i) trasferito (i) è soggetto a ulteriori miglioramenti
o ricerche, definire la proprietà dei risultati e i diritti di accesso.
• Stabilire gli obblighi di riservatezza.
• Definire la lunghezza dell’accord.
43European IPR Helpdesk
5.3 Accordi di Consorzio (AC)
Gli AC sono contratti, stipulati tra „partner del consorzio“, per stabilire
i diritti e gli obblighi durante una partnership temporanea ai fini della
realizzazione di un progetto specifico. Gli AC minimizzano la probabilità
di controversie successive in quanto forniscono regole e responsabilità
per le parti durante il progetto insieme ai diritti di accesso da concedere
ai partner in merito ai risultati del progetto.
Cosa considerare nei CA?
?
• Definire il progetto e il termine del progetto.
• Descrivere le regole di gestione del consorzio incluso lo
Schema di gestione IP.
• Fornire l‘elenco di IP di background forniti da ciascun partner del
consorzio e definire i relativi diritti e condizioni di accesso.
• Stabilire le regole per lo sfruttamento e la diffusione dei risultati:
◦◦ regime di proprietà dei risultati e disposizioni,
◦◦ diritti di accesso di altri partner,
◦◦ responsabilità in merito alla protezione della PI dei risultati,
◦◦ disposizioni per il trasferimento di proprietà,
◦◦ coinvolgimento di terzi,
◦◦ altre responsabilità per lo sfruttamento e la diffusione
(pubblicazioni, trattamento di informazioni riservate in
attività promozionali ecc.)
• misure di applicazione comprese le responsabilità dei partner per
quanto riguarda l‘applicazione.Elementi di PI in altri contratti commerciali
5.4 Contratto R&S
Il contratto di R&S viene solitamente utilizzato dalle società per
esternalizzare le attività di ricerca e sviluppo a università o centri di
ricerca allo scopo di acquisire nuove conoscenze, quando la società
non ha risorse interne per svolgere tali attività.
Cosa considerare nel contratto di R&S?
?
• Definire chiaramente le necessità e il progetto (attività di R
& S in outsourcing).
• Descrivere il contributo di ciascuna parte (ad esempio, know-how
del mercato dell‘azienda, attività di R & S dell‘università, ecc.).
• Definire la proprietà e i diritti di accesso ai risultati (comunemente
negli accordi per i contratti di R & S, la società possiede tutta la PI
generata e offre diritti di accesso limitati all‘università).
5.5 Accordi di Consulenza
I soldi*, Esigenza di R&S,
© Unione europea, 2016
know-how di mercato
R&D
Organizzazione di ricerca
Impresa
Università
* L‘importo pagato dall‘impresa per l‘attività di R&S può essere compensato, se del caso, da
programmi di finanziamento (ad esempio, strumento per le PMI).
Tali accordi sono stabiliti tra organizzazioni che desiderano fornire
consulenza alle aziende su questioni specifiche, in cambio del
45European IPR Helpdesk
pagamento di una commissione. Le aziende entrano in queste
partnership per diversi obiettivi, per ottenere assistenza per superare
un problema tecnico o per analizzare una questione tecnica o dati
Cosa considerare negli accordi di consulenza? ?
• Ricordarsi di firmare un NDA o aggiungere clausole di
riservatezza nel contratto, in quanto il consulente può avere
accesso a informazioni aziendali sensibili durante il periodo di
consulenza.
• Chiarire la proprietà della PI che viene creata dal consulente
durante il suo periodo di consulenza. Si noti che, in generale,
la PI sviluppata da un consulente è di proprietà del consulente,
non del cliente, a meno che non vi sia un accordo che preveda
diversamente
Ulteriori nformazioni
Schede Informative
Commercializzazione della proprietà intellettuale: Strumenti per il trasferimento
delle conoscenze
Accordo di non divulgazione: uno strumento aziendale
Come gestire le informazioni aziendali riservate
Documenti Utili
Accordo di non divulgazione a senso unico (European Helpdesk IPR)
Mutuo accordo di non divulgazione (European Helpdesk IPR)
Accordo consortile modello DESCA 2020 (per i progetti Orizzonte 2020)
Accordo consortile modello EUCAR (per i progetti Orizzonte 2020)
Accordo consorzio modello MCARD-2020 (per i progetti Orizzonte 2020)
Accordo Consorzio Eurostars
Lambert Tool Kit - Modelli di accordi consortili
Questi documenti sono disponibili nella nostra biblioteca online.La tua guida alla commercializzazione della PI
Lo European IPR Helpdesk
Lo European IPR Helpdesk è un‘iniziativa di servizi finanziata dalla
Commissione europea nell‘ambito dell‘attuale programma Horizon
2020 che sostiene le attività transfrontaliere delle PMI e di ricerca
per gestire, diffondere e valorizzare tecnologie e altri diritti di
proprietà intellettuale e risorse di PI a livello dell‘UE. Offrendo una
vasta gamma di materiale informativo, un servizio di Helpline per
il supporto diretto sulla PI e formazione on-site e online, l‘obiettivo
principale dell’European IPR Helpdesk è supportare la creazione di
capacità in materia di PI in riferimento a tutte le pratiche di PI: dalla
consapevolezza all‘utilizzo strategico e allo sfruttamento di successo.
Questo rafforzamento delle competenze in materia di PI si concentra
sulle PMI dell‘UE, i partecipanti e i candidati a progetti finanziati
dall‘UE, e gli stakeholder dell’innovazione UE per una maggiore
traduzione della PI nell‘ecosistema dell‘innovazione dell‘UE.
47European IPR Helpdesk
I nostri servizi
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frequenti” sul nostro sito web è possibile trovare informazioni esaustive
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