I SEGNI DISTINTIVI: Marchio (registrato e pre-usato) Ditta Insegna Domain name Segni atipici (slogan, emblemi)

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I SEGNI DISTINTIVI:
Marchio (registrato e pre-usato)
Ditta
Insegna
Domain name
Segni atipici (slogan, emblemi)

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Fonti normative di riferimento
      [art. 2569 – ss.c.c.]

      CPI: art. 7 -28 (incise da ultimi reg. MUE; da d.l. n.34/2019
      marchio storico di interesse nazionale (+ norme comuni ai dpi)

      Pacchetto sul Marchio UE (gestito da EUIPO)
       • reg. 2017/2001 (RMUE)
       • reg. 2018/626 (esecuzione: REMUE)
       • reg. 2018/625 (delegato: RDMUE)

      Registrazione internazionale (Accordo Madrid 1891-1898 OMPI:
      120 paesi coperti):
       • art. 17

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Fatti costitutivo del diritto sul marchio e territorialità tutela

        Sistema italiano misto (art. 2 CPI)/ solo registrazione MUE
         • Registrazione come regola di certezza (registro marchi)
         • Mantenimento: rinnovo e uso effettivo
           • Art. 24 (tutela investimento / liberazione «spazi» utili per il mercato
        Territorialità della tutela
         • Nazionale (UIBM anche tramite CCIAA)
         • territorio UE per MUE
         • estensione internazionale (priorità unionista)
        Presupposti di registrazione
         • segno registrabile + assenza impedimenti alla
           registrazione

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Il «segno» nei dati normativi

       Art. 2569 c.c.
       • «marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi»

       Art. 7 CPI
       • «segni… atti a distinguere i prodotti di
         un’impresa da quelli di altre imprese»
       Art. 13 CPI
       • Sono esclusi dalla registrazione «segni privi di
         carattere distintivo»

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1. Idoneità del segno alla registrazione come marchio
                                                            Art. 4 REG. (UE) 2017/1001 del 14 giugno
             Art. 7 CPI (mod. 2019)                                           2017
• Oggetto della registrazione                             • Segni atti a costituire un marchio UE Possono
• Possono costituire oggetto di registrazione come          costituire marchi UE tutti i segni, come le parole,
  marchio d'impresa tutti i segni, in particolare le        compresi i nomi di persone, o i disegni, le lettere,
  parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le         le cifre, i colori, la forma dei prodotti o del loro
  lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o       imballaggio e i suoni, a condizione che tali segni
  della confezione di esso, le combinazioni o le            siano adatti a:
  tonalità cromatiche, purché siano atti                  • a) distinguere i prodotti o i servizi di
• a) a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa     un'impresa da quelli di altre imprese; e
  da quelli di altre imprese;                             • b) essere rappresentati nel registro dei marchi
• e                                                         dell'UE («registro») in modo da consentire alle
                                                            autorità competenti e al pubblico di determinare in
• b) ad essere rappresentati nel registro in modo           modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione
  tale da consentire alle autorità competenti e al          garantita al loro titolare.
  pubblico di determinare con chiarezza e precisione
  l'oggetto della protezione conferita al titolare. ….

distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese;
(uguali o simili per genere merceologico): origine da una specifica FONTE
PRODUTTIVA

Identificare in modo univoco la fonte produttiva: se il marchio è simile (immagini 1 e 2: marcamoda/adidas) e non
è con evidenza un marchio contraffatto (immagine 3) può crearsi rischio di confusione per il consumatore

                                                                                    7

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Funzione distintiva
• caratteristiche differenziatrici del prodotto cui attiene la distintività
• ORIGINE DA UNA SPECIFICA FONTE PRODUTTIVA : anche se linee,
  prodotti diversi (marchio generale/
• marchio di prodotto)

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FUNZIONE E STRUTTURA DEL DIRITTO
    Segno idoneo a consentire al pubblico dei consumatori di distinguere prodotti o
    servizi di un imprenditore da quelli (uguali o simili) di un altro imprenditore

     • Capacità distintiva
    Struttura del diritto attribuito dal segno

     • Diritto di esclusiva: il monopolio sull’uso del
       segno e di segni simili per il medesimo
       genere di prodotti
       • art. 20 (con alcune erosioni: art. 12, art. 20);
     • L’esclusiva costruita in modo funzionale ad
       assicurare la distintività

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Non identici ma simili, per prodotti simili

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Funzione distintiva = funzione di indicazione di provenienza da
                      una fonte produttiva
       Indicazione relativa alla fonte produttiva
       determinata e identificabile in modo univoco
       (impresa)
        • Marchio (e altri segni) come collettore di clientela

       NON Implica anche garanzia sulle caratteristiche
       continuative dei prodotti
        • Se non nei limiti di ingannevolezza, originaria o in sede di
          circolazione
          • circolazione libera ma non ingannevole su caratteristiche
            essenziali

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Segno distintivo: tipologie
       Un segno (simbolo) ricollegato con valore distintivo a
       «entità della produzione»
       • denominativo/figurativo/misto/complesso
       • fantasia/espressivo/allusivo/evocativo/ideativo
       • colore/olfattivo/sonoro/di posizione/animazione/

       Distinzioni tipologiche (normative e non)
          •Fabbrica/commercio
       •Il principio di coesistenza (art. 20.3)
            Prodotti /servizi
            •l’apposizione del segno sugli strumenti relativi al servizio
          •Generali e speciali
            •diversità di funzione: impresa, linea, prodotto caratteristiche
            merceologiche tecnico-funzionali

Il marchio come segno: Marchi costituiti da segni convenzionali

   Parole, lettere, numeri, simboli grafici, punteggiatura
   slogan
   Elementi figurativi, logo
   Forme
   Colori in sé (tonalità di colore)
    – Non colori “puri”

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Il marchio costituito da uno slogan

Marchi non convenzionali (atipici)

   Suoni, musica, jingles
   animazioni
   Segni olfattivi
   Altri
    – ologrammi
    – Marchi di posizione
    – Marchi di tracciamento

Gradi di distintività: vicinanza o distanza dalla
                         descrittività
 Più il segno descrive (richiama il tipo di prodotto: benagol, fuifort, dermaclinique) meno
  distingue rispetto al genere
 Maggiore la “distanza” tra segno e prodotto, maggiore è la distintività (ROLEX)
 più la distintività è FORTE (marchi evocativi, suggestivi: NIKE) più è FORTE il marchio: non
  tollera l’uso di marchi “simili” perché risulterebbero tutti confondibili
 Grado di distintivit
              Nessuno              Basso                elevato (m. forte)
               Denominazio
               ni generiche                                            Di fantasia/
                o termini di         Descrittivo    Suggestivo
                                                                        arbitrario
               uso comune

              Non registrabile, privo di           Registrabile
              distintività

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FATTI COSTITUTIVI DEL DIRITTO DI
MARCHIO: LA REGISTRAZIONE
Requisiti positivi/impedimenti alla registrazione

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Impedimenti alla registrazione

            assoluti                                   relativi
         carenze nel segno in sé                  esistenza di diritti di terzi
      contrasto con principi generali   esigenza di escludere rischi di confondibilità
                                                       per il mercato

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1. Idoneità del segno alla registrazione: superamento del requisito della
rappresentazione grafica
                                                  Art. 4 REG. (UE) 2017/1001 del 14 giugno
           Art. 7 CPI (mod. 2019)                                   2017
• Oggetto della registrazione                   • Segni atti a costituire un marchio UE
• Possono costituire oggetto di registrazione     Possono costituire marchi UE tutti i segni,
  come marchio d'impresa tutti i segni            come le parole, compresi i nomi di
  suscettibili di essere rappresentati            persone, o i disegni, le lettere, le cifre, i
  graficamente, in particolare le parole,         colori, la forma dei prodotti o del loro
  compresi i nomi di persone, i disegni, le       imballaggio e i suoni, a condizione che tali
  lettere, le cifre, i suoni, la forma del        segni siano adatti a:
  prodotto o della confezione di esso, le       • a) distinguere i prodotti o i servizi di
  combinazioni o le tonalità cromatiche,          un'impresa da quelli di altre imprese; e
  purché siano atti                             • b) essere rappresentati nel registro dei
• a) a distinguere i prodotti o i servizi di      marchi dell'UE («registro») in modo da
  un’impresa….; e                                 consentire alle autorità competenti e al
• b) ad essere rappresentati nel registro         pubblico di determinare in modo chiaro e
  ….                                              preciso l'oggetto della protezione garantita
                                                  al loro titolare.

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Reg. UE 2017/1001, cons. 10
    Il segno dovrebbe poter essere rappresentato in qualsiasi
    forma idonea utilizzando la tecnologia generalmente
    disponibile, e quindi non necessariamente mediante
    strumenti grafici, purché la rappresentazione sia chiara,
    precisa, autonoma, facilmente accessibile,
    intellegibile, durevole e obiettiva..

    recepimento di criteri Sieckmann: chiaro, preciso (ad es.
    per un colore non basta dire “rosso”), autonomo,
    facilmente accessibile (ad es.colori Pantone), intelligibile,
    duraturo e oggettivo.

Il concetto di
segno: criteri della
rappresentabilità                              22

del segno
                         la rappresentazione deve essere chiara,
(uniformi diritto it e   precisa, autonoma, facilmente accessibile,
MUE)                     intellegibile, durevole e obiettiva

                         OAMI (1999) «odore dell’erba appena tagliata”:
                         un odore ben individuato e che tutti riconoscono
                         per esperienza diretta» perciò di
                         rappresentazione chiara attraverso la descrizione
                         verbale

                         Trib. UE (2005), “odore di fragola matura” : né
                         l’immagine di una fragola, né la descrizione
                         verbale sono rappresentazione sufficientemente
                         oggettiva

Impedimenti assoluti alla registrazione
Inidoneità a distinguere: capacità distintiva (art. 13 CPI)
  • Il marchio deve distinguere il prodotto, non descriverlo o usare parole comuni.
  • La descrittività rende il marchio debole (anche se notorio) es. Clinique e Dermaclinique) e permette la
    coesistenza con marchi che usano termini simili

Mancanza di liceità (art. 14, co. 1 e co.1 bis)
  • Contrarietà a ordine pubblico e buon costume
    • Esempi: Buddha cafè; La Mafia se sienta a la mesa (art. 10, co. 1 - bis)
  • Stemmi, nomi di stati bandiere emblemi (anche delle forze armate)
Decettività in sé del segno (art. 14) (VERITA’ DEL SEGNO)
  • Il marchio è ingannevole circa le qualità, la natura, l’origine .. del prodotto

Mancanza di estraneità al prodotto
  • SEPARABILITA’ CONCETTUALE DEL SEGNO DAL PRODOTTO (il problema dei marchi di forma)

                                                                                       23

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       mancanza di distintività
(il segno non è atto a distinguere)

 sviluppata su ipotesi in cui il segno
si componga esclusivamente di                      Art. (7 e) 13, co. 1: «sia privo di
• Art. 13 lett. b) Denominazioni generiche e       carattere distintivo»
  indicazioni descrittive di caratteri (specie,    • Percepiti dal pubblico non come segni, ma
  qualità, epoca) o provenienza                      come elementi strutturali o funzionali del
• Art. 13, lett. a) Segni comuni nel sistema         prodotto (es. colori, forme , slogan..)
  commerciale
  • uso civile (linguaggio corrente: extra super
    delux euro) o
  • uso commerciale (comprensivo di elementi
    figurativo (es croce rossa)

capacità distintiva
Segni privi di capacità distintiva
  • Denominazioni generiche e indicazioni solo descrittive
    • L’OCCUPAZIONE DELLE PAROLE: traslazione del rischio di monopolizzazione dal nome al prodotto o
  • Segni geografici (quale ragione e quale limite?)
    • Toponimi hanno valore descrittivo? Della qualità?
    • E se sono assenti i caratteri? (Scotch Whisky)
    • Diversa logica INDICAZIONI ORIGINE E PROVENIENZA (rinvio)

Segni di uso comune: un linguaggio espressivo comune tra consumatori e produttori
  • Standard, super, extra, deluxe …
  • Anche figurativi: saetta per prodotti elettrici; croce rossa per prodotti sanitari…
  • @, Emoticon?
Marchi non semantici; marchi espressivi e ammissibilità di “distanze minime”:
  • Rolex, adidas, nike; golf…
  • babydry*/bergasol*/SAT2*/benagol; doublemint/ghiacciomenta; Bielastica; Mariage;

                                                                                          25

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Capacità distintiva: le variazioni temporali
• PERDITA DI CAPACITA’ DISTINTIVA NEL TEMPO
• Volgarizzazione (art. 13, comma 4 CPI): consta di 2 elementi
   • criterio oggettivo (il segno è diventato nel linguaggio comune nome di un genere
     merceologico: es. biro, bretella
   • Criterio soggettivo: inerzia del titolare (il titolare non ha difeso il segno con azioni di
     contraffazione-opposizione)
   • Il rafforzamento della tutela antivolgarizzazione (art. 20, comma 3 –bis): l’indicazione come
     segno registrato nelle enciclopedie e nei dizionari
ES. L'ITALIA E LE SUE REGIONI (2015)
• L’analisi dell’evoluzione dei consumi alimentari nell’Italia repubblicana … l’amaro Cynar®, il Campari® soda, la birra Peroni, il caffè
  Lavazza, la Nutella® Ferrero, i biscotti Pavesini®, la carne in scatola Simmenthal®, il formaggino Mio®l a pasta Barilla, i Baci®
  Perugina, l’olio Bertolli e l’olio Dante, la China® Martini, il formaggio Belpaese®, per non citare che i più noti, … espressero anche sul
  piano simbolico e rituale le nuove frontiere dell’alimentazione italiana.

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ACQUISTO SUCCESSIVO DI CAPACITA’ DISTINTIVA

• Secondary meaning ((art. 13, comma 3 CPI)

 • Riabilitazione del segno con l’uso (e successo commerciale)
 • mutamento di percezione del pubblico della distintività del marchio: i consumatori lo
  percepisce non come termine generico (il giornale), ma come elemento di distinzione di
  quel prodotto rispetto a quelli simili

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PROBLEMI SPECIFICI
marchi di forma
I nomi geografici nei segni della produzione

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Marchi di forma o tridimensionali (art.9)
                             • Non possono essere registrate come marchio le forme funzionali,
                               tecniche, di valore sostanziale
 Necessaria estraneità       • Va esclusa anche la registrazione di forme che danno al prodotto
del m. al prodotto e alle      «un valore di mercato», ne aumentano la «forza attrattiva» e
             sue qualità       rappresentano elemento che influisce sulle decisioni di acquisto del
                               pubblico (Trib. UE, Bang & Olufsen)

   Elementi della forma
       devono essere         • Registrabili come marchio le forme arbitrarie, capricciose, gratuite
            «aggiunte»
 Possibilità e tecniche di   • se «nella forma svolge un ruolo importante un elemento non
  tutela delle forme utili     funzionale, come un elemento ornamentale o di fantasia, dato che i
se ai concorrenti sono         concorrenti possono ricorrere a forme alternative con funzionalità
  possibili varianti che       equivalente» la forma è registrabile perché non sussiste un rischio «di
    realizzano la stessa       pregiudizio alla disponibilità della soluzione tecnica» (CGUE, Lego)
                 funzione

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Non registrabili come marchio tridimensionale le forme che
danno valore sostanziale al prodotto: non solo per utilità/funzione,
ma anche per appeal
                         escluse dalla registrazione non solo forme necessarie per un
                         risultato tecnico, ma anche forme che danno al prodotto «un
                         valore di mercato», ne aumentano la «forza attrattiva» e
                         rappresentano elemento che influisce sulle decisioni di acquisto
                         del pubblico

                          • Trib.UE, Bang &        Olufsen, forma di un diffusore acustico con un «design
                            del tutto particolare … una specie di scultura pura, slanciata e atemporale»

                         Principio che può applicarsi anche ai segni bidimensionali:

                          • disegni di stoffe, ceramiche.

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La valutazione circa la distintività della forma
• Quando un segno riguarda l’aspetto esteriore del prodotto occorre
  accertarne in concreto il carattere distintivo.
• Infatti, mentre i marchi denominativi o figurativi appaiono segni
  indipendenti     dall’aspetto   del bene che contraddistinguono
  (concettualmente separabili senza che il prodotto cambi) e quindi i
  consumatori sono abituati a percepirli immediatamente come
  identificativi dell’origine commerciale del prodotto, gli involucri e gli
  imballaggi (a maggior ragione dei prodotti alimentari che debbono
  essere commercializzati confezionati) possono essere percepiti dal
  pubblico come mere confezioni e potrebbe non essere loro attribuito
  alcun autonomo e preciso significato, atto a distinguerli e a
  ricollegarli ad una specifica origine imprenditoriale.
• (trib. To, sez. spec., 20/4/2014)

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Marchio di forma di una tavoletta di cioccolata: la forma
quadrata della tavoletta può essere usata solo da
RITTER
  • La verifica richiede indagine
    demoscopica accertare se, nel
    momento in cui ne veniva chiesta la
    nullità per carenza di capacità
    distintiva, il segno risultava o meno
    percepito come marchio di forma dai
    consumatori.
  • (NB QUINDI NON SE HA I REQUISITI
    MA SE IL PUBBLICO LO PERCEPISCE
    COME SEGNO)
  • ai consumatori è stata sottoposta
    prima “una fotografia a grandezza
    naturale del marchio per cui è causa” e
    poi “una confezione del prodotto in
    versione blind (cioè senza etichetta o
    rivestimento esterno che indichi
    l’azienda produttrice)”

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• la maggior parte dei consumatori di cioccolato
    riconduce il segno oggetto di causa alla Ritter
•   ai fini della riabilitazione o secondary meaning (pure
    con riferimento ai marchi di forma), non è necessario
    che la totalità degli ambienti specializzati identifichi
    grazie al marchio il produttore, occorrendo invece che
    il segno sia divenuto idoneo ad identificare il prodotto
    agli occhi di una frazione significativa dei consumatori
•   (Domori vs. Ritter, ITA 2014)
•   Milka vs Ritter (D 2010 - 2020)
•   L’attacco di Milka: la forma quadrata, per la sua
    semplicità, aggiunge un valore essenziale alla
    tavoletta di cioccolato. Si tratta quindi di una forma
    base che deve essere disponibile anche per le
    aziende competitive (secondo i prinicipi della giur. UE
    nel caso Bang&Olufsen)
    • Corte federale di Giustizia tedesca, 23 luglio 2020: la forma della
      tavoletta rappresenta per i consumatori un’indicazione della
      provenienza e della qualità del prodotto, anche se non ha alcun
      valore artistico né porta a differenze nel prezzo

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Marchi e segni geografici: tra decettività e tipicità delle
produzioni
        Divieto di segni esclusivamente formati da toponimi
        nella misura in cui richiamino qualità del prodotto
        • Se veritieri, influenzano la scelta di consumo: nullo come falsa
          indicazione geografica
        • Se non veritieri, sono nulli per decettività: es. New England

        Ammissibilità limitata dell’uso di toponimi:
        • Zona di proprietà del titolare
        • Elemento non distintivo (fantasia): Capri, Amaro silano (erbe
          non tipiche della Sila)
        • Esperienza: m. banche; m. che richiamano elementi tipici del
          territorio (ROMA: materiali lapidei; Costa Smeralda materiali di
          cemento e granito)

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3 strumenti di valorizzazione del rapporto con territorio
(tipicità geografica) che
       Marchi collettivi (art. 11 CPI): garanzia natura, origine e
       qualità

       Marchi di certificazione (art. 11 bis ) e Certification mark
       (MUE)
        • Riferimento geografico anche esclusivo
          • Diminuzione gradiente distintività
        • Dissociazione tra titolarità e legittimazione all’uso
          • Coerenza produzione marchiata-disciplinare
          • Criteri di accesso per le imprese localizzate (necessari per MUE)
            • Mancanza di ingiustificato privilegio

       Promozione agroalimentare tipica IG/DO

36

          Marchio di qualità di 8 categorie di prodotti
          dell’artigianato sardo (M UE).

• Marchio collettivo con indicazione di qualità geografica dell’Assessorato
 regionale del Turismo, Artigianato e Commercio RAS.

37

Influenza del territorio su prodotti agricoli e agroalimentari e valorizzazione
territori di origine nel sistema UE

          Sistema complesso articolato su
          Reg.1151/2012

          DOP, IP (art. 5) e STG
           • ottenuti con metodi di lavorazione, conservazione e
             stagionatura consolidati nel tempo, omogenei per tutto il
             territorio interessato, secondo regole tradizionali, per un
             periodo non inferiore ai 30 anni.

          Ingresso tutele anche non agroalimentari:
          lavorazioni tradizionali

38

Principi reg. 1151/2012
Due regimi qualità (rispetto obbligatorio per stati)

         DOP e IGP - etichettatura
          • Due livelli di intensità incidenza origine (art. 5 reg.
            1151/2012)
          • Diritto soggettivo di accesso agli operatori della zona
         STG (art. 18)

         indicazioni di qualità facoltative (art. 29)
          • Prodotto della montagna
          • Prodotto agroalimentare delle isole (prospettiva
            abbandonata)

39

IMPEDIMENTI RELATIVI ALLA
REGISTRAZIONE
Interferenza con diritti altrui pre-esistenti
Mancanza di novità (art. 12)

40

Impedimenti relativi (reg. MUE) o mancanza di novità (CPI, art.
12

                             3 possibili linee di
 Causati                        interferenza
   da
                          (2 sostanziali, 1 formale)

                                       Segni pre-usati
                                           (senza        Diritti «civili» o
                     Segni già         registrazione)     segni e nomi
                   registrati altrui   con notorietà o   ultramercantili
                                        con notorietà          di terzi
                                            locale

41

      Diritti anteriori altrui: impediscono la
   registrazione o invalidano la registrazione
avvenuta per seconda per mancanza di novità
in via preliminare
• opposizione del titolare del diritto alla registrazione

in via successiva
• azione di nullità (art. 25)
• azione per mancanza di novità
  • legittimazione ristretta ai titolari di diritti anteriori (art.
    122.2 CPI)
• Esclusa invalidazione per intervenuta decadenza del
  marchio precedente per mancanza di uso effettivo
  (mancato uso del titolare o del licenziatario)