Gli Spin-off universitari e accademici - Ricerca applicata. Gli spin-off

 
Gli Spin-off universitari e accademici - Ricerca applicata. Gli spin-off
Ricerca applicata.
         Gli spin-off

Gli Spin-off universitari e
       accademici

           A.A. 2017-18 Diritto e   1
          Brevettabilità M. Cossu
Gli Spin-off universitari e accademici - Ricerca applicata. Gli spin-off
Gli spin-off del settore biotech: il caso ASSOBIOTECH
Costituita nel 1986 all’interno della Federchimica, Assobiotec è
l'Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie, che rappresenta
le imprese e i parchi tecnologici e scientifici che operano in Italia nei diversi
settori delle scienze della vita.

La missione di Assobiotec è quella di sostenere e promuovere lo sviluppo
delle biotecnologie in tutte le aree di applicazione, che spaziano dalla salute
al benessere, dalla medicina veterinaria alla zootecnia, dall’agricoltura
all’alimentazione, dall’ambiente ai processi industriali, dai biomateriali alle
bioenergie, dall’edilizia al restauro.

Per promuovere lo sviluppo delle biotecnologie, Assobiotec ha una intensa
attività di relazioni con le istituzioni, nazionali e regionali, e con gli organismi
europei. L’Associazione interagisce e collabora inoltre con le organizzazioni
imprenditoriali, gli istituti scientifici e le associazioni dei pazienti e dei
consumatori.

Tra le aree di intervento dell'Associazione, hanno una rilevanza particolare
quelle relative alla promozione di programmi di ricerca di interesse strategico
per il comparto, alla definizione delle misure finanziarie e fiscali idonee a
favorire l'innovazione
                                A.A. 2017-18 Diritto e                                 2
                               Brevettabilità M. Cossu
Il Rapporto Assobiotec-Ernst & Young 2011

                       Il Rapporto analizza i vari
                       settori di applicazione delle
                       biotecnologie dando risalto alla
                       parte finanziaria anche
                       attraverso un confronto con i
                       principali paesi europei

                       Il Rapporto è anche scaricabile
                       dal sito Assobiotec:
                       www.assobiotec.it

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               Brevettabilità M. Cossu
Le biotecnologie in Italia (I)

                                                     ►   Nel corso degli ultimi anni
                                                         abbiamo assistito ad un
                                                         significativo sviluppo
                                                         dell’industria biotech italiana
                                                         nonostante la difficile
                                                         congiuntura economica e
                                                         l’assenza di idonei incentivi
                                                         fiscali per la crescita dei
                                                         settori maggiormente
                                                         innovativi
                                                     ► Realtà     che generano sempre
                                                         più valore ed occupazione
                                                         all’interno del Paese
                                                     ► Al   terzo posto in EU per
   Numero imprese biotech in Italia                      numero di imprese pure
                                                         biotech (187)

           Fonte: Ernst & Young – Assobiotec, BioInItaly Report 2011
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                               Brevettabilità M. Cossu
Fonte: Ernst & Young – Assobiotec, BioInItaly Report 2011

                               Totale        Pure Biotech
►   Imprese                     375              221
►   Addetti                 52.411             6.000
►   Addetti R&S               6.400            2.248
►   Fatturato biotech         7.400 mln€       1.184 mln€
►   Investimenti in R&S       1.800              533
                                                                   Suddivisione imprese biotech per dimensione
                                                                     Micro      Piccola     Media         Grande

►   Nonostante l’elevata crescita, il biotech italiano presenta ancora una quota rilevante d’imprese di
    piccole dimensioni, sottocapitalizzate e con scarsità di risorse finanziarie

►   Le imprese biotech riescono a sfruttare le proprie competenze e tecnologie trasversalmente nei diversi
    settori di applicazione
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Numero imprese biotech                  Fatturato biotech                Investimenti in R&S
    + 1,6%                                + 2,7%

                        + 2,7%

                                                                             + 3,0%
                                                           + 12,1%                           + 10,0%

       Numero addetti                 Fatturato biotech per addetto    Investimenti in R&S per addetto
                                               - € migliaia -                   - € migliaia -
      + 0,8%
                                                           + 9,4%

                                         + 1,9%
                                                                                             + 8,2%
                        + 2,5%
                                                                            + 3,0%

        2009             2010                2008              2009             2009              2010

Le imprese biotech investono in R&S una quota consistente del fatturato e/o dei costi operativi
(24%), e ciò è particolarmente vero per le pure biotech che investono in media il 45% del fatturato
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Distribuzione geografica
      Distribuzione geografica imprese biotech             Distribuzione geografica imprese pure biotech micro e
                                                                       piccole rispetto ai PST biotech
                                          > 50                                                        > 30
                                          11 - 50                                                     15 - 30
                                          5 - 10                                                      5 - 15
Gli spin-off biotech

                                               2009            2010
                      ►   Spin-off biotech       45             70
                          totali
                      ►   Spin-off red
                          biotech                28             36

► In Italia nell’ultimo decennio risultano ben 873 spin-off accademici, di cui 131 (15%)
 nel settore delle Life Sciences e del Biomedicale
►Dal 2003 ad oggi, sono state avviate dall’Università di Milano 28 imprese spin-off

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                                     Brevettabilità M. Cossu
Lo sviluppo dei Technology Transfer Office – TTO
                 nelle università
Più del 50% dei TTO italiani è stata fondata negli
ultimi 5 anni.

Registrando cospicui aumenti in termini di:
 Portfolio brevetti universitari
 Invenzioni individuate per anno
 Brevetti concessi per anno
 Accordi di licenza

                                                                  >56%

                                  A.A. 2017-18 Diritto e           9
    Fonte: Netval, 2010          Brevettabilità M. Cossu   >91%
Ricerca e Generazione e
       sviluppo di impresa

►   Qualità della ricerca e delle risorse umane
►   Proprietà intellettuale, solida e definita
►   Normativa chiara, contesto definito
►   Professionalità eterogenee per la nascita e lo sviluppo d’impresa
►   Supporto del Technology Transfer Office
►    Risorse finanziarie (Imprese, Business Angels, Venture Capitalists,
    Investitori Istituzionali specializzati (banche, fondazioni bancarie
►    Strumenti di incentivazione alla nascita d’impresa (vedi il Decreto
    Legislativo 297/1999 e il D.M. M.i.u.r. 8 Agosto 593/2000).
►    Strumenti a supporto dello sviluppo competitivo d’impresa, dopo la
    fondazione, da parte dei “fondatori” (vedi TTO delle Università) e degli
    altri soci.
                                                                               10
►   Misure di sistema, adeguate, definite e costanti nel tempo
Ricerca di base e
   ricerca applicata
• Il valore socio-economico del trasferimento di
  conoscenza
• Rapporto tra università e impresa

• Società - spin-off come società ad elevato valore
  creativo, veicoli per il trasferimento di conoscenze
  dall’università/ente di ricerca all’impresa e quindi
  alla collettività.
• L’impresa è interessata ad acquisire le conoscenze
  universitarie sia perché non è capace di produrle a
  sua volta e sia perché trova più conveniente il «buy»
  rispetto al «make».
                      A.A. 2017-18 Diritto e         11
                     Brevettabilità M. Cossu
Ricerca di base e ricerca
        applicata
• Esistono modelli         economici          e dati empirici        anche
  sull’utilità  degli spin-off universitari a sostenere la crescita nel
  mercato regionale di riferimento e l’aumento di risorse delle
  università specie in riferimento ad aree geoeconomiche depresse o
  a università marginali, o comunque non elitarie (le università della
  Sardegna sono uno di questi casi); e la constatazione risulta
  ancora più interessante in un momento storico              che      vede
  un progressivo         declino      del modello       di finanziamento
  pubblico alla ricerca di base.
•      Di contro, si paventa lo spostamento del baricentro dell’attività
  universitaria dalle funzioni istituzionali di promozione della ricerca di
  base verso la ricerca applicata.

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                            Brevettabilità M. Cossu
Società – spin – off della ricerca
• Si teme che “la preoccupazione per la remunerazione dei propri
  brevetti distolga le università dalla loro funzione principale, e
  dall’altro che il ricercatore/inventore sia troppo coinvolto nella fase
  di sviluppo dell’invenzione (coinvolgimento che, peraltro, è
  necessario per definire le scelte di grantback . (le scelte di grant-
  back sono le strategie in materia di brevettazione e le clausole
  contrattuali dei contratti di licenza).
•      Al rischio di una contesa              tra ricerca di base e
  ricerca applicata         si aggiunge il rischio di una “contesa
  finanziaria” tra lo spin-off e l’ateneo/ente di ricerca per il reperimento
  di fondi; ciò che rende necessario, ex ante, un «GIUDIZIO DI
• NON CONCORRENZA» e di sostenibilità dell’iniziativa.
•      Infine, bisogna considerare i rischi connessi ai profili di
  RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE PER L’ATENEO (ad esempio se il
   trasferimento tecnologico non riesce, e se l’Ateneo perde ciò che ha conferito nello spin-
   off).

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                                     Brevettabilità M. Cossu
Società – spin – off della ricerca

 Per questa ragione gli spin-off sono costituiti per la quasi totalità
in forma di società di capitali (dunque l’ipotesi di una
responsabilità illimitata dell’ateneo quale socio è esclusa) e le
convenzioni che regolano i rapporti con gli spin-off
contengono, di norma, una clausola generale di manleva a
tutela dell’ateneo o del dipartimento.

RISCHIO RESIDUO: possono comunque configurarsi ipotesi di
responsabilità patrimoniale per contratti di licenza non
appropriatamente configurati .

                            A.A. 2017-18 Diritto e                       14
                           Brevettabilità M. Cossu
Società – spin – off della ricerca
•   E difatti i regolamenti spin-off di Ateneo contengono, di norma, una
    “CLAUSOLA DI
•   NON CONCORRENZA”, O CLAUSOLA SUL CONflITTO DI INTERESSI:
    così, a titolo di esempio, all’art. 6 del regolamento spin-off dell’Università di
    Genova è detto che “[a]d ogni domanda di costituzione di uno spin-off
    accademico deve essere allegata la delibera del consiglio di dipartimento o
    dell’amministrazione         centrale a cui afferisce ciascun socio, relativa
    all’assenza di conflitto di interessi fra il prodotto/processo/servizio obiettivo
    dello spin off e l attività del dipartimento.
•   Ancora più perspicuo l’art. 5 del regolamento spin-off dell’Università di
    Sassari, ove è detto che “1. [l]’attività svolta dallo spin off deve essere
    distinta e non concorrenziale rispetto all’attività che professori e ricercatori
    svolgono all’interno delle strutture universitarie di appartenenza. Del pari,
    deve essere distinta e non concorrenziale rispetto all’attività che il
    personale tecnico-amministrativo svolge all’interno dell’Ateneo. 2.
    Qualunque,        eventuale, situazione di conflitto deve essere resa
    palese e comunicata all’amministrazione di appartenenza, pena
    l’esclusione dallo spin off..
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                                Brevettabilità M. Cossu
Società – spin – off della ricerca

• Lo spin off dovrà poi illustrare, con         apposita     relazione
  esplicativa indirizzata al Rettore e al direttore generale le azioni
  specificatamente adottate per contrastare il conflitto di
  interessi”.

• Analoghe formule si riscontrano nell’art. 5 del regolamento spin-off
  dell’Università di Lecce;
• nell’art. 8 del regolamento dell’Università del Salento, e nell’art. 8
  del regolamento dell’Università Politecnica delle Marche.

• Lo spin-off societario universitario può scegliere uno qualunque dei
  tipi di società disciplinati dal codice civile e strutturarsi, poi,
  secondo i tre submodelli organizzativi che vedremo tra poco: spin-
  off universitario o spin-off accademico o spin-off spurio..

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                              Brevettabilità M. Cossu
La normativa

• Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297/
  e D.M. Mi.u.r.8 Agosto 2000, n. 593.

•   L’’espressione spin-off societario (o spin-out) contrassegna lo
•   scorporo di una funzione aziendale alla quale viene riconosciuta l’autonomia
    di una nuova impresa, e la cui titolarità viene attribuita al soggetto
•   scorporante o, in caso di società, ai suoi soci ovvero (ex) amministratori o (ex)
•   dipendenti .
•       Il modello dello spin-off societario universitario, o società di
•   alta tecnologia, è ora disciplinata dal combinato disposto dell’art. 2, co. 1,
    d.lgs. 27 luglio 1999, n. 297 e dell’art. 11 d.m. M.i.u.r. 8 agosto 2000, n. 593.

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                                Brevettabilità M. Cossu
A. Il modello dello spin-off universitario
            (in senso stretto)

•   Nel primo modello, detto spin-off universitario in senso stretto , alla
•   società costituita dall’ateneo o da un suo dipartimento sono attribuiti in
•   licenza uno o più brevetti, altri diritti di proprietà industriale, tecnologie
•   e/o conoscenze.
•       Il conferimento della licenza può, eventualmente, essere preceduto da un
•   periodo di tutoraggio .
•       La società spin-off       è dunque, in senso lato, una “società-veicolo” di
•   nuova costituzione per lo scorporo di conoscenze o tecnologie suscettibili di

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La normativa

•   Naturalmente lo spin-off può anche essere pluripersonale: v., ad esempio,
    “Mito Tech s.r.l.”, costituita nel 2007 quale spin-off del Politecnico di Milano,
    e partecipata dall’Università di Milano statale, dall’Università di Padova e
    dall’Università della Calabria.
•
•   Quando nello spin-off siano conferiti brevetti conseguiti dai soci si applicherà
    anche la disciplina in materia di tutela brevettuale.

•   Vi sono anche studi empirici sull’utilità che lo spin-off può ricavare dal fatto di servirsi
    di un INCUBATORE DI IMPRESA (esterno o fornito dall’ateneo).

•   Gli incubatori di impresa universitari in Sardegna.
•   La presenza dell’ateneo, o del dipartimento, nella compagine sociale dovrebbe,
    dunque, essere limitata al tempo necessario a consentire l’avvio dell’attività
    distaccata, ma normalmente non sono previsti limiti temporali di permanenza
    (v. regolamento spin-off dell’università di Sassari).

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I regolamenti di Ateneo sugli spin-off

•          Alcuni regolamenti, tuttavia, lo prevedono: così l’art. 11 del
    regolamento spin-off dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
    Milano, che contempla una permanenza massima di tre anni;

• così l’art. 8, co. 1, del regolamento spin-off dell’Università di Pisa e
  del Politecnico di Bari, che prevedono una permanenza massima di
  tre anni, rinnovabile per tre anni un’unica volta alle condizioni
  stabilite dal consiglio di amministrazione dell’Ateneo, sentiti i
  dipartimenti interessati.

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                            Brevettabilità M. Cossu
I regolamenti di Ateneo sugli spin-off

• Spetta all’ateneo definire attraverso un
  apposito regolamento la propria
  participation policy, e in particolare i
  meccanismi di negoziazione e
• determinazione del prezzo e le regole
  per l’amministrazione dei diritti di
• proprietà intellettuale che sono oggetto di
  trasferimento.
• sati.
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•                  Brevettabilità M. Cossu
I regolamenti di Ateneo sugli spin-off

• Si v., ad esempio, il modello utilizzato dall’Università di Eindhoven,
  in virtù del quale “[i]n case of well defined knowledge like patent
  or copyright and no additional facilities, a license agreement
  between the TU/e and the spin-off can be sufficient. In this
  agreement a royalty is determined, possibly with an UPFRONT
  PAYMENT.
• The royalty percentage will be based on common practice. After
  deduction of all costs inventor(s) are entitled to 1/3 of the royalty
  income according to the TU/e regulation patents and inventions, 1/3
  is for the department and 1/3 returns to the patent fund”.

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B. Il modello dello spin—off accademico

•   Il secondo modello, che risponde al nome di spin-off accademico, è

•   una variante nella quale soci promotori sono uno o più professori o ricerca-
•   tori, spesso anche unità di personale tecnico-amministrativo (41), titolari di
•   assegni di ricerca , e dottorandi di ricerca (43). Anche questo aspetto,

•   tuttavia, è in larga parte lasciato ai regolamenti di ateneo, alcuni dei
    quali contemplano quali soci promotori unicamente il personale docente e
    tecnico- amministrativo e ammettono altre categorie solo in fase
    successiva; altri, invece, consentono anche a dottorandi, specializzandi,
    allievi di master e amministrazione, e non (anche) al pubblico.

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B. Il modello dello spin—off accademico

• Una variante dello spin-off accademico è
  descritta nell’art. 3, comma 2, del decreto
  legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ed é
  quella forma di distacco di ricercatori e
  docenti universitari presso imprese che
  intende favorire l’avvio di iniziative econo-
  miche attraverso l’utilizzo di ricerche
  realizzate nelle università.

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C. Il modello dello spin—off SPURIO

•      Un terzo modello organizzativo di spin-
  off è detto spurio in quanto alla
• compagine         dello spin-off
  universitario,    o accademico,
  aggiunge       soggetti
• appartenenti al mondo delle istituzioni,
  dell’impresa o delle professioni.
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I soci privati dello spin-off

• negli spin-off universitari e accademici
  della ricerca pubblica la selezione del
  socio privato, secondo alcuni, dovrebbe
  avvenire attraverso
• procedure ad evidenza pubblica, sia pure
  adattate alle particolarità dell’operazione

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