Diri$o comparato della proprietà intelle$uale - Lezione 12 - Marchi e nomi di dominio
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Diri$o comparato della proprietà
intelle$uale
Lezione 12 – Marchi e nomi di dominio
Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza
a.a. 2020-2021
Roberto Caso
L’ordine del ragionamento
1. Caso e problema
2. Marchi e nomi di dominio
3. Una possibile soluzione al problema
Roberto Caso - Unitn - DCPI - 2020-2021 2
1. Caso
• Un’impresa X immobiliare chiedeva al sig. Y titolare della ditta Z,
attiva nel campo della comunicazione integrata, di rinunciare al nome
a dominio Etnapolis, avendo essa registrato il marchio Etnapolis il 13
novembre 2000 per le classi 1-34. A questo scopo l’impresa X aveva
avviato la procedura di contestazione del domain name attivando la
procedura di riassegnazione di detto nome a dominio, ai sensi dell’art.
16 delle regole di naming.
Roberto Caso - Unitn - DCPI - 2020-2021 31. Art. 22 c.p.i.
• 1. E' vietato ado-are come di-a, denominazione o ragione sociale, insegna
e nome a dominio di un sito usato nell'a8vità economica o altro segno
dis:n:vo un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa
dell'iden:tà o dell'affinità tra l'a8vità di impresa dei :tolari di quei segni
ed i prodo8 o servizi per i quali il marchio è ado-ato, possa determinarsi
un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un
rischio di associazione fra i due segni.
• 2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come di-a,
denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito
usato nell'a8vità economica o altro segno dis:n:vo di un segno uguale o
simile ad un marchio registrato per prodo8 o servizi anche non affini, che
goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto mo:vo
consente di trarre indebitamente vantaggio dal cara-ere dis:n:vo o dalla
rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
Roberto Caso - Unitn - DCPI - 2020-2021 41. Problema
• Il titolare del marchio previamente registrato può vietare l'uso del
segno distintivo in qualsiasi forma, compreso il domain name, ove
non sussista la confondibilità o l'affinità dei prodotti o servizi?
Roberto Caso - Unitn - DCPI - 2020-2021 52. Pascuzzi (Foro it., 1999)
• «Ogni singolo computer interconnesso ad Internet ha un unico
indirizzo, denominato indirizzo Internet ovvero indirizzo IP (Internet
Protocol). Si traTa di un numero a trentadue bit, comunemente
rappresentato da quaTro numeri uniU da un punto. […] Ogni pezzo di
un indirizzo Internet (come, nell’esempio faTo, 193) è chiamato
‘oTeTo’ (octet). I primi due o tre oTe\ rappresentano la rete in cui
quel determinato computer è inserito».
Roberto Caso - Unitn - DCPI - 2020-2021 6Wikipedia: Nomi di dominio - IP address
(IPv4)
Roberto Caso - Unitn - DCPI - 2020-2021 72. Pascuzzi (Foro it., 1999)
• «Si è così pensato di istituire un altro sistema per individuare i
computer interconnessi nella rete: il c.d. sistema FQDN (Fully
Qualified Domain Name) basato sui dominî. […] Rispetto al numero, il
nome agevola l’individuazione della localizzazione del computer e del
tipo di organizzazione cui appartiene. Infatti, il sistema a dominio ha
una struttura del seguente tipo: Host.Second Level Domain (SLD).Top-
Level Domain (TLD).Con successive approssimazioni, viene indicata la
macchina (host), poi l’organizzazione in cui è inserita (sottodominio),
quindi il dominio di livello principale».
Roberto Caso - Unitn - DCPI - 2020-2021 82. Pascuzzi (Foro it., 1999)
• «l dominio di livello principale (TLD) è di tipo generico (gTLD) quando
individua il tipo di organizzazione cui appartiene l’host (es.: .com per
le organizzazioni commerciali; .gov per le organizzazioni governative;
.edu per le istituzioni educative; .net per i network providers; .int per
le organizzazioni create da trattati internazionali; .org per le
organizzazioni no profit diverse da quelle prima indicate). In
alternativa esso rappresenta l’identificativo di un paese (country code:
ccTLD). Quello dell’Italia è: .it».
Roberto Caso - Unitn - DCPI - 2020-2021 92. Wikipedia: Nomi di dominio
• «I nomi di dominio servono a identificare le risorse Internet, come
computer, reti e servizi, con un'etichetta di testo più facile da
memorizzare rispetto agli indirizzi numerici utilizzati nei protocolli
Internet. Un nome di dominio può rappresentare intere raccolte di tali
risorse o singole istanze. I singoli computer host Internet utilizzano
nomi di dominio come identificatori host, chiamati anche nomi host.
Il termine hostname viene utilizzato anche per le etichette foglia nel
sistema dei nomi di dominio, di solito senza ulteriore spazio dei nomi
di dominio subordinato. I nomi host vengono visualizzati come
componenti negli URL (Uniform Resource Locator) per le risorse
Internet come i siti Web (ad esempio, en.wikipedia.org)».
Roberto Caso - Unitn - DCPI - 2020-2021 102. Pascuzzi (Foro it., 1999)
• «I gestori delle reti (e, più in generale, coloro che intendono essere
presenti in Internet) devono ottenere un indirizzo IP cui corrisponde un
nome di dominio. Tale attività prende il nome di registrazione. La
registrazione di un nome a dominio consiste nell’assegnazione di un nome
unico a livello globale. Sia lo standard Internet che quello ISO richiedono di
identificare con un nome oggetti di vario genere presenti sulla rete. Dal
momento che le reti di telecomunicazioni si espandono e si
interconnettono tra di loro completamente, ne consegue che per poter
essere applicabili, gli standards internazionali richiedono che tali nomi a
dominio siano unici a livello mondiale. È da questa esigenza di unicità nello
spazio dei nomi che nasce la necessità di una registrazione. Tanto gli
indirizzi numerici IP quanto gli indirizzi basati sui nomi dei dominî non
vengono decisi arbitrariamente (pena un’inevitabile quanto intuibile
confusione) ma assegnati da apposite autorità»
Roberto Caso - Unitn - DCPI - 2020-2021 112. ICANN
• «ICANN is a not-for-profit public-
benefit corporation with
participants from all over the world
dedicated to keeping the Internet
secure, stable and interoperable. It
promotes competition and
develops policy on the Internet's
unique identifiers. Through its
coordination role of the Internet's
naming system, it does have an
important impact on the expansion
and evolution of the Internet».
Roberto Caso - Unitn - DCPI - 2020-2021 12Registro.it
• Il Registro è l’anagrafe dei domini Internet .it, la targa Internet
dell’Italia. Soltanto qui è possibile chiedere, modificare o
cancellare uno o più domini .it.
• Nel dicembre del 1987, Iana (Internet Assigned Numbers
Authority) ha assegnato la gestione del .it al Consiglio
Nazionale delle Ricerche freccia (Cnr) in virtù delle
competenze tecniche e scientifiche maturate dai suoi
ricercatori, tra i primi in Europa ad adottare il protocollo Ip. E'
nato cosi il Registro .it, che oggi ha sede all’Istituto di
Informatica e Telematica freccia del Cnr di Pisa.
• Su richiesta degli utenti, il Registro associa gli indirizzi
numerici necessari per muoversi in rete (lunghi e difficili da
memorizzare) a un nome.
• Per la registrazione ed il mantenimento di un dominio .it, il
Registro chiede i dati relativi al Registrante e li raccoglie
tramite i Registrar freccia. I dati sono memorizzati in un
database (Data Base dei Nomi Assegnati, Dbna), che contiene
tutte le informazioni relative ai nomi a dominio registrati. Il
Dbna può essere consultato tramite questo sito grazie al
servizio chiamato Whois.
Roberto Caso - Unitn - DCPI - 2020-2021 13WIPO
• The WIPO Arbitration and
Mediation Center provides time-
and cost-efficient mechanisms to
resolve internet domain name
disputes, without the need for
court litigation. This service
includes the WIPO-initiated
Uniform Domain Name Dispute
Resolution Policy (UDRP), under
which the WIPO Center has
processed over 50,000 cases.
Roberto Caso - Unitn - DCPI - 2020-2021 142. Pascuzzi (Foro it., 1999)
• «Il meccanismo dei dominî fu concepito (quando Internet era
territorio pressoché esclusivo delle istituzioni di ricerca) come
comoda alternativa ai numeri per collegarsi ad un computer
remoto». […]
• «Con l’andare del tempo, però, l’utilizzo di Internet da parte degli
operatori economici ha fatto emergere in maniera drammatica la
necessità di apprestare un regime giuridico adeguato dei nomi di
dominio. Questi ultimi, infatti, si sono rilevati una risorsa scarsa e
suscettibile di appropriazione».
Roberto Caso - Unitn - DCPI - 2020-2021 152. Pascuzzi (Foro it., 1999)
• «Nel mondo reale le distanze geografiche o la diversità dei settori di
attività permette l’uso di segni distintivi identici senza che insorgano
conflitti (in ogni città c’è la pizzeria «Bella Napoli». . .). Nel mondo
virtuale un nome di dominio può essere assegnato una sola volta
affinché esso operi come indirizzo validamente utilizzabile. Marchi
che nel mondo reale sono usati senza problemi entrano in conflitto
nel cyberspazio».
Roberto Caso - Unitn - DCPI - 2020-2021 162. Pascuzzi (Foro it., 1999)
• La casistica evidenzia come il regime dei nomi di dominio (e della loro
appropriazione) interagisca, a vari livelli con la disciplina dei marchi e,
più in generale, della concorrenza. A titolo meramente esemplificativo
è possibile immaginare le seguenti ipotesi. à
Roberto Caso - Unitn - DCPI - 2020-2021 172. Pascuzzi (Foro it., 1999)
a) Un operatore può registrare come dominio il marchio di un
concorrente.
b) Per altro verso può verificarsi (come avvenuto nella vicenda sfociata
nella sentenza in epigrafe) che taluno registri come dominio il
marchio di un soggetto che opera in un diverso campo di attività.
c) Altra ipotesi è quella propria di chi, non esercitando attività
produttive o commerciali, registri come dominio il marchio di altri
soggetti. In questa categoria possono essere fatte rientrare le
ipotesi c.d. di cybersquatting.
d) Ancora, è possibile che taluno registri come dominio un nome
proprio (di una persona, di una città, ecc.).
Roberto Caso - Unitn - DCPI - 2020-2021 182. Il confliKo tra nomi di domini e marchi oggi
• Le normative nazionali sui marchi prendono in considerazione il
conflitto
• Anche le regole delle autorità di registrazione prendono in
considerazione il conflitto
• Esistono diversi strumenti di risoluzione alternativa delle controversie
Roberto Caso - Unitn - DCPI - 2020-2021 193. Una possibile soluzione al problema: Cass.
Cass. 18 agosto 2017, n. 20189
• Il titolare del marchio previamente registrato può vietare l'uso del
segno distintivo in qualsiasi forma, compreso il domain name, ove
non sussista la confondibilità o l'affinità dei prodotti o servizi
Roberto Caso - Unitn - DCPI - 2020-2021 203. ArgomenR
• È opportuno premettere che con la pronuncia del 3 dicembre 2010, n.
24620, cit., seguendosi la giurisprudenza di merito maggioritaria e la
migliore dottrina, è stato affermato che nel periodo anteriore all’entrata in
vigore del codice della proprietà industriale (d.leg. 10 febbraio 2005 n. 30),
anche ai nomi di dominio (di sito Internet) deve applicarsi, sebbene si tratti
di segni distintivi atipici, il r.d. 21 giugno 1942 n. 929, essendo essi
strumenti attraverso cui accedere, nell’ambito di Internet, ad un vasto
mercato commerciale di dimensioni globali che consentono di identificare il
titolare del sito web ed i prodotti e servizi offerti al pubblico, onde tali nomi
rivestono una vera e propria capacità distintiva, in quanto, secondo la
attuale concezione sulla natura e sulla funzione del marchio, non si limitino
ad indicare la provenienza del prodotto o del servizio, ma svolgano una
funzione pubblicitaria e suggestiva che ha la finalità di attrarre il
consumatore, inducendolo all’acquisto.
Roberto Caso - Unitn - DCPI - 2020-2021 213. ArgomenR
• Trova infatti applicazione il principio affermato nella pronuncia del 4
maggio 2009, n. 10218 (id., Rep. 2011, voce cit., nn. 160, 163), che ha
rilevato che:
• «... secondo il costante orientamento giurisprudenziale di questa corte,
l’apprezzamento sulla confondibilità va compiuto dal giudice di merito
accertando non soltanto l’identità o almeno la confondibilità dei due segni,
ma anche l’identità e la confondibilità tra i prodotti, sulla base quanto
meno della loro affinità. Tali giudizi, infatti, non possono essere considerati
tra loro indipendenti, ma sono entrambi strumenti che consentono di
accertare la c.d. ‘confondibilità tra imprese’ (da ultimo, v. Cass. 24909/08,
id., 2008, I, 3482). Ben può, pertanto, escludersi la contraffazione di un
marchio nel caso in cui il marchio ad esso simile (come accertato di specie)
si riferisca a prodotti non affini.
Roberto Caso - Unitn - DCPI - 2020-2021 223. ArgomenR
• È appena il caso di aggiungere che — come correttamente osservato
dalla sentenza impugnata — l’inclusione di due prodotti nella stessa
classe non è idonea a provarne l’affinità, così come, al contrario, non
può l’affinità essere esclusa per il fatto che due prodotti siano indicati
in classi diverse (Cass. 442/72, id., Rep. 1972, voce cit., n. 12;
1808/60, id., Rep. 1960, voce cit., n. 21)».
• Ne consegue che il titolare del marchio previamente registrato non
può vietare di per sé l’uso del segno distintivo in qualsiasi forma, e
quindi anche come domain name, ove non sussista la confondibilità
dei prodotti o servizi.
Roberto Caso - Unitn - DCPI - 2020-2021 23Roberto Caso
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