Ministero dello Sviluppo Economico
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Firmato da: uibm_10
Roma, 18 gennaio
2021
Ministero dello Sviluppo Economico Spett.le DOTT. FRANCO CICOGNA & C. S.R.L.
Direzione generale per la tutela della proprietà VIA VISCONTI DI MODRONE 14/A
industriale 20122 MILANO
Uf f icio Italiano Brevetti e Marchi
Via Molise, 19 - 00187 Roma
A: SIG. ZARRILLO LUIGI
VIA AMILCARE PONCHIELLI 6 - 81025 MARCIANISE (CE)
Roma, il 18/01/2021
Oggetto: Opposizione 652018000025832 - decisione
Ai sensi dell'articolo 182 del Codice della proprietà industriale, si trasmette la decisione relativa all'opposizione
in oggetto.
Contro il presente provvedimento è ammessa la facoltà di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi ai
sensi dell'articolo 135 del Codice della proprietà industriale entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione
della presente comunicazione.
Il Dirigente della Div. II
Giulia Ponticelli
Vi a Mo l i s e 1 9 - 0 0 1 8 7 Ro m a Pag ina 1 d i 1
te l . +39 0 6 4 70 5 5 8 0 0 - e -m a i l co n ta ctce n te r u i b m @ m i s e .g o v.i t - www.m i s e .g o v.i t
Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
DIVISIONE II – AFFARI GIURIDICI E NORMATIVI. PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE
OPPOSIZIONE n. 652018000025832
DEBORAH GROUP SPA, rappresentata dal dott. Franco Cicogna & C srl – Milano
(opponente)
contro
il sig. Luigi Zarrillo, domiciliato in Marcianise (CE) (richiedente)
L’esaminatore, Gilda Avena, ha emanato la seguente:
DECISIONE:
L'opposizione n. 652018000025832 è respinta.
La domanda di registrazione di marchio nazionale n. 302017000131399 può essere
registrata.
Nulla sulle spese.
FATTI E PROCEDIMENTO
Il sig. Luigi Zarrillo ha depositato, in data 21/11/2017 la domanda di registrazione di
marchio nazionale figurativo n. 302017000131399, pubblicata nel bollettino ufficiale
dell’UIBM n. 78 del 01/03/2018, di seguito rappresentato:
I prodotti contestati appartengono alla classe 3: Cosmetici, creme cosmetiche, deodoranti
per uso umano o animale [profumeria], gel per massaggi ad uso medico, lacche per
capelli, latte per la toilette, lozioni per uso cosmetico, maschere di bellezza, matite per uso
cosmetico, oli da toilette, oli per la profumeria, preparati abbronzanti [cosmetici],
preparati cosmetici per il bagno, preparati per igiene intima o sanitaria, preparazioni
1cosmetiche per trattamenti dimagranti, prodotti cosmetici per la cura della pelle, profumi,
saponi, shampoo, trucchi.
L’opposizione, depositata dalla società DEBORAH GROUP SPA è basata sui seguenti
diritti anteriori:
1) marchio denominativo nazionale n.
302010901884359 registrato il 08/03/2011 per i seguenti prodotti della classe 3: saponi;
profumeria, cosmetici, preparati per la cura e la bellezza del corpo.
ARGOMENTI DELLE PARTI E OSSERVAZIONI PRELIMINARI
L’opponente indica quale motivo di opposizione l’art. 12 comma 1 lett. d. del D. Lgs
30/2005 ritenendo sussistere il rischio di confusione e/o di associazione tra il segno oggetto
di domanda di registrazione ed il marchio anteriore attesa la elevata similitudine degli ele-
menti denominativi tra i marchi e l’identità̀ e/o affinità̀ dei prodotti rivendicati. Non sono
state depositate memorie argomentative e il richiedente non ha fatto pervenire deduzioni.
MOTIVAZIONE
Rischio di confusione – art. 12 comma 1 lettera d) CPI
L’art. 12, comma 1, lettera d) CPI dispone che non possono costituire oggetto di
registrazione come marchio di impresa i segni che alla data del deposito della domanda
“siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato e con efficacia
nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data
anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza
per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e
dell’identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione
per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”
a) I prodotti
Per valutare la somiglianza tra prodotti/servizi, occorre tener conto di tutti i fattori rilevanti
che caratterizzano il rapporto tra di essi. Tali fattori includono in particolare la loro natura,
la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarietà
(sentenza CANON punto 23), si può tenere conto anche di altri fattori quali ad esempio i
canali di distribuzione e di vendita e il fatto che possano presumersi fabbricati,
commercializzati o fomiti dalla stessa impresa o da imprese tra loro economicamente
collegate.
I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono i seguenti:
classe 3: saponi; profumeria, cosmetici, preparati per la cura e la bellezza del corpo.
2I prodotti contestati sono i seguenti:
classe 3: Cosmetici, creme cosmetiche, deodoranti per uso umano o animale [profumeria],
gel per massaggi ad uso medico, lacche per capelli, latte per la toilette, lozioni per uso
cosmetico, maschere di bellezza, matite per uso cosmetico, oli da toilette, oli per la
profumeria, preparati abbronzanti [cosmetici], preparati cosmetici per il bagno, preparati
per igiene intima o sanitaria, preparazioni cosmetiche per trattamenti dimagranti, prodotti
cosmetici per la cura della pelle, profumi, saponi, shampoo, trucchi.
Comparazione:
I cosmetici e i saponi sono rivendicati da richiedente e opponente e, pertanto, devono
ritenersi identici.
Il prodotto del marchio anteriore cosmetici rappresenta una categoria generale nella quale
possono certamente rientrare i seguenti prodotti del marchio richiedente: creme
cosmetiche, deodoranti per uso umano o animale [profumeria], lacche per capelli
maschere di bellezza, matite per uso cosmetico oli per la profumeria, preparati abbronzanti
[cosmetici], preparati cosmetici per il bagno prodotti cosmetici per la cura della pelle,
lozioni per uso cosmetico, trucchi. Si tratta, infatti, di prodotti destinati all’uso esterno,
finalizzati al miglioramento dell’aspetto estetico. Condividono, dunque, medesima
funzione e medesime modalità di impiego, inoltre sono usualmente prodotti dalla stessa
impresa e immessi in analoghi canali di distribuzione.
Analoghe considerazione valgono per la categoria generale “saponi” del marchio anteriore
e i prodotti oli da toilette, latte per la toilette, preparati per igiene intima o sanitaria,
profumi, shampoo del marchio contestato.
Per quanto attiene il prodotto del marchio anteriore preparati per la cura e la bellezza del
corpo e i prodotti del marchio contestato gel per massaggi ad uso medico, preparazioni
cosmetiche per trattamenti dimagranti, deve rilevarsi affinità tra gli stessi in quanto
finalizzati al miglioramento dell’aspetto estetico e più in generale alla cura del corpo.
In conclusione si ravvisa l’identità e/o elevata affinità fra i prodotti contestati e quelli
tutelati con il marchio anteriore n. 302010901884359
b) I segni
La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi per quanto attiene alla
somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull’impressione
complessiva prodotta dagli stessi in considerazione in particolare dei loro elementi
distintivi e dominanti.
Marchio anteriore Marchio contestato
3Esame visivo
Il marchio contestato è costituito da un rettangolo a sfondo scuro all’interno del quale, in
caratteri standard e colore bianco, è rappresentata la parola LABODERM, sotto la quale,
in caratteri molto ridotti, sono riprodotte le parole LABORATORI DERMATOLOGICI.
La parola LABODERM presenta la prima lettera disallineata rispetto al piano di scrittura
e ha dimensioni più grandi rispetto alla sottostante scritta “laboratori dermatologici”.
Il marchio anteriore consiste, invece, nella parola “DERMOLAB” in caratteri standard.
La prima parte dei segni in conflitto è diversa; la stessa parte finale non coincide.
In sostanza, nonostante l’elemento verbale principale del marchio richiesto e del marchio
anteriore sia composto dalle stesse lettere, l’impressione complessiva dei marchi a
confronto è profondamente diversa. Si ritiene che la struttura del segno contestato nonché
la presenza degli ulteriori elementi verbali e grafici, determinino una sostanziale differenza
visiva fra i segni in questione.
Deve concludersi che visivamente il grado di somiglianza tra i marchi è molto basso.
Esame fonetico
Il marchio contestato, pur volendosi ipotizzare che il consumatore pronuncerà solo la prima
parola, si leggerà laboderm, laddove il marchio anteriore sarà pronunciato dermolab.
Sia il suono inziale che la parte finale delle parole a confronto risultano differenti sotto il
profilo fonetico.
Inoltre, qualora tutti gli elementi verbali del marchio contestato venissero letti, la diversa
struttura letterale e sillabica del marchio contestato conferirebbe a quest’ultimo una resa
fonetica sostanzialmente diversa da quella del marchio anteriore.
Deve concludersi che sotto il profilo fonetico la somiglianza è molto bassa.
Esame concettuale
Le parola Laboderm e dermolab, letteralmente intese non hanno un significato in italiano
e devono quindi ritenersi nomi di fantasia.
Tuttavia, è molto probabile che il pubblico tenda a considerarle come l’unione delle parole
Labo/Lab e Derm/Dermo che singolarmente considerate risultano di immeditata
associazione con i termini laboratorio e derma.
Ambo i marchi contengono LAB/LABO quale abbreviativo di laboratorio e la parola
DERM che evoca chiaramente il concetto di derma o pelle.
Le ulteriori parole nel marchio contestato “laboratori dermatologici” sono chiaramente
esplicative dell’abbreviazione Laboderm.
La somiglianza concettuale tra i marchi a confronto è elevata.
c) Elementi distintivi e dominanti
Secondo la giurisprudenza la valutazione globale del rischio di confusione tra due marchi
deve essere basata sull’impressione d’insieme da essi prodotta tenendo conto, in
particolare, dei loro elementi distintivi o dominanti.
Gli elementi dominanti corrispondono alle componenti che da sole possono dominare
l’immagine del marchio e che il pubblico di riferimento conserva nella memoria; elementi
distintivi sono quelli in grado di contraddistinguere il marchio nella sua funzione di
indicatore di provenienza dei prodotti o servizi da una determinata impresa in quanto
mentalmente non associabili agli stessi.
4Nel marchio richiesto la parola LABODERM, per dimensioni e posizionamento deve
ritenersi dominante rispetto alle parole sottostanti ed è al contempo l’elemento distintivo.
Nel marchio anteriore non vi sono elementi che possono definirsi più distintivi o dominanti
di altri.
d) Carattere distintivo del marchio anteriore
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori da valutare ai fini della
valutazione globale del rischio di confusione. L’opponente non ha rivendicato per il suo
marchio un carattere distintivo accresciuto a seguito dell’intenso uso sul mercato e della
acquisita notorietà. Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio
anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco.
Il prefisso DERMO sarà facilmente ricollegato dal pubblico al concetto di derma/pelle e -
inevitabilmente - ad un prodotto per la cura e il trattamento della pelle, e il suffisso LAB
sarà facilmente ricollegato al concetto di laboratorio (nell’accezione di produzione e/o
ricerca di prodotti per la cura del corpo e della pelle), e pertanto il collegamento con i
prodotti protetti sarà immediato.
Conseguentemente il carattere distintivo del marchio dell’opponente deve ritenersi
basso.
e) Pubblico di riferimento – livello di attenzione
Il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua
un esame dei suoi singoli elementi. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che
il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di
prodotti o di servizi di cui trattasi. Nel caso in esame si tratta di prodotti, creme cosmetici
saponi, prodotti per la cura del corpo e la bellezza in generale per i quali il consumatore
risulterà normalmente avveduto nella scelta del prodotto, dedicando all'acquisto
un'attenzione di livello normale.
f) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione
La valutazione globale della somiglianza fra i marchi è stata effettuata prendendo in
considerazione tutti i fattori rilevanti nella fattispecie in esame nonché la loro reciproca
interdipendenza; è stata inoltre basata sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi
in considerazione degli elementi distintivi.
La valutazione comparativa fra i segni deve essere operata tenendo conto degli elementi di
somiglianza più che di quelli di differenziazione e ritenendo esistente la confondibilità fra
i segni in conflitto ogni qualvolta gli stessi, considerati nel loro complesso, sono in grado
di evocare nel consumatore una qualche impressione di somiglianza.
Il principio di interdipendenza vuole, poi, che un tenue grado di somiglianza fra i prodotti
possa essere compensato da un elevato grado di somiglianza fra i marchi e viceversa.
Ai fini della valutazione globale, occorre poi tener conto del fatto che il consumatore
medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, solo raramente ha la
possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento
sull’immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria.
Nel caso in esame si è rilevato che i marchi a confronto sono simili ad un livello molto
basso sotto il profilo visivo e fonetico. Sussiste, invece, una somiglianza elevata sotto il
profilo e concettuale; si è accertato, altresì, che i prodotti sono identici o affini ad un livello
5medio alto.
In sostanza il marchio del richiedente e il marchio anteriore si presentano diversamente e
si pronunciano in modo differente, pur evocando gli stessi concetti.
Come evidenziato, il carattere distintivo del marchio anteriore è da ritenersi “debole”. Da
ciò consegue, come sostenuto dalla stessa Commissione dei Ricorsi (Sentenza n.32/2019,
MOLUSK/MOLUSKIN), che le differenze rilevate nel marchio richiesto - con particolare
riferimento alla diversa disposizione delle lettere, alle ulteriori parole “Laboratori
dermatologici” e all’inserimento di elementi grafici (rettangolo e la leggera stilizzazione
della L iniziale) sono di per sé sufficienti a scongiurare il rischio di confusione poiché,
come ribadito più volte dalla giurisprudenza, “in tema di tutela del marchio debole
registrato sono sufficienti a scongiurare la confusione tra i segni distintivi anche lievi
modificazioni o aggiunte ” (da ultimo: Cassazione Civile, sentenza n. 10205 del
11.04.2019).
In conclusione, alla luce delle valutazioni sopra svolte, dei principi espressi dalla
giurisprudenza, considerati tutti i fattori di rilevanza, compresa l’interdipendenza tra gli
stessi, che implica la valutazione globale del rischio di confusione, si ritiene che ai sensi
dell’articolo 12, comma 1, lettera d) CPI, l’opposizione n. 652018000025832 debba
essere respinta.
Conseguentemente, la domanda di registrazione del marchio n. 302017000131399 può
proseguire per tutti i prodotti richiesti.
Spese
Restano a carico della parte soccombente i costi relativi al diritto di opposizione. Nulla
si dispone sulle spese di rappresentanza atteso che il richiedente non ha depositato
controdeduzioni e non le ha richieste.
L’esaminatore
Gilda Avena
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