La tutela del segreto industriale - Programma VISION: Valorizzazione dell'Innovazione e Supporto alle
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Unione Europea
Programma VISION: Valorizzazione dell’Innovazione e Supporto alle
Imprese, Organizzazioni e Network in Umbria
La tutela del segreto industrialeLa tutela del segreto industriale
La presente pubblicazione realizzata da Umbria Innovazione rappresenta un risultato
dell’attività di animazione a totale carico pubblico nell’ambito del Programma VISION
Docup Ob. 2 Regione Umbria (2000-2006) Mis. 2.2 Azione 2.2.2 2.2.3
Umbria Innovazione è l’agenzia per la promozione dell’innovazione che opera con
l’obiettivo di agevolare lo sviluppo economico e la qualificazione dei processi produttivi
delle imprese accrescendo la competitività dell'intero sistema regionale.
Umbria Innovazione coordina la misura 2.2 del DOCUP ob.2 2000-2006 (Programma
Vision, Valorizzazione dell’innovazione e supporto alle imprese, organizzazioni e network).
Il Programma Vision si pone l’obiettivo di sviluppare progetti di innovazione, sia di
processo che di prodotto, attraverso l’integrazione tra Università, centri di ricerca, esperti e
aziende operanti sul territorio regionale.
A cura di Giovanni Franconi e Susanna Paoni - Umbria Innovazione s.c.a r.l.
2La tutela del segreto industriale
Sommario
Introduzione..................................................................................................................4
Il segreto industriale: definizione ..................................................................................4
La tutela del segreto industriale: la normativa ..............................................................7
Il know-how.................................................................................................................11
La tutela del Know-how ..............................................................................................13
Gli accordi di segretezza ............................................................................................15
La tutela del segreto d'impresa e gli obblighi del lavoratore dipendente.....................18
Alcuni esempi pratici...................................................................................................23
Il segreto industriale nei diversi paesi .........................................................................26
Bozza di CONTRATTO DI KNOW-HOW ....................................................................28
Bozza di ACCORDO DI SEGRETEZZA .....................................................................30
Bozza di PATTO DI SEGRETEZZA COL DIPENDENTE ...........................................33
BIBLIOGRAFIA...........................................................................................................35
3La tutela del segreto industriale
Introduzione
In tempi di libera concorrenza e globalizzazione dei mercati, la protezione del segreto
industriale riveste sempre più un ruolo strategico per l’impresa, unitamente alla protezione
e difesa delle proprie innovazioni e nuove soluzioni, siano esse funzionali o estetiche,
nonché dei propri segni distintivi.
Dal processo produttivo di un oggetto alla sua commercializzazione è lunga la serie delle
informazioni non brevettabili, che sia per scelta o impossibilità.
Eppure queste informazioni, che possono essere tecniche o aziendali, per chi le detiene
rappresentano un grande valore economico e per i concorrenti un indubbio vantaggio, se
solo le potessero conoscere.
Ogni impresa detiene dei segreti generati durante l'attivitá imprenditoriale. Alcuni
imprenditori sono talmente consapevoli dell'importanza di tali segreti da ricorrere a
specifiche leggi per ottenere un'adeguata protezione. La maggior parte delle imprese però,
si rende conto della loro importanza soltanto quando il segreto è già stato svelato. É in
questo frangente che si rendono conto di aver posseduto qualcosa avente un valore che
meritava di essere protetto.
Considerando, la rapiditá con cui muta la tecnologia al giorno d'oggi, la protezione del
segreto industriale, in alcuni casi, rappresenta il diritto di privativa intellettuale più
attrattivo, interessante, efficiente e facilmente accessibile.
Il presente dossier intende stimolare le imprese ad un maggiore approfondimento, sia in
senso generale che nel caso di applicazioni specifiche, sull’importanza della tutela del
segreto industriale.
Il segreto industriale: definizione
La definizione giuridica di segreto industriale e di segreto aziendale passa attraverso la
definizione della parola “segreto”. Il nostro ordinamento giuridico utilizza questo termine
per indicare un documento o un’informazione che deve rimanere nella sfera di conoscenza
dell’autore.
4Il segreto industriale
Affinché le informazioni in possesso di un’impresa risultino protette dalla legge, è
necessario che esse, oltre a costituire un valore aziendale, siano mantenute segrete.
Affinché queste informazioni siano suscettibili di utilizzazione economica e quindi degne di
tutela giuridica, devono essere:
3 informazioni tecniche, tecnologiche, finanziarie1, di marketing,2 commerciali3 o
strategiche4, sotto forma di relazioni, comunicazioni anche di carattere interno, studi,
rapporti, elenchi, dati, tabelle, schede, tabulati e quant’altro - sia su supporto
cartaceo che magnetico, ottico o magneto-ottico - purché identificabili ed idonee a
costituire un patrimonio di utilità aziendale. Identificare il know-how, cioè l’insieme
delle informazioni tecniche segrete, su un supporto materiale, è fondamentale in
quanto permette di verificare se esso possieda i requisiti di segretezza e di
sostanzialità che ne garantiscono la tutela.
3 segrete in quanto difficilmente accessibili e sufficientemente protette da chi ne è il
legittimo titolare. Per dimostrare l’adeguata protezione delle informazioni, al fine di
renderle tutelabili ed opponibili, non è sufficiente la buona fede od un semplice
cavillo. È necessario, invece, che sia posto in essere un serio criterio di difesa ed
una corretta protezione, dimostrabile e documentabile: ad esempio un criterio di
difesa prevede circolari interne specifiche, procedure di sicurezza, clausole di
riservatezza o di sicurezza, contratti di sicurezza, di segretazione, ecc.
3 è necessario che l’insieme organico di tali informazioni, insieme che viene
continuamente implementato ed adeguato al variare dei fattori di scambio e nel
contempo esplica una propria valenza economicamente importante per l’azienda,
come tale, sia segreto e bene proprio dell’azienda.
In altre parole, anche se la sequenza delle informazioni, che nel loro insieme costituiscono
un tutt’uno per la concretizzazione di una fase economica specifica dell’attività
dell’azienda, è costituita da particelle di informazioni di per sé note, qualora detta
sequenza sia di per sé non nota e sia considerata segreta in modo fattivo dall’azienda,
detta sequenza è di per sé degna di protezione e tutela.
Non è necessario infatti che ogni singola informazione sia “non nota” e “non conosciuta”, è
necessario invece, che il loro insieme organico sia frutto di un’elaborazione dell’azienda.
Proprio in questo modo infatti acquisisce un valore economico aggiuntivo rispetto ai singoli
1
Quanto costa produrre quel bene, dove reperire la risorsa a minor prezzo, ecc.
2
Informazioni strategiche che caratterizzano l’azienda rispetto ai concorrenti
3
Elenco clienti, fornitori, modifiche in relazione alle richieste dei clienti, relazioni, studi interni, tabelle schede
4
Quando, con che modalità e a che prezzo conviene concedere licenze per accedere ad un determinato mercato.
5Il segreto industriale
elementi che lo compongono. Si pensi ad esempio ad una complessa strategia per
lanciare un prodotto sul mercato: i suoi singoli elementi sono senz’altro noti agli operatori
del settore ma l’insieme può essere stato ideato in modo tale da rappresentare un
qualcosa di nuovo ed originale e, come tale, un vero e proprio tesoro dal punto di vista
concorrenziale per l’ideatore.
Il segreto è dunque la leva attraverso cui proteggere i propri valori organizzativi e di
avviamento che trovano nel segreto stesso il loro punto di forza. Ecco perché il know-how
per essere proteggibile non deve essere accessibile a tutti: se si diffonde perde valore.
Inoltre grazie all’adozione delle misure di protezione si crea il presupposto logico
dell’abusività della sottrazione da parte di un terzo: non si abusa, infatti, se non di
qualcosa sottoposto a misure per la sua salvaguardia.
Ecco allora le regole fondamentali per proteggere le informazioni riservate. Le misure di
salvaguardia devono essere rivolte sia all’interno (verso dipendenti o collaboratori) che
all’esterno (verso i terzi in generale, come, ad esempio, i fornitori, i clienti, ecc.).
Le informazioni in possesso del dipendente o del collaboratore (o consulente) rientrano
nella sfera di controllo del titolare dell’impresa, che avrà perciò tutti i diritti di impedirne la
divulgazione. È buona norma, pertanto, che l’imprenditore predisponga procedure ad hoc
(come l’accesso selettivo alle informazioni) ed inserisca clausole specifiche nei contratti di
lavoro: occorre che dipendenti e collaboratori siano informati della necessità di mantenere
il segreto. Una clausola a cui dovranno obbedire anche ex-dipendenti ed ex-collaboratori:
poiché avendo una portata ultrattiva rispetto al rapporto di lavoro o di collaborazione non si
estinguerà con essi ma continuerà ad essere vincolante finché le informazioni in questione
non diverranno di pubblico dominio.
Per quanto concerne, invece, i rapporti con i soggetti terzi occorrerà servirsi dei cosiddetti
non disclosure agreements o lettere di segretezza, che possono essere usate ogni
qualvolta si debbano avviare relazioni commerciali che prevedano la rivelazione di segreti
industriali o di informazioni riservate.
6Il segreto industriale
La tutela del segreto industriale: la normativa
Il segreto industriale rientra nella branca del diritto industriale e del diritto della
concorrenza.
Nell'ordinamento italiano, prima della riforma del 1995 (seguita agli accordi internazionali
TRIPs del 1994), tale istituto non godeva di una sua specifica ed autonoma qualificazione
normativa; dunque fino a quel momento fondava la sua efficacia sui principi del diritto
privato contrattuale e del diritto della concorrenza. Con tale riforma invece venne introdotto
un apposito articolo (l'art. 6-bis) nella Legge Italiana sulle Invenzioni (R.D. 1127/1939).
Nel 2005 il contenuto dell'articolo 6-bis della legge sulle invenzioni è stato trasfuso ed
ampliato con una sostanziale modifica negli articoli 98 e 99 del nuovo Codice della
Proprietà Industriale.
Il patrimonio conoscitivo aziendale, anche quando non è coperto da diritti di privativa, gode
di una, seppur parziale, forma di tutela giuridica.
La legge, riconoscendo l'importanza delle informazioni segrete, concede al titolare delle
stesse una protezione soggettivamente ed oggettivamente relativa. Questa protezione si
concretizza nella previsione di una serie di fattispecie in cui è posto a carico di determinati
soggetti un obbligo di segretezza.
Manca, invece, all'invenzione non brevettata e agli altri "segreti", una tutela generale che
dia al titolare il potere di inibire indistintamente ai terzi il loro utilizzo. Tale lacuna risponde
all'esigenza di non assecondare colui che preferisce sfruttare una nuova tecnologia in
regime di segreto, piuttosto che brevettare l'invenzione rendendola nota alla collettività.
Gli strumenti a tutela del segreto aziendale sono rappresentati da norme di varia natura:
1. Vengono sanzionati penalmente i comportamenti lesivi del segreto professionale e
del segreto industriale (art. 621, 622 e 623 cod.pen.)5
5
Art. 621 c.p. Rivelazione del contenuto di documenti segreti. Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del
contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela, senza
giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, e' punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni o con
la multa da lire duecentomila a due milioni. Agli effetti della disposizione di cui al primo comma e' considerato documento anche
qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi (1). Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. (1)
Comma aggiunto dall'art. 7, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
Art. 622 c.p. Rivelazione di segreto professionale Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria
professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, e' punito, se dal fatto puo'
derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione. Il delitto e' punibile a querela
della persona offesa.
Art. 623 c.p. Rivelazione di segreti scientifici o industriali Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della
sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela
o le impiega a proprio o altrui profitto, e' punito con la reclusione fino a due anni. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.
7Il segreto industriale
2. Un obbligo di segretezza è previsto, ai sensi dell'art. 2105 cod.civ.6, nei confronti
del dipendente, per la durata del rapporto di lavoro, prorogabile con un patto di non
concorrenza
3. A seguito dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al
commercio del 1995 (TRIPs), che ha determinato l'introduzione nella legge italiana
sui brevetti dell'art. 6-bis della Legge Invenzioni, la tutela del segreto è stata
esplicitamente inserita nella tematica della concorrenza sleale. Ai sensi di tale
articolo, costituisce atto di concorrenza sleale la rivelazione a terzi, l'acquisizione o
l'utilizzazione da parte di terzi in modo contrario alla correttezza professionale di
informazioni aziendali o commerciali segrete, nonché di dati relativi a prove, o di
altri dati segreti la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui
presentazione sia subordinata l'autorizzazione all'immissione in commercio di
prodotti implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche. Affinché il patrimonio
conoscitivo aziendale sia suscettibile di tutela ex art. 6 bis L.I., è necessario che le
informazioni:
3 siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme, o nella precisa
configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o
facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore
3 abbiano valore economico in quanto segrete
3 siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette,
a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
Costituisce altresì concorrenza sleale la rivelazione a terzi oppure l’acquisizione o
l’utilizzazione da parte di terzi in modo contrario alla correttezza professionale di dati
relativi a prove o di altri dati segreti la cui elaborazione comporti un considerevole
impegno, e alla cui presentazione sia subordinata l’autorizzazione dell’immissione in
commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l’uso di nuove sostanze
chimiche.
Questo articolo, che non ha efficacia retroattiva, analizza principalmente due ipotesi di
protezione. La prima si riferisce al comportamento di terzi che, con atti contrari alla
correttezza professionale, vengono a conoscenza di informazioni di un’impresa, anche di
6
Art. 2105 c.c. Obbligo di fedeltà. Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con
l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter
recare ad essa pregiudizio.
8Il segreto industriale
tipo commerciale. Perché ciò concretizzi una ipotesi di concorrenza sleale deve avere per
oggetto informazioni segrete le quali:
a) non devono essere generalmente note o facilmente desumibili da parte di un
esperto del settore; intendendosi che un insieme di informazioni di per sé note,
singolarmente o in gruppi, ma organizzate in modo nuovo e non prima ipotizzato, è
degno di protezione;
b) abbiano un valore economico, e quindi siano un bene concorrenziale, in quanto
segrete;
c) siano sottoposte ad una tutela, adeguata a mantenerle segrete, da parte di coloro
che nell’impresa le gestiscono e ne sono responsabili.
La seconda ipotesi di concorrenza sleale si esplica con la rivelazione a terzi, con
l’acquisizione e/o con l’utilizzazione, di dati relativi a prove, studi, analisi delle carenze di
un prodotto, ecc. o di altri dati segreti. Perché si configuri un caso di concorrenza sleale,
questi dati devono derivare da un notevole impegno di elaborazione, ovvero devono
essere subordinati ad una specifica autorizzazione per l’immissione in commercio nel caso
di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli, implicanti l’uso di nuove sostanze chimiche.
Non è del tutto chiaro se i soggetti di questa condotta, sia attivi che passivi, possano
essere solo imprenditori od anche persone fisiche e giuridiche. È ragionevole comunque
supporre che tra i soggetti tenuti alla segretezza debbano rientrare anche soggetti diversi
dal titolare dell’impresa (dirigenti, commerciali, capi reparto, ecc.) che sono in possesso di
informazioni riservate.
Infatti, l’espressione dell’articolo 6 bis L.I. “persone al cui legittimo controllo” fa sì che nella
previsione legislativa rientrino anche coloro che ricevono le informazioni dal titolare
dell’impresa e che vengono da detto autorizzati a comunicarle a terzi, a loro discrezione,
per le esigenze produttive dell’impresa.
In questo caso, anche queste persone sono tenute all’adozione di adeguate misure di
garanzia nei rapporti con i terzi ai quali vengono comunicate legittimamente le informazioni
segrete.
Conseguentemente, se ai terzi, ai quali le informazioni segrete vengono comunicate, viene
imposto il vincolo del segreto, anche da persone diverse dal titolare dell’impresa, ma che
comunque appartengano alla compagine sociale di questa, allora l’impostazione si ritiene
efficace e sufficiente a garantire la tutela del segreto.
9Il segreto industriale
4. L'articolo 2598 n. 3 Cod. Civ. è applicabile solo fra imprenditori concorrenti
sicché, ad esempio, un consulente non rientra in tale rapporto. Tale articolo statuisce
“compie atti di concorrenza sleale chiunque… si vale direttamente o indirettamente di ogni
altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a
danneggiare l’altrui azienda”.
Questa norma protegge il segreto d’impresa, non in sé, ma soltanto in presenza di
comportamenti professionalmente non corretti e cioè in presenza di:
- sottrazione di segreti tramite un dipendente di impresa concorrente, di un consulente
o di altro collaboratore (ad es.: il dipendente che comunica al concorrente atti riservati
relativi al datore di lavoro sono imputabili al concorrente che se ne avvantaggia, salvo
prova contraria - App. Bologna, 19 giugno 1995);
- sottrazione di segreti mediante spionaggio industriale (ad es.: costituiva atto di
concorrenza sleale, anche prima dell’entrata in vigore del nuovo art. 6 bis L.I.,
l’appropriarsi di informazioni aziendali riservate, trafugate illecitamente - Trib.
Modena, 15 luglio 1996; costituisce atto di concorrenza sleale anche lo spionaggio
industriale e cioè la sottrazione con mezzi subdoli di segreti commerciali ed industriali
che l’impresa non desidera mettere a disposizione dei terzi concorrenti - Cass. 1983,
n. 1413);
- sottrazione di segreti tramite storno di dipendenti (ad es.: costituisce concorrenza
sleale l’assunzione di dipendenti altrui o cercare la loro collaborazione al solo fine di
poter utilizzare le loro conoscenze tecniche, usate presso l’altrui azienda, con l’effetto
di entrare sul mercato prima di quanto gli sarebbe stato possibile in base ai propri
studi e ricerche - Trib. Orvieto, 4 luglio 1996);
- concorrenza dell’ex-dipendente nei confronti del precedente datore di lavoro, attuata
mediante appropriazione ed applicazione di notizie segrete di proprietà di detto
datore di lavoro (ad es.: costituisce atto di concorrenza sleale confusoria il
comportamento dell’ex-dipendente o agente che, cessato il rapporto, continui a
rivolgersi agli abituali clienti offrendo i medesimi prodotti ed omettendo qualsiasi
comunicazione in merito alla cessazione del rapporto - Trib. Verona, 30 aprile 1996;
inoltre l’ex dipendente non può impiegare a proprio o altrui profitto le informazioni non
di pubblico dominio apprese nell’impresa di provenienza - Trib. Orvieto, 12 agosto
1996).
10Il segreto industriale
Questo articolo prevede che soltanto in presenza di un comportamento sleale possa
essere ravvisato un danno all’azienda altrui, il che comporta una fondamentale differenza
tra la tutela di un segreto e quella derivante da una privativa.
Il possesso di informazioni segrete non impedisce ai concorrenti, in linea di principio, di
sfruttare le medesime, purché in tale sfruttamento non intervengano fattori contrari alla
correttezza professionale. In altre parole è lecito ottenere informazioni segrete di un
concorrente attraverso propri studi e ricerche, così come è lecito desumere informazioni
tecniche, tecnologiche o altro, di un concorrente analizzando i prodotti, la pubblicità e
quant’altro si riferisce a detto concorrente anche smontando e/o sezionando il prodotto di
quest’ultimo, effettuando anche analisi chimiche o fisico-chimiche. In realtà il
comportamento appena descritto non è illecito di per sé, ma lo diviene nel momento in cui
tale prodotto viene riprodotto in modo uguale (art. 2598 n. 1 cod. civ.) o nel momento in cui
si interferisce con una privativa esistente in capo a questo concorrente, ovvero quando si
utilizzano fonti non autorizzate da quest’ultimo.
Il know-how
Per comprendere meglio cosa si intende per informazioni segrete protette dall’azienda
dobbiamo ricordare che esse costituiscono il “Know-How”, correttamente definito dall’art.
10 1)-4) del Reg. CE n.96/240, del 31 gennaio 1996, che recita:
know-how: un insieme di informazioni tecniche segrete, sostanziali e identificate in una
qualsiasi forma appropriata;
segreto: indica che l’insieme del know-how, considerato globalmente o nella precisa
configurazione e articolazione delle sue componenti, non è generalmente
noto o facilmente accessibile, cosicché una parte del suo valore consiste nel
vantaggio temporale che il licenziatario acquisisce quando esso gli viene
comunicato; tale termine non va inteso in senso stretto, cioè che ogni singola
componente del know-how deve essere assolutamente sconosciuta o non
ottenibile al di fuori dell’azienda del licenziante;
sostanziale: indica che il know-how include informazioni che devono essere utili, cioè
offrire alla data di stipulazione dell’accordo, ragionevoli prospettive di
miglioramento per la posizione concorrenziale del licenziatario, ad esempio
11Il segreto industriale
aiutandolo ad entrare su un nuovo mercato o conferendogli un vantaggio
nella concorrenza con altri produttori o fornitori di servizi che non hanno
accesso al know-how segreto sotto licenza o ad altro know-how segreto
compatibile;
identificato: indica che il know-how è descritto o fissato su un supporto materiale, in
modo tale da permettere di verificare se esso possieda i requisiti della
segretezza e della sostanzialità ed a garantire che il licenziatario non sia
sottoposto a restrizioni ingiustificate nello sfruttamento della propria
tecnologia. L’identificazione del know-how può essere effettuata mediante
una descrizione figurante nell’accordo di licenza o in un documento separato
o in qualsiasi altra forma appropriata, al più tardi all’atto del trasferimento del
know-how o subito dopo, purché il documento separato o altro supporto sia
disponibile in caso di necessità.
Il know-how è quell’insieme di nozioni che integrano la tecnica normalmente usata e
conosciuta in un dato settore per un determinato prodotto, completa cioè tutte quelle
informazioni particolareggiate, utili e necessarie per la progettazione, costruzione, vendita
ed utilizzo del bene. Generalmente il know-how viene suddiviso in quattro categorie
principali:
- tecnologico per il quale si intende sia lo sviluppo che la realizzazione dei prodotti e i
relativi procedimenti di ottenimento. Il know-how tecnologico può originarsi attraverso
una o più fasi, sia empiriche che sperimentali, con l’utilizzazione di tutte le informazioni
acquisite a livello teorico, di laboratorio, commerciale ecc.
- commerciale per il quale si intende l’insieme delle informazioni che un’azienda
possiede in relazione ai prodotti, alle loro modificazioni o messe a punto, agli
adattamenti richiesti dai clienti o da tipologie di clienti, agli usi a cui sono destinati e alla
loro resa. Questo tipo di know-how deriva dalle attività di marketing, di assistenza ai
clienti, dalla catalogazione dei risultati ottenuti a seconda del tipo di cliente,
dell’ambiente ove il prodotto viene utilizzato e di tutti gli altri fattori che possono influire
sul prodotto e sugli utenti o acquirenti dello stesso.
- finanziario per il quale si intende l’insieme delle informazioni poste a supporto
dell’attività gestionale ed in particolare dell’attività commerciale e che comprende tutte
le metodologie atte a rendere finanziariamente più conveniente l’acquisto del prodotto
da parte di terzi.
12Il segreto industriale
- strategico per il quale si intende l’insieme di quelle informazioni che caratterizzano
particolarmente l’azienda nei confronti delle aziende concorrenti. Questo tipo di know-
how si identifica nella politica aziendale tesa alle collaborazioni come per la ricerca, la
costituzione di società miste, utilizzazione o creazione di laboratori finalizzati,
acquisizioni, licenze, ecc..
Il know-how viene definito effettivamente vantaggioso per l'impresa quando non è
accessibile a terzi non autorizzati. Nel momento in cui il know-how si diffonde non ha più
valore economico per l'impresa, esso diviene quindi un insieme di conoscenze di comune
esperienza e come tale privo di qualunque valore economico monopolistico.
Altro aspetto riguarda il know-how che deriva da contratti di licenza con terzi licenzianti.
Qui l'impresa licenziataria è ovviamente tenuta alla segretezza delle informazioni di cui
viene a conoscenza sia perché è essa stessa normalmente a richiedere tale tutela in sede
contrattuale, sia perché può trarre notevoli vantaggi anche economici da questo
comportamento monopolistico.
Il licenziatario, utilizzando le informazioni contrattualmente acquisite, molto spesso è in
grado di concretizzare dei vantaggi commerciali e concorrenziali che poi restano di sua
esclusiva proprietà. Questi vantaggi, insiti nel contratto di licenza, apportano normalmente
un incremento al patrimonio della licenziataria, che a sua volta da utilizzatrice del know-
how di terzi può anche diventare fornitrice.
La tutela del Know-how
La tutela del know-how è una tutela inter partes, ma anche erga omnes: la prima in virtù
delle clausole contrattuali espresse dalle parti stesse, la seconda in base alle norme
generali espresse dai codici, ma anche dalla normativa specifica in materia di
concorrenza, statale e comunitaria.
La tutela inter partes, attuata attraverso un contratto, atipico, di licenza o di cessione
comporta un'ampia libertà negoziale delle parti.
Nella stesura del contratto infatti la parte che trasferisce o cede è generalmente restia ad
individuare in modo esteso e reale il contenuto del know-how, comprensibilmente per
13Il segreto industriale
evitare sorprese prima della firma definitiva del contratto, mentre la parte che riceve ha
tutto l'interesse di identificare nel modo più dettagliato possibile ciò che sta acquistando.
A tal fine genericamente vengono inserite nei contratti di trasferimento di licenza delle
clausole che prevedono sia l'obbligo di comunicare all'altra parte le informazioni che nel
loro insieme costituiscono il know-how, al fine di permettere alla controparte una seria
valutazione economica dell'affare, sia l'obbligo alla consulenza ed all'assistenza, nonché al
training del personale che dovrà gestire il bene acquistato.
La parte ricevente invece è normalmente obbligata al versamento di un corrispettivo, a
non divulgare ad altri le informazioni ricevute.
Secondo parte della giurisprudenza il contratto di licenza di know-how consiste non nella
trasmissione di un segreto industriale, ma in un facere (comunicare) o un dare
(trasmissione di disegni, formule e/o simili), a titolo oneroso, con vincolo di non
divulgazione (non facere) di quanto trasmesso o insegnato.
L'obbligo di riservatezza in questo tipo di contratto deve essere espressamente pattuito in
termini più espliciti possibili, venendo nel contempo determinato il termine della durata di
questa clausola.
Ai sensi del nuovo codice poi costituiscono oggetto di protezione i dati relativi a prove,
disegni e/o altri dati la cui elaborazione comporti un considerevole impegno e sforzo
aziendale.
Altrettanto importante è poi l’identificazione del prodotto oggetto di contratto perché, se il
know-how è regolarmente identificato il licenziatario non può essere sottoposto ad
ingiustificate restrizioni.
Il licenziatario non può divulgare il know-how e comunque sfruttarlo dopo la scadenza
dell'accordo, se è ancora segreto. Tuttavia non è ammesso vietare al licenziatario di
continuare l'uso del know-how dopo la scadenza, qualora questo sia diventato di dominio
pubblico.
Si ricorda inoltre la necessità di definire in modo estremamente puntuale il territorio
contrattuale, che può essere costituito sia da una parte limitata del mercato sia dalla sua
totalità, nonché rispettare l'estensione temporale di questi accordi, salvo patto contrario tra
le parti.
Analogamente per quanto avviene in materia di brevetti, non è ammessa alcuna clausola
che vieti al licenziatario di contestare il carattere segreto del know-how. In questo caso il
licenziante ha la facoltà di recedere dal contratto.
14Il segreto industriale
E' vietata la proroga automatica o tacita del contratto di licenza con l'inclusione di nuovi
miglioramenti comunicati dal licenziante. Le parti rimangono libere tuttavia di stipulare
nuovi accordi che coinvolgano i miglioramenti.
La tutela erga omnes, attivabile in sede civile ma anche penale, trova la sua fonte
normativa nell'art. 2598 c.c. e nell'art. 6 bis della Legge Invenzioni, oltre alle norme per il
risarcimento del danno subito di cui agli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c., così come stabilito
dal Codice. Queste norme, come già visto nei paragrafi che precedono, introducono il
concetto di concorrenza sleale nel caso in cui un imprenditore sfrutti illegalmente e senza
titolo i segreti, i risultati del lavoro altrui, l'esperienza del legittimo titolare del know-how,
ovvero compia atti contrari alla correttezza professionale.
Gli accordi di segretezza
L'assenza di una tutela universale del segreto, condiziona decisamente i trasferimenti
delle tecnologie non brevettate, pertanto per meglio difendersi è sempre opportuno,
quando ciò sia possibile, stipulare preventivamente un accordo di segretezza che
determini con chiarezza il contenuto delle informazioni segrete e che certifichi la volontà
delle parti contraenti.
Gli accordi di segretezza solitamente vengono stipulati durante le trattative per la
conclusione dei contratti di trasferimento di tecnologia. E' interesse del futuro alienante
che le informazioni segrete da comunicare nella fase pre-contrattuale non diventino di
dominio pubblico.
Se gli accordi di segretezza sono importanti nelle trattative per il trasferimento di know-
how, essi sono consigliabili anche nel caso di trasferimento di tecnologie brevettate:
accade spesso, infatti, che le comunicazioni tra i contraenti nella fase negoziale riguardino
informazioni riservate, non contenute nei documenti brevettuali.
Inoltre, anche questi stessi documenti rimangono segreti fino al momento della
pubblicazione, che nel nostro paese avviene, di regola, dopo 18 mesi dalla data di
deposito della domanda di brevetto.
Gli accordi di segretezza garantiscono che le informazioni, le idee o i dati rivelati da una
soggetto ad un altro rimangano in segreto secondo quanto stabilisce il contratto, e quindi
15Il segreto industriale
non potranno essere divulgati a terzi. L’accordo di segretezza può perfezionarsi in
situazioni molto diverse, come nel rapporto lavorativo tra un imprenditore e i propri
dipendenti, tra due persone che condividono un bene comune, una persona in possesso di
un’idea che si rivolge ad un’altra affinché la sviluppi, ecc. Un’impresa può trovarsi nelle
condizioni di fornire a terzi proprie informazioni riservate per una pluralità di motivi:
- ad un possibile cliente, per fargli capire il valore intrinseco di ciò che gli va ad offrire
(ad esempio nel caso in cui si intenda proporre al cliente un prodotto nuovo, ancora
non brevettato o non brevettabile e ci si voglia garantire che la propria controparte non
se ne appropri in maniera illecita);
- ad un fornitore, per permettergli di presentare un’offerta o per eseguire la fornitura
commissionatagli (si pensi al caso tipico di un contratto di subfornitura: il fornitore non
può formulare la propria offerta ed il bene, o una parte di esso, non potrà essere
prodotto senza conoscere dati che normalmente il potenziale acquirente non mette a
disposizione di terzi);
- ad un consulente, esterno per permettergli di svolgere l’incarico conferitogli.
In questa fase le parti non sono ancora legate da alcun contratto e le sole obbligazioni che
potrebbero richiedersi sono quelle generali di correttezza e buona fede nelle trattative,
sempre che si giunga ad un contratto definitivo.
Nel caso in cui non si giungesse alla conclusione di un contratto, il titolare delle
informazioni non solo non potrebbe azionare alcuna leva in sua difesa ma anzi si
troverebbe nella spiacevole condizione di non avere nessun elemento probatorio che
attesti tanto la titolarità delle informazioni quanto la loro rivelazione, con la conseguenza
che il terzo potrebbe utilizzare liberamente i dati acquisiti nel corso delle trattative.
È evidente allora la necessità di tutelarsi adeguatamente, dotandosi di uno strumento
autonomo, non legato alla conclusione del contratto finale e che contenga un esplicito
riferimento alla quantità e qualità dei dati rivelati.
Tale strumento diviene addirittura indispensabile se si pensa ai contratti internazionali:
senza un’esplicita previsione, ogni ordinamento coinvolto potrebbe infatti portare a
conclusioni differenti quanto ad obblighi delle parti nel corso delle trattative, con il risultato
di non poter essere sufficientemente tutelati.
In pratica nessuna lettera di segretezza può prescindere da alcuni requisiti “minimi” di
contenuto:
- la titolarità delle informazione che si vogliono condividere con il terzo
16Il segreto industriale
- l’elenco e la definizione delle informazioni oggetto di trasmissione e di impegno alla
non divulgazione
- la validità temporale dell’impegno
- la determinazione di una sanzione, nel caso di violazione dell’accordo
- l’individuazione del giudice competente e l’eventuale legge applicabile
L’elenco e la definizione delle informazioni potrà essere analitico (soluzione difficilmente
attuabile nella pratica) o generico (ad esempio si potranno richiamare i dati per categoria).
L’importante è che siano ben individuate le informazioni che si intendono trasmettere, in
modo che, in caso di problemi, non possano sorgere contestazioni al riguardo. La concreta
individuazione di ciò che può considerarsi un’informazione confidenziale è infatti un vero
problema dal momento che le parti potrebbero avere opinioni opposte al riguardo: di quì
l’importanza della predefinizione delle categorie di dati da considerarsi non divulgabili.
Sempre in tale ottica, si potrebbe inserire, ad esempio, un elenco delle informazioni che si
ritengono essere già note al settore di riferimento o, al contrario, la precisazione che siano
confidenziali le sole comunicazioni che recano una specifica menzione.
Normalmente, l’impegno di confidenzialità si estende anche a dipendenti o collaboratori
della propria controparte, che dovrà garantire di adottare tutte le misure necessarie a
tutelare il segreto.
Altro elemento di cui tener conto è la durata dell’accordo: è importante che il contratto
preveda un limite temporale o una condizione di validità legata a particolari eventi - come
la sottoscrizione di un contratto definitivo (che dovrà contenere a sua volta un’autonoma
clausola di riservatezza) o l’obsolescenza dell’informazione. Per non vanificare l'efficacia
del segreto è opportuno che l'obbligo di segretezza sia convenuto non solo per il periodo
di durata del contratto, ma anche per il periodo successivo alla sua cessazione. E' dubbia,
però, la validità di accordi che impongano sine die al licenziatario un obbligo di segretezza;
pertanto, per essi dovrebbe essere previsto un limite temporale accettabile
Nel caso di violazione dell’obbligo di riservatezza è prevista una penale che può essere
fissata in un importo forfettario o in una somma legata ai più disparati meccanismi
(fatturato della controparte, somma per ogni violazione), ma che in ogni caso, fa sì che la
controparte si senta maggiormente vincolata. Oltre che come deterrente, la
predisposizione di detta penale è consigliabile al fine di evitare gli inconvenienti derivanti
dalla difficoltà di determinare l'importo dei danni causati dalla violazione dell'obbligo di
segretezza; sicché, in caso di inadempimento il cessionario non sarà tenuto a dimostrare
l'an ed il quantum del danno.
17Il segreto industriale
Altrettanto importante, specie nel caso dei contratti internazionali (ma non solo), è
l’espressa determinazione del giudice competente a giudicare della corretta esecuzione
dell’impegno. Una predeterminazione che evita eventuali complicazioni legate alla sua
individuazione.
Oltre quelli stipulati in forma autonoma, riscontriamo anche accordi di segretezza nei
contratti di licenza di tecnologia sotto forma di clausola di riservatezza.
La tutela del segreto d'impresa e gli obblighi del lavoratore dipendente
Per rafforzare ulteriormente la tutela del segreto industriale, l’art. 2105 cod. civ. stabilisce
che il lavoratore dipendente non deve trattare affari per conto proprio o di terzi che siano in
concorrenza con l’imprenditore per cui ufficialmente lavora.
L’art. 2105 cod. civ. aggiunge inoltre l’obbligo, a carico del prestatore di lavoro, di non
divulgare notizie attinenti l’organizzazione e i metodi di produzione dell’impresa o
comunque farne uso in modo da arrecarne pregiudizio. Ad esempio la violazione del
dovere di fedeltà è fonte non soltanto di responsabilità disciplinare, che espone il
lavoratore inadempiente alla sanzione di licenziamento per giusta causa, ma, ove abbia
cagionato un danno all’imprenditore, anche del relativo obbligo risarcitorio (Cass. 3 giugno
1985).
Gli obblighi di non concorrenza e di segreto posti a carico del lavoratore dipendente sono
finalizzati a tutelare l’imprenditore che vuole mantenere nel proprio patrimonio aziendale
tutto quanto rende tipico il suo prodotto ed il suo modo di produrre, gestire e
commercializzare, ciò che garantisce all’impresa la sua posizione sul mercato e la sua
forza concorrenziale.
L’obbligo di fedeltà, a titolo esemplificativo, non si ravvisa per le informazioni che:
- il datore di lavoro ha messo, o ritiene di mettere, a disposizione del pubblico;
- il lavoratore dipendente ha acquisito, o migliorato, nel corso del rapporto di lavoro il
quanto costituiscono un suo patrimonio personale.
A titolo esemplificativo, si ravvisa invece l’obbligo di fedeltà per le informazioni che:
- sono strettamente inerenti l’organizzazione dell’impresa, ai metodi produttivi e a quelli
commerciali;
18Il segreto industriale
- pur non essendo strettamente inerenti l’organizzazione dell’impresa o ai metodi
produttivi, possono favorire le imprese concorrenti facilitandole sul mercato;
- si riferiscono direttamente ai clienti;
- costituiscono l’elenco fornitori e/o clienti di un’impresa;
- costituiscono il know-how dell’impresa;
- si riferiscono all’organigramma dell’impresa quando a ciò assume rilievo
nell’organizzazione produttiva;
- costituiscono disegni costruttivi, disegni dei prototipi, norme di produzione, risultati di
prove, quanto a tutto ciò riportabile, ecc.
A seconda del ruolo svolto dal dipendente all’interno dell’impresa, è ravvisabile:
- il “segreto aziendale” inteso come obbligo imposto a tutti i dipendenti di mantenere il
silenzio sull’organizzazione ed i metodi produttivi, commerciali e finanziari dell’impresa
per cui lavorano;
- il “segreto professionale” inteso come obbligo posto ai dipendenti che rivestono una
particolare qualifica in ragione delle mansioni svolte;
- il “segreto scientifico” inteso come obbligo posto sulle scoperte e sulle innovazioni ed
invenzioni.
Questa distinzione ha un valore non solo formale, ma giuridico in quanto permette di
identificare responsabilità contrattuali (discendenti dal rapporto di lavoro) per le quali
l’imprenditore potrà chiedere il risarcimento dei danni.
La prescrizione dell’azione risarcitoria è di 10 anni.
L’onere di prova sia sulla sussistenza dell’obbligo che in merito all’inadempimento gravano
entrambi sull’imprenditore.
In caso di azione riscarcitoria, oltre all’art. 2105 cod. civ., può essere invocato anche l’art.
2106 cod. civ.7 che identifica casi di responsabilità disciplinare.
Per l’imprenditore risulta quindi importante identificare forme di tutela che
necessariamente non possono essere standardizzate a causa della variabilità di situazioni
che devono di volta in volta essere tutelate. Il rimedio che viene considerato
7
Art. 2106 cod. civ. Sanzioni disciplinari. L’inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può
dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell’infrazione (e in conformità delle norme
corporative) (att. 97).
19Il segreto industriale
sufficientemente sicuro è la costituzione di un patto di segretezza con il quale il
dipendente, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, viene vincolato alla non
divulgazione delle informazioni dell’impresa. Tale accordo, che può essere inserito nel
regolamento contrattuale può comprendere, oltre alle nozioni proprie del “segreto
aziendale”, anche quelle notizie proprie del “segreto professionale” e/o del “segreto
scientifico”. Perché questo patto possa avere valore giuridico, deve:
- determinare l’area delle notizie sulle quali si vuole porre il vincolo del segreto;
- definire le notizie che sono soggette a vincolo in modo il più preciso possibile;
- prevedere una controprestazione a favore del dipendente come ad esempio una
retribuzione, anche una tantum, per patti che oltrepassano i limiti propri dell’art. 2105
cod. civ.
- prevedere un suo limite temporale successivo alla terminazione del rapporto di lavoro.
Sul piano giuridico infatti, mentre l’illegittimità dello spionaggio industriale e delle
rivelazioni di notizie riservate da parte dei dipendenti non presenta alcuna difficoltà
interpretativa, più complicata appare la valutazione di casi in cui la divulgazione di notizie
dipenda da persona che, avendo avuto in passato un rapporto di lavoro con l'impresa, non
intrattenga più alcun tipo di rapporto negoziale con essa, e quindi non sia più tenuto ad
alcuna obbligazione contrattuale e, di conseguenza, alcun obbligo di fedeltà verso
l'azienda (ex-lavoratore dipendente).
Storicamente la giurisprudenza ha ricompreso la tutela del segreto nei confronti dell'ex-
dipendente all'interno dei rapporti fra l'art. 2105 c.c.8 e l'art. 2125 c.c.9, stabilendo che, una
volta cessato il rapporto di lavoro, e quindi l'obbligo di riservatezza ad esso correlato, il
dipendente ritornasse libero di sfruttare tutto il suo bagaglio professionale. Gli obblighi di
non concorrenza e di segreto posti a carico del lavoratore dipendente, sono finalizzati a
tutelare l'imprenditore che vuole mantenere nel proprio patrimonio aziendale tutto ciò che
rende tipico e peculiare il proprio prodotto, nonché il suo modo di produrre, gestire e
commercializzare, elementi questi che garantiscono all'impresa la sua capacità
concorrenziale e la sua posizione sul mercato. Così, se l'imprenditore voleva tutelarsi
8
Art. 2105 cod. civ. Obbligo di fedeltà. Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con
l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da potere
recare ad essa pregiudizio.
9
Art. 2125 cod. civ. Patto di non concorrenza. Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il
tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del
prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. La durata del vincolo non può
essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce
nella misura su indicata
20Il segreto industriale
dall'utilizzo da parte del suo ex-lavoratore, di notizie e/o informazioni riservate, avrebbe
dovuto stipulare un patto di non concorrenza, non oltre i limiti stabiliti dall'art. 2125 c.c.
Il documento deve risultare da atto scritto, e deve contenere una clausola di riservatezza
in cui venga espresso, in maniera chiara ed univoca che tutto ciò che il
collaboratore/dipendente studia o sviluppa, nonché ogni documento o informazione che gli
viene fornita dall'azienda in merito all'incarico a lui affidato è di proprietà esclusiva
dell'azienda e non può essere in alcun modo divulgato all'esterno.
Al di là di questo, l'unico strumento di tutela per l'imprenditore è la tutela penale ex art. 623
che sanziona la rivelazione di segreti scientifici ed industriali, aggiungendo a tutto ciò gli
obblighi di correttezza ex art. 2598 c.c.10, che però non pongono delle restrizioni maggiori
in capo all'ex-dipendente rispetto a quelle poste a capo di qualsiasi altro soggetto.
L'obbligo di correttezza, ex art. 623 c.p., a carico dell'ex-dipendente è una accentuazione
dei doveri di lealtà e probità verso l'impresa di provenienza, fondato sul presupposto della
maggior pericolosità della concorrenza dell'ex, per la tutela del patrimonio dell'impresa,
riconducibile nell'alveo della concorrenza sleale.
Per completezza di esposizione si analizza, seppur sinteticamente, l’art. 64 del Codice
della Proprietà Industriale, laddove parla esplicitamente di "Invenzioni dei dipendenti".
Secondo l'art. 64, l'invenzione fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un rapporto
d'impiego (tipico del lavoro pubblico; la norma parla anche di rapporto di lavoro, nel caso
di dipendente privato), in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del rapporto e a
tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, fatto
salvo il diritto morale dell'inventore di esserne riconosciuto autore.
Qualora non sia prevista e stabilita una retribuzione quale compenso dell'attività inventiva
e l'invenzione stessa è fatta nell'adempimento di un rapporto d'impiego, i diritti patrimoniali
appartengono al datore di lavoro. In questo caso, però, all'inventore, oltre al diritto morale
(inalienabile) spetta un equo premio, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro ottenga il brevetto.
Nella determinazione del suddetto premio si deve tener conto:
- dell'importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto;
- delle mansioni svolte dall'inventore;
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Art. 2598 cod.civ. Atti di concorrenza sleale. Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi (2563 e seguenti) e
dei diritti di brevetto (2584 e seguenti), compie atti di concorrenza sleale chiunque: usa nomi o segni distintivi idonei a produrre
confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con
qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; diffonde notizie e apprezzamenti sui
prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un
concorrente; si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo
a danneggiare l'altrui azienda.
21Il segreto industriale
- della retribuzione percepita dall'inventore;
- del contributo che l'inventore ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro.
Il terzo comma stabilisce che, qualora non ricorrano le condizioni appena ricordate e si
tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro
quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso esclusivo, o non esclusivo, dell'invenzione, o
per l'acquisto del brevetto, verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con
deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti
dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. In tal caso è riconosciuto al datore di
lavoro la possibilità di esercitare un diritto di opzione entro tre mesi dalla ricevuta
comunicazione - da parte del dipendente - dell'avvenuto deposito della domanda di
brevetto.
La norma, quindi, allo scopo di tutelare il dipendente-inventore, ha stabilito che i rapporti
costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto nel caso in cui non venga
integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.
Ad ulteriore dimostrazione che la disciplina delle invenzioni dei dipendenti si applica anche
ai dipendenti pubblici in genere (esclusi i ricercatori universitari e dei cd. enti pubblici di
ricerca), si veda l'ultimo comma dell'art.64 in esame, secondo cui si considera fatta
durante l'esecuzione del rapporto di lavoro o d'impiego l'invenzione industriale il cui
brevetto sia stato richiesto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato ""l'azienda
privata o l'amministrazione pubblica nel cui campo di attività l'invenzione rientra"".
Parliamo infine delle invenzioni dei ricercatori universitari e degli enti pubblici di
ricerca, disciplinate dall'art.65 del Codice della Proprietà Industriale. In base a tale
norma, nel caso in cui il rapporto di lavoro intercorra con un università o con una pubblica
amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare
esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. L'inventore
presenta a domanda di brevetto, ma ha l'obbligo di darne comunicazione
all'amministrazione.
Le università e gli enti pubblici di ricerca, nell'ambito della loro rispettiva autonomia,
stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso
dell'invenzione, spettante alla medesima struttura pubblica, ovvero a privati finanziatori
della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei reciproci rapporti.
In ogni caso, all'inventore viene riconosciuto il diritto a non meno del 50% dei proventi o
delle royalties. Se le università e le pubbliche amministrazioni non provvedevano a
22Il segreto industriale
determinare quanto di loro spettanza, alle stesse spettava al massimo il 30% di proventi o
royalties, con la conseguenza che all'inventore veniva riconosciuto il 70% dei proventi.
Coerentemente alla disciplina introdotta dalla Legge n.383/01, in capo all'inventore è
previsto un onere di tipo temporale: in particolare, entro cinque anni dalla data di rilascio
del brevetto l'inventore (o i suoi aventi causa) deve aver iniziato il suo sfruttamento
industriale, salve - ovviamente - cause indipendenti dalla sua volontà. In caso contrario la
pubblica amministrazione dalla quale l'inventore dipendeva all'atto dell'invenzione
acquisisce automaticamente il diritto - a titolo gratuito non esclusivo - di sfruttare
l'invenzione ed i relativi diritti patrimoniali, ovvero di consentire a terzi di sfruttarli.
Il legislatore ha introdotto una deroga a tutela e garanzia di quelle imprese private che
finanziano la ricerca dei poli universitari. In particolare, nel caso di ricerche finanziate, in
tutto od in parte, da soggetti privati, ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di
ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di
appartenenza del ricercatore, si applica la regola generale secondo cui il diritto di
sfruttamento economico spetta al datore di lavoro.
Alcuni esempi pratici
A. Ho un'idea per sviluppare un tipo di ceramica nel mercato. Come posso
proteggere la mia idea prima di entrare in contatto con un'impresa di marketing?
In primo luogo non è possibile proteggere un'idea attraverso i DPI (Diritti di proprietà
Intellettuale) fino al momento in cui detta idea non si sia materializzata in una forma
qualunque ed adempia i requisiti previsti dai DPI.
Una volta che sia stata realizzata la ceramica, di solito, vengono adempiuti i requisiti
previsti dal diritto di autore (forma ed originalità) ed i criteri del disegno (novità e
carattere distintivo).
Fino a quando la ceramica non sia "reale" è soltanto una idea. Per tanto è necessario
stipulare un contratto di confidenzialità con l'impresa a cui verrà spiegato il progetto.
Attraverso il suddetto contratto si eviterà che l'impresa si appropri o comunichi l'idea in
questione a terzi.
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