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NEWSLETTER N. 3, !GIUGNO 2010
IPR De sk
World Notizie dagli IPR Desk italiani nel mondo
In primo piano
Special 301
Proprietà Intellettuale nel mondo: pronto il rapporto annuale
del US Trade Representative
SOMMARIO
1. IN PRIMO PIANO
Special 301
Proprietà Intelltuale nel mondo: pronto il
rapporto annuale del US Trade Representative
2. NEWS
Brasile/San Paolo: Scade il brevetto del
Viagra: libero da giugno, ma solo in Brasile
Cina/Canton: Impennata degli
investimenti in Ricerca&Sviluppo
Cina/Shanghai: La mascotte di Expo
Shanghai 2015 vittima di contraffazione
Corea del Sud/Seoul: Incremento delle
domande elettroniche con il KIPO Lo “Special 301” è il rapporto annuale realizzato dall’ufficio del US Trade
Cina/Hong Kong: Manuale Operativo del Representative (USTR) che, ogni anno, delinea le coordinate della Proprietà
Registro Marchi Commerciali: integrazioni
Intellettuale nel mondo, per fotografare lo stato attuale dei diversi Paesi e
ed aggiornamenti
India/Nuova Delhi: Toyota perde la ispirare politiche di intervento nel campo dei diritti di Proprietà Intellettuale.
causa sul marchio Prius
Russia/Mosca: Siglato l’accordo di
Anche quest’anno il rapporto effettua la diagnosi sui 77 maggiori paesi partners
collaborazione fra Italia e Russia in
materia di Proprietà Intellettuale e Lotta degli Stati Uniti, individuando le criticità e i paesi più a rischio, e soprattutto
alla Contraffazione mira ad auspicare interventi e incoraggiare la “buona salute” del sistema di
USA/New York: New York ospita
Proprietà Intellettuale nel mondo.
l’incontro fra l’IPR Desk e una
delegazione di Confindustria di Vicenza
Turchia/Istanbul: WIPO Treates: Nel dettaglio, la ricerca è impostata per analizzare le condizioni di accesso al
adesioni di Italia e altri paesi UE agli
mercato e il grado di protezione ed enforcement accordato al sistema dei
accordi sul copyright e sulle opere
fonografiche diritti di Proprietà Intellettuale da ciascun governo nazionale attraverso la
Vietnam/Ho Chi Minh: La situazione valutazione di un’ampia gamma di indicatori. Tra questi, sono considerati
dei farmaci contraffatti in Vietnam
prioritari il livello di sviluppo dei mercati, l’assunzione di obbligazioni ed
impegni a livello internazionale, le politiche commerciali e di attrazione degli
3. EVENTI
Cina/Hong Kong: Hong Kong celebra la
investimenti e, naturalmente, le iniziative poste in essere dai governi per il
Giornata Mondiale per la Proprietà rafforzamento e la tutela della Proprietà Intellettuale a livello nazionale ed
Intellettuale
internazionale, attraverso programmi bilaterali e regionali, accordi
USA/New York: IPR Desk di New York al
“Summer Fancy Food 2010”
multilaterali ed aree di commercio preferenziale.
IPR DESK - Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, Ministero dello Sviluppo Economico - via Molise 19 - 00187 Roma -
telefono +39.06.47055616 - fax +39.06.47055635; @: dglc-uibm.segreteria@sviluppoeconomico.gov.it - website: www.sviluppoeconomico.gov.it, www.uibm.gov.it
NEWSLETTER N. 3 ! GIUGNO 2010
In primo piano
La prima sezione è dedicata allo studio dei provvedimenti e degli sviluppi nelle
4. NORMATIVE
politiche di protezione dei diritti di Proprietà Intellettuale, nel contrasto ai
Brasile/San Paolo: Erogati indennizzi
ai lavoratori titolari di invenzioni fenomeni della contraffazione e della pirateria e nel monitoraggio dei trends
Vietnam/Ho Chi Minh: Aggiornamenti più recenti riguardanti la crescita esponenziale del commercio di prodotti
normativi: nuovi sviluppi nel meccanismo contraffatti. Un focus particolare è dedicato infatti ai settori produttivi
di protezione del nome commerciale
maggiormente colpiti e che determinano un forte impatto sui cittadini,
5. UTILITIES come i medicinali e i prodotti per la salute, i prodotti dell’agroalimentare, le
Corea del Sud/Seoul: La tutela del bevande, dell’elettronica di consumo.
marchio nella Repubblica di Corea
Russia/Mosca: Dossier Dogane
Turchia/Istanbul: Accordo MSE - CATTID Ma la vera notizia che fornisce il Report risiede nella sezione Country Report, dove
le valutazioni dell’USTR si articolano rispettivamente nella “Priority Watch
6. CONTENZIOSI List” e nella “Watch List”, i due elenchi all’interno dei quali vengono
Russia/Mosca: Contenzioso Adidas catalogati gli Stati e secondo i quali vengono “classificati” in base a diversi
USA/New York: Versace ottiene un
criteri di qualità.
risarcimento danni da primato in USA
7. FOCUS Fatta eccezione per la Repubblica Ceca, l’Ungheria e la Polonia, che registrano i
Cina/Canton: Contraffazione del disegno progressi più significativi nello sviluppo dei sistemi nazionali di tutela ed
industriale enforcement dei diritti, dei 77 paesi analizzati ben 40 si trovano in una delle
Cina/Hong Kong: Protezione delle
due liste speciali; 13 figurano nella lista nera della “Priority Watch List” -
indicazioni geografiche a Hong Kong
Cina e Russia in primis - seguite da Algeria, Argentina, Canada, Cile, India,
8. STATISTICHE Indonesia, Pakistan, Thailandia e Venezuela.
Brasile/San Paolo: Focus sul mercato
dei prodotti italiani contraffatti in Brasile All'interno della “Watch List” compaiono invece tutti quei Paesi giudicati
dall’Amministrazione statunitense in una condizione meno preoccupante
rispetto a quelli annoverati come prioritari: nella composita “Watch list”
troviamo il Brasile, la Colombia, l’Ecuador, l’Egitto, la Turchia, il Messico ma
anche, la Grecia, la Finlandia, la Spagna, la Norvegia e l’Italia.
Secondo la valutazione finale dell’USTR, la posizione dell’Italia, seppur mitigata dai
nuovi recenti impegni formalizzati con la ratifica dei trattati WIPO, è tuttavia
determinata dal persistere del fenomeno della pirateria e dei traffici illeciti
che coinvolgono e colpiscono in forma aggressiva il settore del cinema e
dell’editoria via Internet.
Pur avendo valutato positivamente il recente inasprimento delle sanzioni penali
previste dal Codice della Proprietà Industriale nei casi di contraffazione, la
questione del contrasto effettivo alla pirateria, la lotta ai fenomeni di file-
sharing operati in contesti di illegalità ed il persistere dei networks peer-to-
peer tra gli utenti di Inter net, restano nelle considerazioni
dell'Amministrazione statunitense, le maggiori minacce e si configurano
dunque tra gli obiettivi prioritari dell’enforcement della Proprietà Intellettuale
nel nostro Paese.
IPR DESK - Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, Ministero dello Sviluppo Economico - via Molise 19 - 00187 Roma -
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NEWS
Per l’INPI il conteggio
SCADE IL BREVETTO DEL VIAGRA:
dovrebbe avvenire a
LIBERO DA GIUGNO, MA SOLO
partire dal primo
IN BRASILE deposito del brevetto
BRASILE, SAN PAOLO
effettuato all’estero,
È prevista per giugno la scadenza di uno dei più indipendentemente
famosi brevetti al mondo, quello del Viagra. dalla eventuale
proroga concessa, oppure dopo la rinuncia da parte del
Il laboratorio Pfizer, produttore del medicinale, ha
detentore del brevetto a presentare una nuova richiesta. Le
perso il ricorso presentato presso il Tribunale Superiore di
aziende farmaceutiche, di contro, sostengono che sia
Giustizia (STJ) che regola le azioni giudiziarie intraprese da
necessario considerare, come periodo di validità, quello
quei laboratori che tentano di ampliare la durata dei
che parte dalla data di concessione ottenuta dall’estero.
brevetti. Solo nel STJ e nel Supremo Tribunale Federale
(STF) si contano 31 azioni analoghe, oltre alle centinaia in Con un totale di cinque voti a uno, l’INPI ha visto
corso nelle istanze inferiori. Secondo l’Istituto Nazionale accogliere le proprie ragioni dal STJ. “La decisione del STJ
della Proprietà Industriale (INPI), tra il 2010 e il 2014, servirà da esempio per le altre azioni”, ha affermato Mauro
saranno 27 i medicinali che vedranno scadere i relativi Maia, procuratore-capo dell’INPI.
brevetti.
Nello stesso periodo, l’INPI ha avuto successo, In accordo con Odnir Finotti, presidente della
presso il STJ, in un’altra causa sulla vigenza di alcuni Progenérico – soggetto che riunisce otto produttori di
brevetti nel settore dell’agrobusiness. Alcune aziende farmaci generici con una quota pari all’80% del mercato -,
cercano di estendere la durata dei brevetti da 15 a 20 anni, quattro aziende hanno già sviluppato il cosiddetto
tuttavia i giudici hanno negato finora la richiesta “generico” del Viagra e ne hanno chiesto la registrazione
all’unanimità. Si segnalano almeno 150 azioni di questo presso il Ministero della Salute (Agência Nacional de
tipo in Tribunale. Vigilância Sanitária - Anvisa). “Siamo stati fortemente in
dubbio se lanciare sul mercato prodotti ancora oggetto di
Il brevetto del principio attivo del medicinale discussione giuridica, soprattutto per la possibilità di
denominato Viagra (così come di altri farmaci) è stato essere indagati”, dichiara Finotti. Secondo la legge
realizzato attraverso un sistema di tipo "pipeline", adottato brasiliana, il farmaco generico deve costare almeno il 35%
dal Brasile con ll’accordo Trips del 1995 e sulla base del in meno rispetto al costo del farmaco originale.
quale è stata varata la Legge della Proprietà Industriale
Brasiliana (Legge n. 9.279 del 1996). La normativa ha
La Pfizer ha inviato un comunicato alla stampa,
stabilito che fossero brevettabili tutti i prodotti alimentari,
i n f o r m a n d o c h e “ s i a t t i e n e a l l e d i re t t i v e , m a
chimico-farmaceutici e medicinali che, fino ad allora, non
rispettosamente dissente rispetto alla decisione del
potevano godere dell’adeguata tutela nel paese. Con il
tribunale”. La strenua difesa da parte della società è, di
sistema pipeline, dunque, i brevetti concessi all’estero
fatto, l’unico strumento per veder garantito un ritorno
assumevano automaticamente validità anche in Brasile,
economico per l’investimento profuso nello sviluppo del
dove ne sono stati concessi 810 in totale. La durata
prodotto e di altri attualmente in fase di preparazione.
massima della vigenza di un brevetto in Brasile è di 20
anni, ma l’oggetto del contendere riguarda piuttosto la L’INPI ha ottenuto il consenso anche rispetto al
data dalla quale far partire l’effettiva durata. contenzioso sui brevetti di prodotti agrochimici. La
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NEWSLETTER N. 3 ! GIUGNO 2010
NEWS
SCADE IL BREVETTO DEL VIAGRA: LIBERO DA GIUGNO MA
SOLO IN BRASILE
BRASILE, SAN PAOLO
controversia si deve alla nuova Legge sulla Proprietà
Industriale che ha esteso la durata dei brevetti da 15 a 20
anni, mentre secondo l’INPI l’estensione non dovrebbe
riguardare i brevetti concessi prima della legge. La
fattispecie analizzata dalla Corte riguarda il brevetto
“Clorimuron”, un erbicida di proprietà della multinazionale
DuPont, che secondo l’INPI è divenuto di dominio
pubblico nel 2002.
da: Valor del 24 aprile 2010
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NEWS
Cina, Canton Cina, Shanghai
Impennata degli investimenti in La mascotte di Expo Shanghai 2015
Ricerca&Sviluppo vittima di contraffazione
Secondo le recenti dichiarazioni rilasciate lo scorso 16
marzo dal portavoce del Ministero del Commercio cinese,
Yao Jian, sarebbero sempre più numerose le multinazionali
che sviluppano in Cina l’attività di Ricerca e Sviluppo (R&S) e
a questo si deve la rapida ascesa degli investimenti nel
settore.
Secondo le stime, la quota degli investimenti in R&S
delle imprese di medio-grandi dimensioni che operano
all’estero, sarebbe passata dal 19,7% del 2002 al 27,2% del
2008, con un incremento medio annuo del 21,2%.
Parallelamente, le imprese a capitale straniero risultano La polizia di Shanghai e della Provincia di Jiangsu ha
detentrici del 29% dei brevetti d’invenzione dell’intero paese; recentemente risolto un caso di contraffazione della
gli investimenti in sviluppo, il fatturato delle vendite interne e i mascotte di Expo Shanghai 2010 denominata “Haibao” e di
proventi dell’export riguardanti i nuovi prodotti rappresentano altri prodotti di merchandising legati alla manifestazione.
rispettivamente il 31%, il 41% e il 60% dei dati complessivi a I dati riferiscono del sequestro di oltre 20.000 mascotte
livello nazionale. e ulteriori 60.000 articoli oggetto di contraffazione. Lo scorso
Secondo statistiche non ancora consolidate, febbraio, infatti, la polizia di Shanghai è venuta a conoscenza
ammonterebbero a più di 1200 i centri di R&S in Cina della vendita non autorizzata della mascotte lungo la strada
appartenenti ad imprese multinazionali. A fine 2009, commerciale di Nan Jing Road, una delle vie dello shopping
risultavano 465 centri esteri autorizzati, registrati come più note della Cina. Da qui la decisione della polizia di
soggetti giuridici indipendenti e rappresentanti investimenti Shanghai di costituire uno speciale team investigativo per
per oltre 12,8 miliardi di dollari, oltre a capitali depositati del fare piena luce sul caso.
valore di 7,4 miliardi di dollari, principalmente localizzati nelle Il 25 febbraio, insieme ai funzionari dell’Administration of
province di Shanghai, Beijing, Guangdong, Jiangsu e Industries and Commerce (AIC), la polizia ha predisposto una
Zhejiang. Tali centri appartengono a industrie che operano serie di ispezioni nel centro di produzione e stoccaggio di
nei settori dell’alta tecnologia (telecomunicazione, prodotti contraffatti, situato ad Hankou Road. Durante
biomedico, trasporto, software). l’azione sono state sequestrate più di 15.000 mascotte e
Sono sempre più numerose, oggi in Cina, le sono stati tratti in arresto due degli appartenenti
multinazionali che considerano i propri centri di R&S come all’organizzazione riconosciuti colpevoli della produzione e
strutture centrali e non esclusivamente circoscritte all’area commercializzazione degli articoli contraffatti. Grazie alle loro
Asia-Pacifico. dichiarazioni, la polizia di Shanghai ha potuto accertare che
l’organizzazione criminale era di base a Yangzou, nella
Yao, il portavoce del Ministero, ha affermato che provincia di Jiangsu; ciò ha permesso di rintracciare
l’incoraggiamento alle imprese estere a svolgere attività di rapidamente le mascotte prodotte illegalmente e ritirarle dal
ricerca e innovazione in Cina rappresenta una importante mercato. Il caso è ora nelle mani dell’autorità giudiziaria.
politica di stimolo degli investimenti stranieri ed è per tale
ragione che il governo accoglie, incentiva e protegge tali
attività.
da:http://big5.gov.cn da: Intellectual Property Protection in China” (www.chinaipr.gov.cn)
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NEWS
Corea del Sud, Seoul Secondo quanto dichiarato da esperti del KIPO, anche
Incremento delle domande elettroniche se il costo delle e-applications risulta più contenuto, alcuni
con il KIPO richiedenti preferiscono ricorrere al metodo tradizionale di
deposito della domanda (in versione cartacea) in quanto
La Repubblica di Corea si conferma un paese considerano il sistema elettronico, via internet, ancora
fortemente votato all’informatizzazione e alla digitalizzazione, proceduralmente troppo complesso. Per questa ragione, al
anche nell’ambito della Proprietà Intellettuale. fine di superare tali difficoltà, il KIPO intende semplificare e
Nel 2009, infatti gli utenti hanno dimostrato una marcata “personalizzare” sempre più il servizio di e-applications
preferenza degli strumenti di deposito telematico nell’atto di soprattutto per coloro che hanno un limitato accesso alle
deposito delle domande per la tutela di un diritto di Proprietà risorse informatiche o che non dispongono di elevate risorse
Industriale presso il Korean Intellectual Property Office (KIPO): finanziarie da investire. In questo modo, ritiene il KIPO, le
i dati parlano di un 94,3% delle domande complessive domande in formato elettronico potranno ulteriormente
depositate contro l’86,5% di sei anni prima. Da circa dieci aumentare.
anni a questa parte le e-applications con il KIPO sono A questo scopo, il KIPO ha lanciato servizi quali
cresciute considerevolmente e, a partire dal 2005, hanno “KIPOnet” (http://www.patent.go.kr) e ha attivato un
raggiunto e superato stabilmente la ragguardevole soglia del Customer Center (0082-1544-8080) per favorire l’utilizzo
90% delle domande complessive. delle e-applications, così come ha varato di recente un
Se si prende in esame il diritto tutelato, la stragrande sistema formativo ed informativo sull’utilizzo delle domande
maggioranza delle domande di brevetto viene ormai elettroniche. Misure non meno rilevanti sono la creazione di
depositata in formato elettronico (il 97,3% nel 2009), mentre uno “One-On-One E-Application Support System” per coloro
che si rivolgono alla sede di Seoul del KIPO
la quota di e-applications per modelli di utilità si è fermata -
per così dire - all’87% nell’anno in esame. Non meno (+82-2-555-9293) e la costituzione di uno specifico e
significativi appaiono i numeri delle domande elettroniche per dedicato team di supporto all’interno del Customer Center
marchi e disegni: se nel 2003 esse costituivano, (+82-42-481-5215) del KIPO.
rispettivamente, l’83,4% e l’80,7% del totale, nel 2009 hanno In breve, “KIPOnet” è un sistema automatizzato che
raggiunto il 93,3% e il 92% delle applications complessive. consente di gestire via internet svariate procedure per la
Percentuali tanto elevate hanno consentito dunque al tutela di diritti di Proprietà Industriale, con un considerevole
KIPO di raggiungere, sin dal 2005, il primato a livello risparmio di tempo e di costi. Il sistema permette all’utente di
mondiale per numero di domande depositate in formato fruire di un’ampia gamma di servizi che vanno dalle ricerche
elettronico, superando sia l’Ufficio Statunitense Marchi e di anteriorità al filing online.
Brevetti (USPTO) che l’omologo giapponese (JPO). È Per aver accesso ai corsi formativi sulle e-applications, è
ragionevole ipotizzare che, a breve, la percentuale di e- sufficiente che enti o organismi interessati, con una quota di
applications KIPO sfiorerà la soglia del 100%. almeno venti partecipanti, si registrino sul sito del Korean
La quota residua del 5,7% (2009) si riferisce alle Patent Document.
domande tradizionalmente depositate con il KIPO in versione
cartacea. Esse vedono come applicant per lo più piccole e Seguono due tabelle che riportano i dati nel dettaglio.
medie imprese o privati che non si avvalgono di un
da: Service (http://www.kpds.or.kr)
consulente in Proprietà Industriale.
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NEWSLETTER N. 3 ! GIUGNO 2010
NEWS
KIPO’s e-application rates
Patents Utility Designs Trademarks Total
Models
2003 Total applications 119,112 40,824 37,607 108,918 306,461
Online 112,768 33,010 31,360 87,918 265,056
applications
Rate of 94.7% 80.9% 83.4% 80.7% 86.5%
e-application
2005 Total applications 161,585 37,187 45,225 115,912 359,909
Online 156,382 30,987 39,348 100,185 326,902
applications
Rate of 96.8% 83.3% 87.0% 86.4% 90.8%
e-application
2007 Total applications 172,469 21,084 54,362 132,288 380,203
Online 167,687 17,446 48,956 120,047 354,136
applications
Rate of 97.2% 82.7% 90.1% 90.7% 93.1%
e-application
2009 Total applications 162,033 17,039 57,737 125,922 362,731
Online 157,693 14,818 53,886 115,865 342,262
applications
Rate of 97.3% 87.0% 93.3% 92.0% 94.3%
e-application
da: www.kipo.go.kr/en
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NEWSLETTER N. 3 ! GIUGNO 2010
NEWS
Main patent offices’ e-application rates
Name 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
of
(Unit: %) offices
Patents USTPO - 1.3 1.5 2.2 14.2 49.3 72.1
JPO 97 97 97 97 97 97 97
EPO 1.8 8.7 13.8 23.4 32.4 42.0 49.0
Trademarks USTPO - 57.5 73.0 88.0 93.8 95.4 96.9
JPO 83 83 83 83 83 84 84
da: www.kipo.go.kr/en
Nota: 1. I dati sono tratti dai rapporti annuali degli Uffici esaminati (USPTO, JPO e EPO).
2. Per il JPO, il dato percentuale sui brevetti comprende anche i modelli di utilità.
3. Per lo USPTO, la percentuale dei brevetti comprende anche i disegni.
da: http://www.kipo.go.kr/
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NEWSLETTER N. 3 ! GIUGNO 2010
NEWS
Cina, Hong Kong
Manuale Operativo del Registro
Marchi Commerciali: integrazioni ed
aggiustamenti
Un nuovo capitolo riguardante i marchi costituiti da
texture o motivi grafici è stato introdotto ad aprile nel
Manuale Operativo del Registro dei Marchi cinese. Questa
novità riflette la posizione del Registro stesso sui marchi
appartenenti a questa tipologia. se associato a servizi floreali.
Le aziende, specialmente quelle dell'industria della In secondo luogo, le texture o i motivi grafici che
corredano prodotti o servizi oggetto di registrazione, quali, ad
moda, tendono a registrare texture e motivi grafici come
marchi commerciali piuttosto che ricorrere alla protezione del esempio, come il seguente
copyright o a al deposito dei disegni. Il motivo risiede nel
fatto che spesso risulta difficile provare la titolarità di un
copyright e, inoltre, non esiste un risarcimento per l’utilizzo
illecito di disegni registrati.
I marchi costituiti da texture o da motivi grafici, tuttavia,
non sono sempre registrabili come marchi commerciali e per
tale ragione il Registro ha integrato questo nuovo capitolo,
se associato ai diamanti, oppure come il successivo
utile a fornire alcuni esempi su quanto sia o non sia
suscettibile di registrazione.
In primo luogo, le texture o i motivi grafici costituiti da
semplici forme geometriche che si ripetono verranno
probabilmente considerate come mero elemento decorativo
dei prodotti e non come simbolo di garanzia dell’originalità
del prodotto. Tali richieste di registrazione di marchi verranno
dunque negate in quanto considerate non distintive; per
se associato ad un centro estetico, non verranno
esempio, la texture o il motivo grafico come il seguente
probabilmente ritenuti registrabili.
A titolo di esempio, il seguente motivo grafico o texture
se r if e rit o a lle b or s e, o pp u re q u e l l o s u c c e s siv o
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NEWSLETTER N. 3 ! GIUGNO 2010
NEWS
fosse stato preventivamente registrato, in quanto in questo
secondo caso la distintività del marchio registrato si perderebbe
in una categoria più vasta.
potrebbe essere registrabile se il marchio
fosse stato preventivamente registrato, mentre il successivo
Teoricamente, per superare le obiezioni, il richiedente
motivo grafico o texture
dovrebbe addurre prove d'uso di distintività acquisita: per
esempio, prima della domanda, il marchio dovrebbe essere
stato usato e riconosciuto dal pubblico come elemento di
stretta connessione con l’origine della commercializzazione.
Tuttavia, l'onere della prova è elevato poiché, ad esempio,
non è sufficiente dimostrare che la texture o il motivo grafico
sia stato precedentemente usato sui prodotti e apposto sulle
confezioni come elemento decorativo.
non potrebbe essere registrabile pur se il suo simbolo
10NEWSLETTER N. 3 ! GIUGNO 2010
NEWS
TOYOTA PERDE LA CAUSA
SUL MARCHIO PRIUS
INDIA, NEW DELHI
L’Alta Corte di Delhi, con decisione del 19 marzo La vicenda dimostra
2010, ha rigettato la causa intentata dalla multinazionale che se si intende
giapponese Toyota contro Prius Auto Industries per l’uso utilizzare un marchio,
del marchio Prius sul territorio indiano occorre innanzitutto
e ff e t t u a re a c c u r a t e
L’impresa indiana, creata nel 2001 e con sede a Delhi,
ricerche di priorità nei
vende accessori per auto. Nel 2002 aveva depositato la
mercati in cui si
domanda di registrazione del marchio Prius, senza
intende usarlo, e in
riscontrare opposizione da parte di Toyota, fino alla
particolare nei mercati ad alto tasso di crescita, quali Cina
citazione in giudizio avvenuta a dicembre 2009.
e India. In merito a questi ultimi mercati, inoltre, sarebbe
Toyota rivendicava diritti esclusivi sul marchio Prius opportuno registrare preventivamente il proprio marchio, a
basandosi sull’uso anteriore di quest’ultimo, anche se non prescindere dall’utilizzo immediato, in modo tale da essere
in territorio indiano; il marchio Prius, infatti, era garantiti attraverso la priorità di adozione. In ogni caso, è
precedentemente stato registrato da Toyota in altri 28 opportuno e consigliabile monitorare costantemente le
paesi ma solo a partire dal 1990. domande di registrazione presso gli Uffici preposti in modo
da intervenire tempestivamente in caso di marchi analoghi,
L’Alta Corte ha pronunciato il proprio giudizio sulla
uguali o simili al proprio.
base di alcune considerazioni. In primo luogo la Prius Auto
Industries ha ottenuto importanti incrementi del proprio
business, passando da piccola impresa a impresa di
Una copia della sentenza emessa dall’Alta Corte
grandi dimensioni, pubblicizzando i propri prodotti su
è gratuitamente a disposizione delle imprese
riviste leader di settore e partecipando ad importanti fiere
interessate, che possono farne richiesta scrivendo a:
di settore, tutti eventi che hanno ovviamente visto esposto
iprdesk.newdelhi@ice.it .
il marchio Prius, il quale, dunque, rappresenta il valore
intangibile più importante dell’azienda. In secondo luogo,
Toyota ha presentato le proprie obiezioni con un forte
ritardo, ossia 6 anni e mezzo dopo l’utilizzo del marchio
Prius ad opera dell’impresa indiana, determinando così di
fatto una rinuncia sui diritti del marchio stesso. La Corte ha
considerato che, nel caso di perdita di utilizzo del marchio
da parte dell’azienda indiana, le ripercussioni sarebbero
state certamente molto gravi per la Prius Auto Industries
che avrebbe visto perdere la propria identità, ormai
largamente riconosciuta in ambito nazionale. Al contrario,
le perdite di Toyota sarebbero state limitate, poiché il
modello Prius non risulta ancora lanciato sul mercato
indiano.
11NEWSLETTER N. 3 ! GIUGNO 2010
NEWS
Russia, Mosca
Siglato l’accordo di collaborazione fra
Italia e Russia in materia di Proprietà
Intellettuale e Lotta alla Contraffazione
Lo scorso 25 giugno è stato siglato un accordo di
collaborazione fra l’Italia, rappresentata dalla Direzione
Generale per la Lotta alla Contraffazione - UIBM del Ministero
dello Sviluppo Economico e la Russia, rappresentata
dall’Agenzia Federale per la Proprietà Intellettuale, Brevetti e
Marchi Commerciali.
La firma dell’accordo, siglata ad opera del Direttore
Generale, della Direzione Generale, Avv. Loredana Gulino e il
Direttore Generale dell’Agenzia, dott. Boris Simonov, è
avvenuta a Mosca presso la sede del ROSPATENT, e
formalizza le numerose attività di collaborazione in materia
già avviate dal Ministero dello Sviluppo Economico,
dall’Ambasciata d’Italia e dall’IPR Desk costituito presso
l’Ufficio ICE di Mosca.
Il Memorandum prevede la realizzazione di una serie di
attività congiunte tra cui:
• lo scambio di informazioni e di buone pratiche
relativamente alle rispettive normative nazionali;
• la realizzazione nell’ambito delle rispettive
competenze di azioni coordinate atte a contrastare
la contraffazione;
• l’organizzazione di tavole rotonde e incontri su
singoli problemi con la partecipazione di specialisti,
Istituzioni pubbliche ed aziende;
• la definizione di progetti congiunti finalizzati ad
ampliare e migliorare la gamma dei servizi destinati
alle imprese dei due paesi.
12NEWSLETTER N. 3 ! GIUGNO 2010
NEWS
USA, New York
New York ospita l’incontro fra l’IPR Desk
di NY e una delegazione di Confindustria
di Vicenza
Nel mese di maggio, il Consolato Generale d’Italia a New
York ha ospitato un incontro informativo tra una delegazione
di imprenditori di Confindustria Vicenza e le istituzioni italiane
presenti negli Stati Uniti. L’obiettivo era quello di offrire una
panoramica sugli aspetti più salienti che caratterizzano la
società e l’economia statunitensi e di presentare le
opportunità di business per le imprese italiane. Oltre all’IPR
Desk di New York e all’ICE, gli imprenditori vicentini hanno
incontrato i rappresentanti di Banca d’Italia, di Enit, di Italy-
America Chamber of Commerce e il Prof. Giuseppe
Amendola, economista alla New York University.
L’obiettivo prioritario delle oltre 30 imprese
rappresentanti i settori dell’ICT, della meccanica, del tessile,
del settore delle costruzioni e delle tecnologie ambientali è
stato quello di promuovere, attraverso un viaggio itinerante
negli Stati Uniti, che ha toccato anche le due aree
tecnologiche del Massachusetts e della California, le
innovazioni, pacchetti turistici e i progetti commerciali
sviluppati nell’area vicentina.
La missione è coincisa con la mostra “Palladio and
His Legacy: Transatlantic Journey”, aperta dal 2 aprile al 1 L’occasione è stata utile per menzionare il caso
agosto presso la Morgan Library, con la quale New York dell’Asiago, un prodotto caseario DOP dell’area vicentina che
celebra il grande artista Palladio. Si tratta di una collezione di negli Stati Uniti soffre il fenomeno “dell’Italian Sounding” e si
disegni del Palladio proveniente dal Royal Institute of Bristish trova a competere con l’omologo ”Asiago Cheese” del
Architects Trust. Uno degli scopi della missione era appunto Wisconsin.
quello di proporre al pubblico statunitense pacchetti turistici
Tuttavia gli aspetti della Proprietà Intellettuale che hanno
integrati nel Veneto, facendo leva sulla notorietà del celebre
maggiormente sollecitato l’interesse delle aziende sono stati
architetto, e che prevedessero itinerari dove arte, sport,
quelli relativi alla protezione delle innovazioni tecnologiche
bellezza dei luoghi e buona cucina si mescolassero in un mix
attraverso gli accordi NDAs (Accordi di Non Divulgazione),
equilibrato e di sicuro interesse.
così come la contrattualistica concernente i processi di
All’interno di questa cornice, l’IPR Desk ha esposto una licensing. In particolare, la Fondazione Studi Universitari di
panoramica sul sistema di Proprietà Intellettuale negli Stati Vicenza ha mostrato interesse verso il “Bayh-Dole Act”, la
Uniti, fornendo aggiornamenti rispetto alle normative vigenti, legge federale varata nel 1980 che ha consentito alle
le criticità e le accortezze che gli imprenditori dovrebbero università statunitensi di sviluppare brevetti e di creare un
adottare per un’adeguata tutela giuridica dei propri beni sistema di introiti a sostegno della ricerca universitaria,
immateriali. attraverso le relative royalties
da: IPR Desk di New York
13NEWSLETTER N. 3 ! GIUGNO 2010
NEWS
Turchia, Istanbul Organizzazioni di Diffusione (Convenzione di Roma del 26
WIPO Treates: adesioni di Italia e altri Ottobre 1961), ossia la Danimarca non intende attuare i criteri
di pubblicazione come indicato nell’articolo 5(1)(c) della
paesi UE agli accordi sul copyright e
Convenzione di Roma.”
sulle opere fonografiche
- “In base all’articolo 3(3) del Trattato, la Repubblica di
Il governo della Repubblica Finlandia si avvale delle opzioni fornite nell’articolo 17 della
Convenzione Internazionale sulla Protezione degli Artisti,
di Malta ha recentemente
Produttori di Fonogrammi e delle Organizzazioni di Diffusione
depositato lo strumento di
(Convenzione di Roma del 1961) e fa riferimento alla
ratifica del Trattato OMPI sul
dichiarazione rilasciata al momento della ratifica della
copyright, precedentemente
Convenzione di Roma da parte della Finlandia, precisando
adottato a Ginevra il 20
che, ai sensi dell’articolo 5 di detta Convenzione, intende
dicembre 1996,
attuare il criterio del solo fissaggio e, ai sensi dell’Articolo 16,
aggiungendosi così al
paragrafo 1(a)(iv), il criterio di fissaggio piuttosto che il criterio
Consiglio dell’Unione
di nazionalità.”
Europea e ai governi della
Repubblica Austriaca, del Regno di Danimarca, della - “Il Governo della Repubblica Francese, in conformità
Repubblica dell’Estonia, della Repubblica di Finlandia, della all’articolo 3(3) del Trattato OMPI sulle opere artistiche e sui
Repubblica Francese, della Repubblica Federale di fonogrammi (WPPT), dichiara di avvalersi delle facoltà
Germania, della Repubblica Ellenica, dell’Irlanda, della concesse nell’articolo 5(3) della Convenzione Internazionale
Repubblica Italiana, del Granducato di Lussemburgo, del sulla Protezione degli Artisti, Produttori di Fonogrammi e delle
Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica Portoghese, del Organizzazioni di Diffusione (Convenzione di Roma 1961) e
Regno di Spagna, del Regno di Svezia e del Regno Unito di che, invece del criterio di prima pubblicazione, intende
Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che avevano già attuare il criterio del primo fissaggio.”
depositato i loro strumenti di ratifica del Trattato.
- “in conformità all’articolo 3(3) del Trattato OMPI sulle
Il Governo della Repubblica di Malta, inoltre, ha opere artistiche e fonogrammi (WPPT), la Repubblica
depositato anche lo strumento di ratifica del Trattato OMPI Federale di Germania dichiara di avvalersi delle facoltà
sulle opere artistiche e sui fonogrammi (WPPT), adottato a concesse nell’articolo 5(3) della Convenzione Internazionale
Ginevra il 20 dicembre 1996, unendosi ai paesi UE sopra sulla Protezione degli Artisti, Produttori di Fonogrammi e delle
citati. Organizzazioni di Diffusione (Convenzione di Roma 1961),
ossia non intende attuare il criterio di prima fissazione dettato
I suddetti Trattati sono entrati in vigore, in riferimento
nell’articolo 5(1)(b)”.
all’Unione Europea e ai già citati Stati Membri, il 14 marzo
2010. - “Il Regno di Svezia dichiara che, in conformità
all’articolo 3(3) del Trattato OMPI sulle opere artistiche e sui
Gli strumenti di ratifica del Regno di Danimarca, della
fonogrammi (WPPT) in riferimento all’articolo 5(3) della
Repubblica di Finlandia, della Repubblica Francese, della
Convenzione Internazionale sulla Protezione degli Artisti,
Repubblica Federale di Germania e del Regno di Svezia
Produttori di Fonogrammi e delle Organizzazioni di Diffusione
contengono rispettivamente le seguenti dichiarazioni,:
(Convenzione di Roma 1961), non intende attuare il criterio di
- “in conformità all’articolo 3(3) del Trattato OMPI sulle pubblicazione, ad eccezione dei diritti di riproduzione per i
opere artistiche e sui fonogrammi (WPPT), il Regno di produttori di fonogrammi.”
Danimarca dichiara di avvalersi delle facoltà concesse
nell’articolo 5(3) della Convenzione Internazionale sulla
Protezione degli Artisti, Produttori di Fonogrammi e delle da: www.wipo.org
14NEWSLETTER N. 3 ! GIUGNO 2010
NEWS
Vietnam, Ho Chi Minh un’organizzazione criminale
La situazione dei farmaci contraffatti in composta da sei persone,
Vietnam determinando un precedente
storico. Fino a quel momento
Secondo l'Ufficio nazionale per il controllo dei prodotti infatti la condanna più severa
farmaceutici, il 2009 fa segnare un aumento pari allo 0,12% per reati di questa tipologia era
di farmaci contraffatti in Vietnam rispetto all’anno precedente. stata di cinque anni di
reclusione.
Il Governo vietnamita considera il fenomeno molto
seriamente, poiché i farmaci contraffatti hanno un impatto Inoltre, nel mese precedente, la
diretto sulla salute pubblica e dunque sulla sicurezza dei Polizia di Città Ho Chi Minh hai indagato 14 persone per un
consumatori. Così, negli ultimi due anni, i tribunali hanno medesimo caso di produzione e distribuzione di prodotti
inasprito le pene previste per i reati connessi alla farmaceutici contraffatti.
commercializzazione di farmaci contraffatti e hanno inflitto Per ulteriori informazioni:
maggiori e più severe condanne penali per i trasgressori.
http://www.vietnamplus.vn/Home/Siet-chat-cong-tac-giam-sat-
Lo scorso 26 marzo è stata emessa una sentenza di chat-luong-thuoc/20103/39158.vnplus
condanna a 21 anni e 6 mesi di reclusione nei confronti di
http://vietnamnews.vnagency.com.vn/Politics-Law/Talking-law/
199249/Police-nab-counterfeit-pharmaceuticals-gangs.html
15NEWSLETTER N. 3 ! GIUGNO 2010
EVENTI
Cina, Hong Kong Durante la giornata del 26 aprile, due giornali locali hanno
Hong Kong celebra la Giornata distribuito un supplemento per sottolineare l'importanza
Mondiale per la Proprietà Intellettuale dell’opera di tutela dei diritti di Proprietà Intellettuale.
Dal 19 e al 26 aprile sono stati trasmessi programmi
Il 26 aprile 2010 la WIPO-World radio ad-hoc sui temi della protezione dei diritti di privativa. ll
Intellectual Property Organization, Dipartimento ha infine collaborato con la Federazione
l’Organizzazione Mondiale per la Internazionale per il Diritto d’Autore della Repubblica
Proprietà Intellettuale (OMPI), ha Popolare Cinese e con la Società per la Licenza dei Diritti
celebrato in tutto il mondo il 10° Reprografici di Hong Kong per l'organizzazione di un
anniversario della Giornata Mondiale concorso di video clip e proiezione di film destinato ai giovani,
della Proprietà Intellettuale. al fine di incentivare la protezione dei diritti di Proprietà
L’evento ha lo scopo di promuovere presso il pubblico la Intellettuale.
consapevolezza dei diritti di Proprietà Intellettuale e
l'importanza della loro protezione. "L’innovazione collega il
mondo" è stato lo slogan dell’edizione 2010. Francis Gurry,
Direttore Generale WIPO, ha sottolineato l’importanza
dell’innovazione, foriera di un reale progresso nella società
umana, ma allo stesso tempo ha posto all’attenzione di tutti
quanto proprio il rapido progredire dell'informazione possa
rendere la protezione dei diritti di Proprietà Intellettuale una
vera sfida per gli inventori e i titolari dei diritti.
Hong Kong si è unita al resto del mondo per celebrare
questo evento così significativo. Il Dipartimento per la
Proprietà Intellettuale del Governo di Hong Kong ha
organizzato un ricevimento, invitando alla celebrazione circa
150 ospiti fra cui i maggiori attori del settore, le associazioni
per la Proprietà Industriale, professori, funzionari della Cina
continentale, personale dei consolati oltre a rappresentanti
del settore pubblico e del mondo imprenditoriale.
Sono state inoltre organizzate molteplici attività per
promuovere la Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale.
16NEWSLETTER N. 3 ! GIUGNO 2010
EVENTI
USA, New York
IPR Desk di NY al “Summer Fancy
Food 2010”
Il Summer Fancy Food Show di New York è
l’appuntamento annuale newyorkese che vede la
partecipazione degli operatori del comparto agro-alimentare
del Nord-America. non esista una vera e propria violazione del marchio, con dati
in crescita soprattutto nel settore agroalimentare, e
La convention del cibo e delle bevande si è svolta dal 27
conseguenti danni esorbitanti per le imprese che investono
al 29 giugno 2010 e per l’occasione ha visto l’esposizione di
tempo e denaro nelle innovazioni nonché nella tutela giuridica
circa 140.000 specialità alimentari provenienti da tutti gli Stati
dei propri prodotti.
Uniti e da oltre 70 paesi del mondo. La manifestazione è
l’occasione per offrire una panoramica sulle principali La presenza alla manifestazione dell’IPR Desk di New
tendenze in materia di alimentazione, e in particolare sui York ha avuto come scopo quello di agire sulla categoria
prodotti biologici, e costituisce l’ideale luogo d’incontro per degli addetti ai lavori e delle catene di intermediazione, quali
24.000 buyer e professionisti nel settore dell’alimentazione. gli importatori e distributori che interpretano un ruolo
primario, strategico e di riferimento per i consumatori
In questa scenario, l’Italia gioca un ruolo da leone: il
americani. È proprio per sensibilizzare questi ultimi, in
padiglione italiano, organizzato dall’ICE, è stato infatti il più
massiccia presenza al Fancy Food Show, che l’IPR Desk ha
esteso, senza considerare che, in totale, le aziende italiane
realizzato un annuncio pubblicitario che comparirà nel
presenti (circa 400) hanno costituito la delegazione estera
catalogo della fiera - nel quale sono raggruppate le aziende
numericamente più consistente .
italiane coordinate dall’ICE – e che invitava i professionisti del
Proprio all’interno della rappresentanza italiana, settore a ritirare presso il padiglione italiano il flyer sui prodotti
coordinata dall’ICE, l’IPR Desk ha svolto un’azione educativa DOP e IGP.
e di sensibilizzazione finalizzata a diffondere il valore
Si tratta di un’informativa sull’obbligatorietà
intrinseco dei prodotti di Denominazione di Origine Protetta
dell’apposizione dei simboli comunitari sulle confezioni dei
(DOP) e di Indicazione Geografica Protetta (IGP), che sono
prodotti certificati DOP e IGP che l’IPR Desk ha ideato a
espressione, in Italia e nell’Unione Europea, del legame tra
scopo educativo per aiutare i consumatori statunitensi a
territorio, processo produttivo e tipicità del prodotto. La
distinguere l’originalità dei prodotti italiani dalle imitazioni
tendenza a imitare prodotti strettamente connessi al “made in
made in USA, evidenziando come questi simboli siano
italy” è in continua crescita negli Stati Uniti, anche laddove
garanzia di elevatissimi livelli di qualità e di sicurezza
alimentare.
da: IPR Desk NY
17NEWSLETTER N. 3 ! GIUGNO 2010
NORMATIVA
Brasile, San Paolo ad esempio un black-out. Fino all’introduzione del nuovo
dispositivo, l’operazione veniva effettuata manualmente da
Erogati indennizzi ai lavoratori
dipendenti.
titolari di invenzioni
Nello stato di Espirito Santo, anche un elettricista è
riuscito, in seconda istanza, ad essere risarcito per lo
La Giustizia del Lavoro (costituita dal Tribunale Superiore
sfruttamento della sua invenzione. L’operaio aveva creato per
del Lavoro e dai Tribunali Regionali del Lavoro) ha
la Vale un dispositivo in grado di ridurre considerevolmente il
condannato al pagamento di indennizzi, in alcuni casi
numero di lavoratori necessari per la rilevazione di
milionari, tutte le imprese che si sono rese colpevoli di non
cortocircuiti nelle linee ferroviarie. Secondo la perizia, l’attività
aver adeguatamente remunerato i propri ex-dipendenti autori,
richiedeva 26 uomini/h e veniva eseguita in otto ore
in passato di prodotti o processi di fabbricazione. I giudici
giornaliere. Con il nuovo dispositivo, il numero di dipendenti
ritengono, in base alla Legge sulla Proprietà Industriale
necessari si era ridotto a tre all’ora e l’attività poteva essere
(Legge n° 9.279 del 1996), che il lavoratore debba invece
gestita in poco più di un’ora. All’inventore era stata
ricevere la metà del lucro ottenuto attraverso l’invenzione. La
riconosciuto un premio produzione pari a 905 reali (pari a
sentenza non riguarderebbe, tuttavia, quei dipendenti assunti
408,84 euro). Tuttavia i giudici del Tribunale Regionale del
specificatamente per i settori Ricerca e Sviluppo.
Lavoro hanno ritenuto che l’impresa avrebbe dovuto
I dati parlano di tre casi già risoltisi a favore dei lavoratori remunerare in modo più adeguato il lavoratore per il suo
per opera del Tribunale Supremo del Lavoro (TST) e contributo. La Vale è stata dunque obbligata a riconoscere al
riguarderebbero invenzioni ideate per imprese del settore lavoratore il 50% del lucro ottenuto con il dispositivo. L’ex
ferroviario. dipendente otterrà il risarcimento nel periodo 2000-2013 –
periodo durante il quale scadrà il brevetto registrato
In un processo contro l’Unione, società erede
dall’impresa presso l’Istituto Nazionale per la Proprietà
dell’estinta Rete Ferroviaria Federale (RFFSA), la 3ª sezione
Industriale (INPI).
del TST ha mantenuto la decisione del Tribunale Regionale
del Lavoro (TRT) di Minas Gerais che ha stabilito un Per l’avvocato Kleverson Mesquita Mello, legale
indennizzo di 390 mila dollari (pari a 319.020 euro) a un rappresentante dei lavoratori nelle azioni contro la Ferrovia
meccanico che aveva progettato due dispositivi per facilitare Centro-Atlantica e la OI, se il dipendente ha generato utili per
la manutenzione dei vagoni. La relatrice del processo, il l’azienda in virtù della sua invenzione, elaborata al di fuori
giudice Rosa Maria Weber, pur individuando una corretta delle ordinarie competenze per le quali è stato assunto,
interpretazione della legge sulla Proprietà Industriale ad opera quest’ultimo deve ricevere il giusto riconoscimento
sia dell’impresa che del lavoratore, ha ritenuto di dover economico. I legali rappresentanti della OI hanno emanato un
tutelare l’attività dell’ingegno di quest’ultimo, aggiudicando comunicato stampa nel quale hanno dichiarato di non essere
quindi un risarcimento a suo favore. disposti a commentare l’argomento.
In un altro caso giudicato dal TST, un ex meccanico della I legali della Vale hanno affermato, con un comunicato,
Ferrovia Centro-Atlantica, controllata dall’impresa Vale, ha che sussistono “diverse casistiche in questo tipo di
ottenuto un indennizzo per aver inventato un dispositivo che procedimenti giudiziali”, e che “è bene analizzare ogni caso
consentiva di ridurre il tempo di manutenzione del nei particolari”. L’azienda, secondo un comunicato del
meccanismo di frenaggio delle locomotive, passando da due direttore dell’Istituto Tecnologico Vale (ITV), Luiz Mello, “ha
giorni a circa 2 ore. L’impresa Vale è stata inoltre condannata oggi una politica chiara di incentivi all’innovazione fondata
in un altro processo analizzato dal TST, a favore di un sulla legislazione brasiliana e sulle esperienze di imprese
lavoratore il quale aveva ideato un componente, utile leader nelle loro aree di attività”. Ma, è evidente, afferma il
nell’innesto dei vagoni, che ne sostituiva uno analogo che dirigente, “che le recenti soluzioni non possono essere valide
l’impresa importava invece direttamente dagli Stati Uniti. per tutte le questioni passate o le azioni in corso, poiché
ciascuna ha la propria dinamica e specificità”.
In seconda istanza, la MetroRED, acquisita dalla Oi
(compagnia di telecomunicazioni brasiliana) e proprietaria di
una rete di fibre ottiche che si estende per San Paolo, Rio de
Janeiro e Belo Horizonte, è stata condannata a risarcire un
tecnico di informatica che aveva inventato un dispositivo
chiamato “Reset EQ 001”, impiegato per ripristinare
l’operatività di un impianto dopo una breve anomalia, quale
da: Valor, 19 aprile 2010
18NEWSLETTER N. 3 ! GIUGNO 2010
NORMATIVA
Vietnam, Ho Chi Minh risultavano avere nomi identici o simili, in quanto le stesse
Aggiornamenti normativi: nuovi imprese avevano effettuato la registrazione commerciale in
sviluppi nel meccanismo di diverse province/città, con la conseguente duplicazione di
nomi commerciali identici/simili.
protezione del nome commerciale
Criticità nel meccanismo di tutela del nome La Normativa sulle Imprese: gli interventi predisposti
commerciale Nello scorso mese di aprile il Governo vietnamita ha
Come esposto nella Newsletter locale di Ho Chi Minh n. approvato il Decreto 43/2010/ND-CP3, che revoca il
precedente Decreto n. 88/2006/ND-CP4 sulla registrazione di
15, esisteva un problema tecnico legato al meccanismo di
tutela del nome commerciale secondo le leggi sulla Proprietà attività commerciali. Per quanto riguarda il meccanismo di
Intellettuale (“leggi PI”), ossia inerente l’interpretazione, tutela del nome commerciale/denominazione commerciale, il
piuttosto confusa, di nome commerciale. La normativa sulle decreto 43 incorpora una serie di miglioramenti rispetto al
Imprese ha reso questo problema ancora più complesso, vecchio Decreto.
lasciando indefinito il concetto di “denominazione In particolare:
commerciale” che può, in alcuni casi, essere assimilato a
1) Il Decreto 43 vieta alle aziende presenti all’interno di
quello di nome commerciale.2
tutto il territorio nazionale del Vietnam di avere
denominazioni commerciali identiche/simili. Quindi, da un
In particolare, in base alle norme sulla Proprietà punto di vista tecnico, non sarà più possibile per una
società nella provincia Y, avere ad esempio una
Intellettuale, il diritto ad un nome commerciale promana
dall’uso legittimo di tale nome in attività commerciali quali il denominazione commerciale identica/simile ad un'altra
packaging, la pubblicità, ecc., e secondo il criterio di priorità società della provincia Z. Si potrebbe anche dire che, il
di adozione. Per esempio, se la società X utilizza per prima Decreto 43 tenta di ridurre il numero di casi di uso
“X” sulle sue confezioni o in pubblicità, “X” dovrebbe essere identico/simile di nome commerciale. Il suddetto
considerato come il nome commerciale di X, e quindi il regolamento entrerà in vigore a partire dal prossimo 1
titolare dovrebbe poter beneficiare della tutela delle leggi sulla gennaio 2011; dunque, fino a quella data, la registrazione
Proprietà Intellettuale. Tuttavia, queste ultime non sono di una denominazione commerciale identica/simile ad
attualmente sufficienti a determinare se l'uso di un nome un’altra denominazione commerciale registrata in
commerciale sia da considerarsi come “primo” entro i limiti di precedenza, ma in una diversa provincia o città, potrà
ancora essere accettata dalle autorità statali.
una provincia/città o se, invece, sull’intero territorio nazionale.
Nell'ultima newsletter alla quale ci si riferisce, è stato inoltre
auspicato che le leggi sulla Proprietà Intellettuale possano
2) Il Decreto 43 vieta alle aziende di utilizzare nomi
essere modificate in modo da chiarire il concetto di “nome
commerciali, marchi di impresa e di indicazione
commerciale” e definirne quindi i limiti di protezione.
geografica di proprietà di terzi quale proprio nome
commerciale, in tutto o in parte. In precedenza, la
D’altro canto il concetto di “denominazione normativa sulle Imprese limitava soltanto l'uso non
commerciale”, in base alle norme sulle Imprese, può in autorizzato di un nome commerciale da parte di altri
qualche caso essere considerato quale nome commerciale. come proprio nome commerciale.
Tuttavia, prima dell’entrata in vigore delle Leggi sulla
Proprietà Intellettuale, le denominazioni commerciali, regolate
3) Nella situazione delineata al punto (2), il Decreto 43 offre
dalle Leggi sulle Imprese, proteggevano il marchio soltanto
al proprietario del nome commerciale, marchio di impresa
entro il limite di una provincia/città, vale a dire nel luogo in cui
o di indicazione geografica (“titolare di PI”) il diritto di
le imprese avevano provveduto a registrare la propria attività.
richiedere, all'autorità competente per la registrazione
Di conseguenza, migliaia di aziende in tutto il Vietnam
commerciale, il divieto di modificare la propria
19NEWSLETTER N. 3 ! GIUGNO 2010
NORMATIVA
denominazione commerciale. Il titolare di PI dovrà fornire l'autorità responsabile nel determinare se una denominazione
all’autorità competente per la registrazione commerciale commerciale violi i DPI o meno.
la decisione emessa da “un’altra autorità statale
competente", secondo la quale l’uso di Diritti di Proprietà
Intellettuale (DPI) è, di fatto, non autorizzato e in Infine, le Leggi sulle Imprese hanno beneficiato di un
violazione. Tuttavia, il Decreto 43 non specifica quale sia miglioramento con l’emissione del Decreto 43; mentre le
tale altra “autorità statale competente”. Dunque per il Leggi sulla Proprietà Intellettuale sono rimaste invariate.
momento, si esita ad identificare quale “autorità statale Dunque, i problemi derivanti dal concetto vago di “nome
competente” con l'Ufficio Nazionale di Proprietà commerciale” permangono e si auspica, da parte del
Intellettuale del Vietnam (NOIP) l'autorità statale governo vietnamita, un tempestivo intervento sulla Proprietà
responsabile della registrazione dei DPI e dell'esercizio Intellettuale che possa essere risolutivo sulla questione.
della gestione statale per le questioni relative ai DPI,
oppure con un tribunale o altra autorità.
Questioni rimaste insolute
Una delle questioni rimaste aperte anche dopo
l’emissione del Decreto 43, è l’aver omesso di affrontare il
problema delle migliaia di aziende in tutto il Vietnam che
presentano nomi commerciali identici/simili.2
Il Decreto 43 non suggerisce alcuna soluzione a tale
problematica, né impone alle aziende di modificare il proprio
nome commerciale. Piuttosto, il Decreto 43 “incoraggia” le
Note
imprese ad accordarsi tra loro per qualsiasi cambiamento 1 Si veda la 15a Newsletter locale per maggiori dettagli.
necessario in merito alla propria denominazione, ma non 2 Decreto 43/2010/ND-CP datato 15 aprile 2010 relativo alle regolamentazioni
specifica la casistica qualora non si riesca a raggiungere un in materia di registrazione di attività commerciali.
3 Decreto 88/2006/ND-CP datato 29 agosto 2006 relativo alle
accordo fra le parti.
regolamentazioni in materia di registrazione di attività commerciali.
4 Secondo le statistiche da noi raccolte, e come citato nella 15a Newsletter,
Inoltre, la formulazione del Decreto 43 non risulta molto
solo ad Hanoi vi sono 722 entità commerciali che hanno lo stesso identico
chiara in alcuni punti; ad esempio, come osservato in
nome registrato.
precedenza, non si fornisce indicazione rispetto a quale sarà
20NEWSLETTER N. 3 ! GIUGNO 2010
UTILITIES
Questo è tanto più vero quando si incorre in fenomeni di
Corea del Sud, Seoul “brokeraggio di marchi”. Questi consistono in palesi tentativi
da parte di soggetti privati locali di proporsi alle imprese
La tutela del marchio nella
italiane come agenti nel mercato coreano, pur se
Repubblica di Corea precedentemente essi stessi hanno registrato davanti al
KIPO marchi di tipo imitation rispetto a quelli originali.
Sono in crescita i casi di aziende italiane coinvolte in Nel frattempo, all’azienda italiana (e al suo importatore/
lunghe e dispendiose controversie legali in Corea per il distributore autorizzato) è interdetto il mercato coreano
riconoscimento della titolarità di un marchio con una
poiché la registrazione precedente, ad opera del soggetto
controparte locale.
locale, impedisce non solo la registrazione “italiana” dello
L’imitation marks, ossia la registrazione di un marchio già stesso marchio in Corea, ma soprattutto non consente ai
assegnato ad opera di soggetti terzi non autorizzati, è un prodotti originali contraddistinti da veri marchi italiani di
fenomeno noto agli addetti ai lavori come “brokeraggio sui entrare legalmente in Corea del Sud. Tutto questo si traduce,
marchi”. Esso dà origine ad una serie di conseguenze quindi, in crescenti perdite di profitto per l’impresa italiana
assolutamente negative non solo per l’azienda italiana malcapitata.
direttamente coinvolta, ma anche per l’importatore e/o
Una simile premessa, per quanto a tratti allarmante, non
distributore coreano legalmente autorizzato che, per primo, deve scoraggiare l’imprenditore italiano attratto giustamente
crede nelle potenzialità di un prodotto Made in Italy e che da un mercato dalle elevatissime potenzialità come quello
patisce invece, proprio a causa del fenomeno, crescenti
coreano, ma mira piuttosto ad allertare su quali siano gli
perdite di profitto.
strumenti, facilmente acquisibili in termini di tempo e di costi,
È un fenomeno che, il più delle volte, porta alla di cui dotarsi prima di affacciarsi nelle attività di impresa nella
scomparsa del vero prodotto Made in Italy da un Repubblica di Corea.
promettente mercato di destinazione, quale quello della Occorre aggiungere che la migliore tutela di un titolo di
Corea.
Proprietà Intellettuale, come ad esempio un marchio, è
Ciò si verifica quando un soggetto terzo, di solito un sempre quella preventiva. È preferibile investire poche
“locale” venuto a contatto con un prodotto/marchio italiano centinaia di euro per una registrazione del proprio marchio,
del quale lui per primo ne riconosce ed apprezza le qualità valida anche per la Corea del Sud, piuttosto che sostenere
intrinseche e potenziali, decide di registrare di fronte al costi indefinibili, in termini di tempo e dal punto di vista
Korean Intellectual Property Office (KIPO, l’equivalente in finanziario, per tentare di ottenere per via giudiziale o
Corea dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) un titolo che stragiudiziale un titolo usurpato.
riproduce, più o meno fedelmente, il marchio italiano.
Volutamente sono state sottolineate le parole “investire”
Ci si chiederà come tutto questo sia possibile. e “sostenere costi”. Questo perché per un’azienda una
controversia legale è sempre un costo vivo dall’esito spesso
La risposta comporta l’introduzione di un semplice
incerto, mentre la registrazione di un titolo di Proprietà
concetto, basilare ed assolutamente legittimo, che è quello
Industriale – come ad esempio un marchio, un brevetto, un
del “first-to-file” sul quale si fonda l’impianto giuridico
design - è piuttosto un costo funzionale poiché mette al
coreano per la tutela dei diritti sui marchi nella Repubblica di
sicuro e incrementa ulteriormente le potenzialità di un asset
Corea. “First-to-file” significa che per affermare, rivendicare e
intangibile essenziale per l’impresa, che acquisisce tanto più
tutelare pienamente i propri diritti su un marchio, occorrerà
valore nel tempo quanto più un’azienda è lungimirante,
prima di tutto procedere alla sua registrazione nel paese di
prudente e con vocazione verso l’estero. È attraverso
riferimento. In sostanza e in generale, occorre tenere bene a
l’adeguato utilizzo degli strumenti di tutela e di promozione
mente che in Corea del Sud vige il “sistema della
dei diritti di Proprietà Industriale che è possibile costruire una
registrazione” per il pieno riconoscimento dei diritti su un
“strategia di marchio globale” in grado di rendere
marchio. Ecco perché ogni azienda italiana, seppur
protagonista, unica e perfettamente distinguibile un’azienda
fortemente allettata da promettenti e profittevoli ipotesi di
sul mercato mondiale.
contratto dovrebbe, come buona abitudine, prima di
cominciare a vendere i propri prodotti all’estero e a maggior Per queste ragioni, da oltre un anno il Desk della Corea
ragione in un paese come la Repubblica di Corea, procedere del Sud si è fatto promotore e divulgatore della guida
ad una registrazione preventiva del proprio marchio. “Occhio al Marchio!”, che fornisce spunti semplici, ma
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