IPR Desk Notizie dagli IPR Desk italiani nel mondo World - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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NEWSLETTER N. 3, !GIUGNO 2010

                                                                                                IPR De sk
                                                                                                    World                Notizie dagli IPR Desk italiani nel mondo

                                               In primo piano
                                                                                                                                                                Special 301
                                                                    Proprietà Intellettuale nel mondo: pronto il rapporto annuale
                                                                                                    del US Trade Representative

SOMMARIO

1. IN PRIMO PIANO
Special 301
Proprietà Intelltuale nel mondo: pronto il
rapporto annuale del US Trade Representative

2. NEWS
Brasile/San Paolo: Scade il brevetto del
Viagra: libero da giugno, ma solo in Brasile
Cina/Canton: Impennata degli
investimenti in Ricerca&Sviluppo
Cina/Shanghai: La mascotte di Expo
Shanghai 2015 vittima di contraffazione
Corea del Sud/Seoul: Incremento delle
domande elettroniche con il KIPO                               Lo “Special 301” è il rapporto annuale realizzato dall’ufficio del US Trade
Cina/Hong Kong: Manuale Operativo del                                     Representative (USTR) che, ogni anno, delinea le coordinate della Proprietà
Registro Marchi Commerciali: integrazioni
                                                                          Intellettuale nel mondo, per fotografare lo stato attuale dei diversi Paesi e
ed aggiornamenti
India/Nuova Delhi: Toyota perde la                                        ispirare politiche di intervento nel campo dei diritti di Proprietà Intellettuale.
causa sul marchio Prius
Russia/Mosca: Siglato l’accordo di
                                                               Anche quest’anno il rapporto effettua la diagnosi sui 77 maggiori paesi partners
collaborazione fra Italia e Russia in
materia di Proprietà Intellettuale e Lotta                                degli Stati Uniti, individuando le criticità e i paesi più a rischio, e soprattutto
alla Contraffazione                                                       mira ad auspicare interventi e incoraggiare la “buona salute” del sistema di
USA/New York: New York ospita
                                                                          Proprietà Intellettuale nel mondo.
l’incontro fra l’IPR Desk e una
delegazione di Confindustria di Vicenza
Turchia/Istanbul: WIPO Treates:                                Nel dettaglio, la ricerca è impostata per analizzare le condizioni di accesso al
adesioni di Italia e altri paesi UE agli
                                                                          mercato e il grado di protezione ed enforcement accordato al sistema dei
accordi sul copyright e sulle opere
fonografiche                                                              diritti di Proprietà Intellettuale da ciascun governo nazionale attraverso la
Vietnam/Ho Chi Minh: La situazione                                        valutazione di un’ampia gamma di indicatori. Tra questi, sono considerati
dei farmaci contraffatti in Vietnam
                                                                          prioritari il livello di sviluppo dei mercati, l’assunzione di obbligazioni ed
                                                                          impegni a livello internazionale, le politiche commerciali e di attrazione degli
3. EVENTI
Cina/Hong Kong: Hong Kong celebra la
                                                                          investimenti e, naturalmente, le iniziative poste in essere dai governi per il
Giornata Mondiale per la Proprietà                                        rafforzamento e la tutela della Proprietà Intellettuale a livello nazionale ed
Intellettuale
                                                                          internazionale, attraverso programmi bilaterali e regionali, accordi
USA/New York: IPR Desk di New York al
“Summer Fancy Food 2010”
                                                                          multilaterali ed aree di commercio preferenziale.

        IPR DESK - Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, Ministero dello Sviluppo Economico - via Molise 19 - 00187 Roma -
         telefono +39.06.47055616 - fax +39.06.47055635; @: dglc-uibm.segreteria@sviluppoeconomico.gov.it - website: www.sviluppoeconomico.gov.it, www.uibm.gov.it
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NEWSLETTER N. 3 !                                                                                                                                                 GIUGNO 2010

                                                                                                                                                          In primo piano

                                                                La prima sezione è dedicata allo studio dei provvedimenti e degli sviluppi nelle
4. NORMATIVE
                                                                           politiche di protezione dei diritti di Proprietà Intellettuale, nel contrasto ai
Brasile/San Paolo: Erogati indennizzi
ai lavoratori titolari di invenzioni                                       fenomeni della contraffazione e della pirateria e nel monitoraggio dei trends
Vietnam/Ho Chi Minh: Aggiornamenti                                         più recenti riguardanti la crescita esponenziale del commercio di prodotti
normativi: nuovi sviluppi nel meccanismo                                   contraffatti. Un focus particolare è dedicato infatti ai settori produttivi
di protezione del nome commerciale
                                                                           maggiormente colpiti e che determinano un forte impatto sui cittadini,
5. UTILITIES                                                               come i medicinali e i prodotti per la salute, i prodotti dell’agroalimentare, le
Corea del Sud/Seoul: La tutela del                                         bevande, dell’elettronica di consumo.
marchio nella Repubblica di Corea
Russia/Mosca: Dossier Dogane
Turchia/Istanbul: Accordo MSE - CATTID                          Ma la vera notizia che fornisce il Report risiede nella sezione Country Report, dove
                                                                           le valutazioni dell’USTR si articolano rispettivamente nella “Priority Watch
6. CONTENZIOSI                                                             List” e nella “Watch List”, i due elenchi all’interno dei quali vengono
Russia/Mosca: Contenzioso Adidas                                           catalogati gli Stati e secondo i quali vengono “classificati” in base a diversi
USA/New York: Versace ottiene un
                                                                           criteri di qualità.
risarcimento danni da primato in USA

7. FOCUS                                                        Fatta eccezione per la Repubblica Ceca, l’Ungheria e la Polonia, che registrano i
Cina/Canton: Contraffazione del disegno                                    progressi più significativi nello sviluppo dei sistemi nazionali di tutela ed
industriale                                                                enforcement dei diritti, dei 77 paesi analizzati ben 40 si trovano in una delle
Cina/Hong Kong: Protezione delle
                                                                           due liste speciali; 13 figurano nella lista nera della “Priority Watch List” -
indicazioni geografiche a Hong Kong
                                                                           Cina e Russia in primis - seguite da Algeria, Argentina, Canada, Cile, India,
8. STATISTICHE                                                             Indonesia, Pakistan, Thailandia e Venezuela.
Brasile/San Paolo: Focus sul mercato
dei prodotti italiani contraffatti in Brasile                   All'interno della “Watch List” compaiono invece tutti quei Paesi giudicati
                                                                           dall’Amministrazione statunitense in una condizione meno preoccupante
                                                                           rispetto a quelli annoverati come prioritari: nella composita “Watch list”
                                                                           troviamo il Brasile, la Colombia, l’Ecuador, l’Egitto, la Turchia, il Messico ma
                                                                           anche, la Grecia, la Finlandia, la Spagna, la Norvegia e l’Italia.

                                                                Secondo la valutazione finale dell’USTR, la posizione dell’Italia, seppur mitigata dai
                                                                           nuovi recenti impegni formalizzati con la ratifica dei trattati WIPO, è tuttavia
                                                                           determinata dal persistere del fenomeno della pirateria e dei traffici illeciti
                                                                           che coinvolgono e colpiscono in forma aggressiva il settore del cinema e
                                                                           dell’editoria via Internet.

                                                                Pur avendo valutato positivamente il recente inasprimento delle sanzioni penali
                                                                           previste dal Codice della Proprietà Industriale nei casi di contraffazione, la
                                                                           questione del contrasto effettivo alla pirateria, la lotta ai fenomeni di file-
                                                                           sharing operati in contesti di illegalità ed il persistere dei networks peer-to-
                                                                           peer tra gli utenti di Inter net, restano nelle considerazioni
                                                                           dell'Amministrazione statunitense, le maggiori minacce e si configurano
                                                                           dunque tra gli obiettivi prioritari dell’enforcement della Proprietà Intellettuale
                                                                           nel nostro Paese.

         IPR DESK - Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, Ministero dello Sviluppo Economico - via Molise 19 - 00187 Roma -
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NEWS
                                                                                                                     Per l’INPI il conteggio
         SCADE IL BREVETTO DEL VIAGRA:
                                                                                                                     dovrebbe avvenire a
         LIBERO DA GIUGNO, MA SOLO
                                                                                                                     partire dal primo
         IN BRASILE                                                                                                  deposito del brevetto
         BRASILE, SAN PAOLO
                                                                                                                     effettuato all’estero,

         È prevista per giugno la scadenza di uno dei più                                                            indipendentemente

    famosi brevetti al mondo, quello del Viagra.                                                                     dalla eventuale
                                                                      proroga concessa, oppure dopo la rinuncia da parte del
         Il laboratorio Pfizer, produttore del medicinale, ha
                                                                      detentore del brevetto a presentare una nuova richiesta. Le
    perso il ricorso presentato presso il Tribunale Superiore di
                                                                      aziende farmaceutiche, di contro, sostengono che sia
    Giustizia (STJ) che regola le azioni giudiziarie intraprese da
                                                                      necessario considerare, come periodo di validità, quello
    quei laboratori che tentano di ampliare la durata dei
                                                                      che parte dalla data di concessione ottenuta dall’estero.
    brevetti. Solo nel STJ e nel Supremo Tribunale Federale
    (STF) si contano 31 azioni analoghe, oltre alle centinaia in            Con un totale di cinque voti a uno, l’INPI ha visto

    corso nelle istanze inferiori. Secondo l’Istituto Nazionale       accogliere le proprie ragioni dal STJ. “La decisione del STJ

    della Proprietà Industriale (INPI), tra il 2010 e il 2014,        servirà da esempio per le altre azioni”, ha affermato Mauro

    saranno 27 i medicinali che vedranno scadere i relativi           Maia, procuratore-capo dell’INPI.

    brevetti.

         Nello stesso periodo, l’INPI ha avuto successo,                    In accordo con Odnir Finotti, presidente della
    presso il STJ, in un’altra causa sulla vigenza di alcuni          Progenérico – soggetto che riunisce otto produttori di
    brevetti nel settore dell’agrobusiness. Alcune aziende            farmaci generici con una quota pari all’80% del mercato -,
    cercano di estendere la durata dei brevetti da 15 a 20 anni,      quattro aziende hanno già sviluppato il cosiddetto
    tuttavia i giudici hanno negato finora la richiesta               “generico” del Viagra e ne hanno chiesto la registrazione
    all’unanimità. Si segnalano almeno 150 azioni di questo           presso il Ministero della Salute (Agência Nacional de
    tipo in Tribunale.                                                Vigilância Sanitária - Anvisa). “Siamo stati fortemente in
                                                                      dubbio se lanciare sul mercato prodotti ancora oggetto di

         Il brevetto del principio attivo del medicinale              discussione giuridica, soprattutto per la possibilità di

    denominato Viagra (così come di altri farmaci) è stato            essere indagati”, dichiara Finotti. Secondo la legge

    realizzato attraverso un sistema di tipo "pipeline", adottato     brasiliana, il farmaco generico deve costare almeno il 35%

    dal Brasile con ll’accordo Trips del 1995 e sulla base del        in meno rispetto al costo del farmaco originale.

    quale è stata varata la Legge della Proprietà Industriale
    Brasiliana (Legge n. 9.279 del 1996). La normativa ha
                                                                            La Pfizer ha inviato un comunicato alla stampa,
    stabilito che fossero brevettabili tutti i prodotti alimentari,
                                                                      i n f o r m a n d o c h e “ s i a t t i e n e a l l e d i re t t i v e , m a
    chimico-farmaceutici e medicinali che, fino ad allora, non
                                                                      rispettosamente dissente rispetto alla decisione del
    potevano godere dell’adeguata tutela nel paese. Con il
                                                                      tribunale”. La strenua difesa da parte della società è, di
    sistema pipeline, dunque, i brevetti concessi all’estero
                                                                      fatto, l’unico strumento per veder garantito un ritorno
    assumevano automaticamente validità anche in Brasile,
                                                                      economico per l’investimento profuso nello sviluppo del
    dove ne sono stati concessi 810 in totale. La durata
                                                                      prodotto e di altri attualmente in fase di preparazione.
    massima della vigenza di un brevetto in Brasile è di 20
    anni, ma l’oggetto del contendere riguarda piuttosto la                 L’INPI ha ottenuto il consenso anche rispetto al
    data dalla quale far partire l’effettiva durata.                  contenzioso sui brevetti di prodotti agrochimici. La

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NEWSLETTER N. 3 !                                            GIUGNO 2010

NEWS

          SCADE IL BREVETTO DEL VIAGRA: LIBERO DA GIUGNO MA
          SOLO IN BRASILE
          BRASILE, SAN PAOLO

          controversia si deve alla nuova Legge sulla Proprietà
    Industriale che ha esteso la durata dei brevetti da 15 a 20
    anni, mentre secondo l’INPI l’estensione non dovrebbe
    riguardare i brevetti concessi prima della legge. La
    fattispecie analizzata dalla Corte riguarda il brevetto
    “Clorimuron”, un erbicida di proprietà della multinazionale
    DuPont, che secondo l’INPI è divenuto di dominio
    pubblico nel 2002.

    da: Valor del 24 aprile 2010

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NEWS
     Cina, Canton                                                            Cina, Shanghai
     Impennata degli investimenti in                                         La mascotte di Expo Shanghai 2015
     Ricerca&Sviluppo                                                        vittima di contraffazione

     Secondo le recenti dichiarazioni rilasciate lo scorso 16
marzo dal portavoce del Ministero del Commercio cinese,
Yao Jian, sarebbero sempre più numerose le multinazionali
che sviluppano in Cina l’attività di Ricerca e Sviluppo (R&S) e
a questo si deve la rapida ascesa degli investimenti nel
settore.

      Secondo le stime, la quota degli investimenti in R&S
delle imprese di medio-grandi dimensioni che operano
all’estero, sarebbe passata dal 19,7% del 2002 al 27,2% del
2008, con un incremento medio annuo del 21,2%.
Parallelamente, le imprese a capitale straniero risultano                  La polizia di Shanghai e della Provincia di Jiangsu ha
detentrici del 29% dei brevetti d’invenzione dell’intero paese;        recentemente risolto un caso di contraffazione della
gli investimenti in sviluppo, il fatturato delle vendite interne e i   mascotte di Expo Shanghai 2010 denominata “Haibao” e di
proventi dell’export riguardanti i nuovi prodotti rappresentano        altri prodotti di merchandising legati alla manifestazione.
rispettivamente il 31%, il 41% e il 60% dei dati complessivi a              I dati riferiscono del sequestro di oltre 20.000 mascotte
livello nazionale.                                                     e ulteriori 60.000 articoli oggetto di contraffazione. Lo scorso
      Secondo statistiche non ancora consolidate,                      febbraio, infatti, la polizia di Shanghai è venuta a conoscenza
ammonterebbero a più di 1200 i centri di R&S in Cina                   della vendita non autorizzata della mascotte lungo la strada
appartenenti ad imprese multinazionali. A fine 2009,                   commerciale di Nan Jing Road, una delle vie dello shopping
risultavano 465 centri esteri autorizzati, registrati come             più note della Cina. Da qui la decisione della polizia di
soggetti giuridici indipendenti e rappresentanti investimenti          Shanghai di costituire uno speciale team investigativo per
per oltre 12,8 miliardi di dollari, oltre a capitali depositati del    fare piena luce sul caso.
valore di 7,4 miliardi di dollari, principalmente localizzati nelle          Il 25 febbraio, insieme ai funzionari dell’Administration of
province di Shanghai, Beijing, Guangdong, Jiangsu e                    Industries and Commerce (AIC), la polizia ha predisposto una
Zhejiang. Tali centri appartengono a industrie che operano             serie di ispezioni nel centro di produzione e stoccaggio di
nei settori dell’alta tecnologia (telecomunicazione,                   prodotti contraffatti, situato ad Hankou Road. Durante
biomedico, trasporto, software).                                       l’azione sono state sequestrate più di 15.000 mascotte e
     Sono sempre più numerose, oggi in Cina, le                        sono stati tratti in arresto due degli appartenenti
multinazionali che considerano i propri centri di R&S come             all’organizzazione riconosciuti colpevoli della produzione e
strutture centrali e non esclusivamente circoscritte all’area          commercializzazione degli articoli contraffatti. Grazie alle loro
Asia-Pacifico.                                                         dichiarazioni, la polizia di Shanghai ha potuto accertare che
                                                                       l’organizzazione criminale era di base a Yangzou, nella
      Yao, il portavoce del Ministero, ha affermato che                provincia di Jiangsu; ciò ha permesso di rintracciare
l’incoraggiamento alle imprese estere a svolgere attività di           rapidamente le mascotte prodotte illegalmente e ritirarle dal
ricerca e innovazione in Cina rappresenta una importante               mercato. Il caso è ora nelle mani dell’autorità giudiziaria.
politica di stimolo degli investimenti stranieri ed è per tale
ragione che il governo accoglie, incentiva e protegge tali
attività.

da:http://big5.gov.cn                                                  da: Intellectual Property Protection in China” (www.chinaipr.gov.cn)

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NEWS
    Corea del Sud, Seoul                                                 Secondo quanto dichiarato da esperti del KIPO, anche
    Incremento delle domande elettroniche                           se il costo delle e-applications risulta più contenuto, alcuni
    con il KIPO                                                     richiedenti preferiscono ricorrere al metodo tradizionale di
                                                                    deposito della domanda (in versione cartacea) in quanto
    La Repubblica di Corea si conferma un paese                     considerano il sistema elettronico, via internet, ancora
fortemente votato all’informatizzazione e alla digitalizzazione,    proceduralmente troppo complesso. Per questa ragione, al
anche nell’ambito della Proprietà Intellettuale.                    fine di superare tali difficoltà, il KIPO intende semplificare e

    Nel 2009, infatti gli utenti hanno dimostrato una marcata       “personalizzare” sempre più il servizio di e-applications

preferenza degli strumenti di deposito telematico nell’atto di      soprattutto per coloro che hanno un limitato accesso alle

deposito delle domande per la tutela di un diritto di Proprietà     risorse informatiche o che non dispongono di elevate risorse

Industriale presso il Korean Intellectual Property Office (KIPO):   finanziarie da investire. In questo modo, ritiene il KIPO, le

i dati parlano di un 94,3% delle domande complessive                domande in formato elettronico potranno ulteriormente

depositate contro l’86,5% di sei anni prima. Da circa dieci         aumentare.

anni a questa parte le e-applications con il KIPO sono                   A questo scopo, il KIPO ha lanciato servizi quali
cresciute considerevolmente e, a partire dal 2005, hanno            “KIPOnet” (http://www.patent.go.kr) e ha attivato un
raggiunto e superato stabilmente la ragguardevole soglia del        Customer Center (0082-1544-8080) per favorire l’utilizzo
90% delle domande complessive.                                      delle e-applications, così come ha varato di recente un

    Se si prende in esame il diritto tutelato, la stragrande        sistema formativo ed informativo sull’utilizzo delle domande

maggioranza delle domande di brevetto viene ormai                   elettroniche. Misure non meno rilevanti sono la creazione di

depositata in formato elettronico (il 97,3% nel 2009), mentre       uno “One-On-One E-Application Support System” per coloro
                                                                    che si rivolgono alla sede di Seoul del KIPO
la quota di e-applications per modelli di utilità si è fermata -
per così dire - all’87% nell’anno in esame. Non meno                (+82-2-555-9293) e la costituzione di uno specifico e

significativi appaiono i numeri delle domande elettroniche per      dedicato team di supporto all’interno del Customer Center

marchi e disegni: se nel 2003 esse costituivano,                    (+82-42-481-5215) del KIPO.

rispettivamente, l’83,4% e l’80,7% del totale, nel 2009 hanno            In breve, “KIPOnet” è un sistema automatizzato che
raggiunto il 93,3% e il 92% delle applications complessive.         consente di gestire via internet svariate procedure per la

    Percentuali tanto elevate hanno consentito dunque al            tutela di diritti di Proprietà Industriale, con un considerevole

KIPO di raggiungere, sin dal 2005, il primato a livello             risparmio di tempo e di costi. Il sistema permette all’utente di

mondiale per numero di domande depositate in formato                fruire di un’ampia gamma di servizi che vanno dalle ricerche

elettronico, superando sia l’Ufficio Statunitense Marchi e          di anteriorità al filing online.

Brevetti (USPTO) che l’omologo giapponese (JPO). È                       Per aver accesso ai corsi formativi sulle e-applications, è
ragionevole ipotizzare che, a breve, la percentuale di e-           sufficiente che enti o organismi interessati, con una quota di
applications KIPO sfiorerà la soglia del 100%.                      almeno venti partecipanti, si registrino sul sito del Korean

    La quota residua del 5,7% (2009) si riferisce alle              Patent Document.

domande tradizionalmente depositate con il KIPO in versione
cartacea. Esse vedono come applicant per lo più piccole e                Seguono due tabelle che riportano i dati nel dettaglio.

medie imprese o privati che non si avvalgono di un
                                                                    da: Service (http://www.kpds.or.kr)
consulente in Proprietà Industriale.

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NEWS
KIPO’s e-application rates

                                    Patents     Utility    Designs   Trademarks      Total
                                                Models

    2003      Total applications   119,112    40,824      37,607     108,918      306,461

              Online               112,768    33,010      31,360     87,918       265,056
              applications

              Rate of              94.7%      80.9%       83.4%      80.7%        86.5%
              e-application

    2005      Total applications   161,585    37,187      45,225     115,912      359,909

              Online               156,382    30,987      39,348     100,185      326,902
              applications

              Rate of              96.8%      83.3%       87.0%      86.4%        90.8%
              e-application

    2007      Total applications   172,469    21,084      54,362     132,288      380,203

              Online               167,687    17,446      48,956     120,047      354,136
              applications

              Rate of              97.2%      82.7%       90.1%      90.7%        93.1%
              e-application

    2009      Total applications   162,033    17,039      57,737     125,922      362,731

              Online               157,693    14,818      53,886     115,865      342,262
              applications

              Rate of              97.3%      87.0%       93.3%      92.0%        94.3%
              e-application
da: www.kipo.go.kr/en

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NEWS
Main patent offices’ e-application rates

                         Name              2002           2003            2004            2005         2006    2007    2008
                          of
     (Unit: %)          offices

    Patents            USTPO           -               1.3             1.5             2.2            14.2    49.3    72.1

                       JPO             97              97              97              97             97      97      97

                       EPO             1.8             8.7             13.8            23.4           32.4    42.0    49.0

    Trademarks         USTPO           -               57.5            73.0            88.0           93.8    95.4    96.9

                       JPO             83              83              83              83             83      84      84
da: www.kipo.go.kr/en

Nota:         1. I dati sono tratti dai rapporti annuali degli Uffici esaminati (USPTO, JPO e EPO).
              2. Per il JPO, il dato percentuale sui brevetti comprende anche i modelli di utilità.
              3. Per lo USPTO, la percentuale dei brevetti comprende anche i disegni.

da: http://www.kipo.go.kr/

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NEWS
     Cina, Hong Kong
     Manuale Operativo del Registro
     Marchi Commerciali: integrazioni ed
     aggiustamenti

     Un nuovo capitolo riguardante i marchi costituiti da
texture o motivi grafici è stato introdotto ad aprile nel
Manuale Operativo del Registro dei Marchi cinese. Questa
novità riflette la posizione del Registro stesso sui marchi
appartenenti a questa tipologia.                                          se associato a servizi floreali.

     Le aziende, specialmente quelle dell'industria della                      In secondo luogo, le texture o i motivi grafici che
                                                                          corredano prodotti o servizi oggetto di registrazione, quali, ad
moda, tendono a registrare texture e motivi grafici come
marchi commerciali piuttosto che ricorrere alla protezione del            esempio, come il seguente

copyright o a al deposito dei disegni. Il motivo risiede nel
fatto che spesso risulta difficile provare la titolarità di un
copyright e, inoltre, non esiste un risarcimento per l’utilizzo
illecito di disegni registrati.

     I marchi costituiti da texture o da motivi grafici, tuttavia,
non sono sempre registrabili come marchi commerciali e per
tale ragione il Registro ha integrato questo nuovo capitolo,
                                                                          se associato ai diamanti, oppure come il successivo
utile a fornire alcuni esempi su quanto sia o non sia
suscettibile di registrazione.

     In primo luogo, le texture o i motivi grafici costituiti da
semplici forme geometriche che si ripetono verranno
probabilmente considerate come mero elemento decorativo
dei prodotti e non come simbolo di garanzia dell’originalità
del prodotto. Tali richieste di registrazione di marchi verranno
dunque negate in quanto considerate non distintive; per
                                                                          se associato ad un centro estetico, non verranno
esempio, la texture o il motivo grafico come il seguente
                                                                          probabilmente ritenuti registrabili.

                                                                          A titolo di esempio, il seguente motivo grafico o texture

se r if e rit o a lle b or s e, o pp u re q u e l l o s u c c e s siv o

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IPR Desk Notizie dagli IPR Desk italiani nel mondo World - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
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NEWS
                                                               fosse stato preventivamente registrato, in quanto in questo
                                                               secondo caso la distintività del marchio registrato si perderebbe
                                                               in una categoria più vasta.
potrebbe essere registrabile se il marchio
fosse stato preventivamente registrato, mentre il successivo
                                                                   Teoricamente, per superare le obiezioni, il richiedente
motivo grafico o texture
                                                               dovrebbe addurre prove d'uso di distintività acquisita: per
                                                               esempio, prima della domanda, il marchio dovrebbe essere
                                                               stato usato e riconosciuto dal pubblico come elemento di
                                                               stretta connessione con l’origine della commercializzazione.
                                                               Tuttavia, l'onere della prova è elevato poiché, ad esempio,
                                                               non è sufficiente dimostrare che la texture o il motivo grafico
                                                               sia stato precedentemente usato sui prodotti e apposto sulle
                                                               confezioni come elemento decorativo.

non potrebbe essere registrabile pur se il suo simbolo

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NEWS
          TOYOTA PERDE LA CAUSA
          SUL MARCHIO PRIUS
          INDIA, NEW DELHI

         L’Alta Corte di Delhi, con decisione del 19 marzo                                                La vicenda dimostra

     2010, ha rigettato la causa intentata dalla multinazionale                                           che se si intende

     giapponese Toyota contro Prius Auto Industries per l’uso                                             utilizzare un marchio,

     del marchio Prius sul territorio indiano                                                             occorre innanzitutto
                                                                                                          e ff e t t u a re a c c u r a t e
         L’impresa indiana, creata nel 2001 e con sede a Delhi,
                                                                                                          ricerche di priorità nei
     vende accessori per auto. Nel 2002 aveva depositato la
                                                                                                          mercati in cui si
     domanda di registrazione del marchio Prius, senza
                                                                                                          intende usarlo, e in
     riscontrare opposizione da parte di Toyota, fino alla
                                                                      particolare nei mercati ad alto tasso di crescita, quali Cina
     citazione in giudizio avvenuta a dicembre 2009.
                                                                      e India. In merito a questi ultimi mercati, inoltre, sarebbe
         Toyota rivendicava diritti esclusivi sul marchio Prius       opportuno registrare preventivamente il proprio marchio, a
     basandosi sull’uso anteriore di quest’ultimo, anche se non       prescindere dall’utilizzo immediato, in modo tale da essere
     in territorio indiano; il marchio Prius, infatti, era            garantiti attraverso la priorità di adozione. In ogni caso, è
     precedentemente stato registrato da Toyota in altri 28           opportuno e consigliabile monitorare costantemente le
     paesi ma solo a partire dal 1990.                                domande di registrazione presso gli Uffici preposti in modo
                                                                      da intervenire tempestivamente in caso di marchi analoghi,
         L’Alta Corte ha pronunciato il proprio giudizio sulla
                                                                      uguali o simili al proprio.
     base di alcune considerazioni. In primo luogo la Prius Auto
     Industries ha ottenuto importanti incrementi del proprio
     business, passando da piccola impresa a impresa di
                                                                           Una copia della sentenza emessa dall’Alta Corte
     grandi dimensioni, pubblicizzando i propri prodotti su
                                                                      è gratuitamente a disposizione delle imprese
     riviste leader di settore e partecipando ad importanti fiere
                                                                      interessate, che possono farne richiesta scrivendo a:
     di settore, tutti eventi che hanno ovviamente visto esposto
                                                                      iprdesk.newdelhi@ice.it .
     il marchio Prius, il quale, dunque, rappresenta il valore
     intangibile più importante dell’azienda. In secondo luogo,
     Toyota ha presentato le proprie obiezioni con un forte
     ritardo, ossia 6 anni e mezzo dopo l’utilizzo del marchio
     Prius ad opera dell’impresa indiana, determinando così di
     fatto una rinuncia sui diritti del marchio stesso. La Corte ha
     considerato che, nel caso di perdita di utilizzo del marchio
     da parte dell’azienda indiana, le ripercussioni sarebbero
     state certamente molto gravi per la Prius Auto Industries
     che avrebbe visto perdere la propria identità, ormai
     largamente riconosciuta in ambito nazionale. Al contrario,
     le perdite di Toyota sarebbero state limitate, poiché il
     modello Prius non risulta ancora lanciato sul mercato
     indiano.

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NEWS
      Russia, Mosca
      Siglato l’accordo di collaborazione fra
      Italia e Russia in materia di Proprietà
      Intellettuale e Lotta alla Contraffazione

      Lo scorso 25 giugno è stato siglato un accordo di
collaborazione fra l’Italia, rappresentata dalla Direzione
Generale per la Lotta alla Contraffazione - UIBM del Ministero
dello Sviluppo Economico e la Russia, rappresentata
dall’Agenzia Federale per la Proprietà Intellettuale, Brevetti e
Marchi Commerciali.

      La firma dell’accordo, siglata ad opera del Direttore
Generale, della Direzione Generale, Avv. Loredana Gulino e il
Direttore Generale dell’Agenzia, dott. Boris Simonov, è
avvenuta a Mosca presso la sede del ROSPATENT, e
formalizza le numerose attività di collaborazione in materia
già avviate dal Ministero dello Sviluppo Economico,
dall’Ambasciata d’Italia e dall’IPR Desk costituito presso
l’Ufficio ICE di Mosca.

      Il Memorandum prevede la realizzazione di una serie di
attività congiunte tra cui:

  •       lo scambio di informazioni e di buone pratiche
          relativamente alle rispettive normative nazionali;
  •       la realizzazione nell’ambito delle rispettive
          competenze di azioni coordinate atte a contrastare
          la contraffazione;
  •       l’organizzazione di tavole rotonde e incontri su
          singoli problemi con la partecipazione di specialisti,
          Istituzioni pubbliche ed aziende;
  •       la definizione di progetti congiunti finalizzati ad
          ampliare e migliorare la gamma dei servizi destinati
          alle imprese dei due paesi.

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NEWS

      USA, New York
      New York ospita l’incontro fra l’IPR Desk
      di NY e una delegazione di Confindustria
      di Vicenza

      Nel mese di maggio, il Consolato Generale d’Italia a New
York ha ospitato un incontro informativo tra una delegazione
di imprenditori di Confindustria Vicenza e le istituzioni italiane
presenti negli Stati Uniti. L’obiettivo era quello di offrire una
panoramica sugli aspetti più salienti che caratterizzano la
società e l’economia statunitensi e di presentare le
opportunità di business per le imprese italiane. Oltre all’IPR
Desk di New York e all’ICE, gli imprenditori vicentini hanno
incontrato i rappresentanti di Banca d’Italia, di Enit, di Italy-
America Chamber of Commerce e il Prof. Giuseppe
Amendola, economista alla New York University.

          L’obiettivo prioritario delle oltre 30 imprese
rappresentanti i settori dell’ICT, della meccanica, del tessile,
del settore delle costruzioni e delle tecnologie ambientali è
stato quello di promuovere, attraverso un viaggio itinerante
negli Stati Uniti, che ha toccato anche le due aree
tecnologiche del Massachusetts e della California, le
innovazioni, pacchetti turistici e i progetti commerciali
sviluppati nell’area vicentina.

          La missione è coincisa con la mostra “Palladio and
His Legacy: Transatlantic Journey”, aperta dal 2 aprile al 1              L’occasione è stata utile per menzionare il caso
agosto presso la Morgan Library, con la quale New York               dell’Asiago, un prodotto caseario DOP dell’area vicentina che
celebra il grande artista Palladio. Si tratta di una collezione di   negli Stati Uniti soffre il fenomeno “dell’Italian Sounding” e si
disegni del Palladio proveniente dal Royal Institute of Bristish     trova a competere con l’omologo ”Asiago Cheese” del
Architects Trust. Uno degli scopi della missione era appunto         Wisconsin.
quello di proporre al pubblico statunitense pacchetti turistici
                                                                          Tuttavia gli aspetti della Proprietà Intellettuale che hanno
integrati nel Veneto, facendo leva sulla notorietà del celebre
                                                                     maggiormente sollecitato l’interesse delle aziende sono stati
architetto, e che prevedessero itinerari dove arte, sport,
                                                                     quelli relativi alla protezione delle innovazioni tecnologiche
bellezza dei luoghi e buona cucina si mescolassero in un mix
                                                                     attraverso gli accordi NDAs (Accordi di Non Divulgazione),
equilibrato e di sicuro interesse.
                                                                     così come la contrattualistica concernente i processi di
      All’interno di questa cornice, l’IPR Desk ha esposto una       licensing. In particolare, la Fondazione Studi Universitari di
panoramica sul sistema di Proprietà Intellettuale negli Stati        Vicenza ha mostrato interesse verso il “Bayh-Dole Act”, la
Uniti, fornendo aggiornamenti rispetto alle normative vigenti,       legge federale varata nel 1980 che ha consentito alle
le criticità e le accortezze che gli imprenditori dovrebbero         università statunitensi di sviluppare brevetti e di creare un
adottare per un’adeguata tutela giuridica dei propri beni            sistema di introiti a sostegno della ricerca universitaria,
immateriali.                                                         attraverso le relative royalties

                                                                     da: IPR Desk di New York

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NEWS

      Turchia, Istanbul                                             Organizzazioni di Diffusione (Convenzione di Roma del 26

      WIPO Treates: adesioni di Italia e altri                      Ottobre 1961), ossia la Danimarca non intende attuare i criteri
                                                                    di pubblicazione come indicato nell’articolo 5(1)(c) della
      paesi UE agli accordi sul copyright e
                                                                    Convenzione di Roma.”
      sulle opere fonografiche
                                                                         - “In base all’articolo 3(3) del Trattato, la Repubblica di

                                   Il governo della Repubblica      Finlandia si avvale delle opzioni fornite nell’articolo 17 della
                                                                    Convenzione Internazionale sulla Protezione degli Artisti,
                                   di Malta ha recentemente
                                                                    Produttori di Fonogrammi e delle Organizzazioni di Diffusione
                                   depositato lo strumento di
                                                                    (Convenzione di Roma del 1961) e fa riferimento alla
                                   ratifica del Trattato OMPI sul
                                                                    dichiarazione rilasciata al momento della ratifica della
                                   copyright, precedentemente
                                                                    Convenzione di Roma da parte della Finlandia, precisando
                                   adottato a Ginevra il 20
                                                                    che, ai sensi dell’articolo 5 di detta Convenzione, intende
                                   dicembre         1996,
                                                                    attuare il criterio del solo fissaggio e, ai sensi dell’Articolo 16,
                                   aggiungendosi così al
                                                                    paragrafo 1(a)(iv), il criterio di fissaggio piuttosto che il criterio
                                   Consiglio dell’Unione
                                                                    di nazionalità.”
                            Europea e ai governi della
Repubblica Austriaca, del Regno di Danimarca, della                      - “Il Governo della Repubblica Francese, in conformità
Repubblica dell’Estonia, della Repubblica di Finlandia, della       all’articolo 3(3) del Trattato OMPI sulle opere artistiche e sui
Repubblica Francese, della Repubblica Federale di                   fonogrammi (WPPT), dichiara di avvalersi delle facoltà
Germania, della Repubblica Ellenica, dell’Irlanda, della            concesse nell’articolo 5(3) della Convenzione Internazionale
Repubblica Italiana, del Granducato di Lussemburgo, del             sulla Protezione degli Artisti, Produttori di Fonogrammi e delle
Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica Portoghese, del             Organizzazioni di Diffusione (Convenzione di Roma 1961) e
Regno di Spagna, del Regno di Svezia e del Regno Unito di           che, invece del criterio di prima pubblicazione, intende
Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che avevano già                   attuare il criterio del primo fissaggio.”
depositato i loro strumenti di ratifica del Trattato.
                                                                         - “in conformità all’articolo 3(3) del Trattato OMPI sulle
      Il Governo della Repubblica di Malta, inoltre, ha             opere artistiche e fonogrammi (WPPT), la Repubblica
depositato anche lo strumento di ratifica del Trattato OMPI         Federale di Germania dichiara di avvalersi delle facoltà
sulle opere artistiche e sui fonogrammi (WPPT), adottato a          concesse nell’articolo 5(3) della Convenzione Internazionale
Ginevra il 20 dicembre 1996, unendosi ai paesi UE sopra             sulla Protezione degli Artisti, Produttori di Fonogrammi e delle
citati.                                                             Organizzazioni di Diffusione (Convenzione di Roma 1961),
                                                                    ossia non intende attuare il criterio di prima fissazione dettato
      I suddetti Trattati sono entrati in vigore, in riferimento
                                                                    nell’articolo 5(1)(b)”.
all’Unione Europea e ai già citati Stati Membri, il 14 marzo
2010.                                                                    - “Il Regno di Svezia dichiara che, in conformità
                                                                    all’articolo 3(3) del Trattato OMPI sulle opere artistiche e sui
      Gli strumenti di ratifica del Regno di Danimarca, della
                                                                    fonogrammi (WPPT) in riferimento all’articolo 5(3) della
Repubblica di Finlandia, della Repubblica Francese, della
                                                                    Convenzione Internazionale sulla Protezione degli Artisti,
Repubblica Federale di Germania e del Regno di Svezia
                                                                    Produttori di Fonogrammi e delle Organizzazioni di Diffusione
contengono rispettivamente le seguenti dichiarazioni,:
                                                                    (Convenzione di Roma 1961), non intende attuare il criterio di
      - “in conformità all’articolo 3(3) del Trattato OMPI sulle    pubblicazione, ad eccezione dei diritti di riproduzione per i
opere artistiche e sui fonogrammi (WPPT), il Regno di               produttori di fonogrammi.”
Danimarca dichiara di avvalersi delle facoltà concesse
nell’articolo 5(3) della Convenzione Internazionale sulla
Protezione degli Artisti, Produttori di Fonogrammi e delle          da: www.wipo.org

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NEWS

      Vietnam, Ho Chi Minh                                                                            un’organizzazione criminale

      La situazione dei farmaci contraffatti in                                                       composta da sei persone,

      Vietnam                                                                                         determinando un precedente
                                                                                                      storico. Fino a quel momento

      Secondo l'Ufficio nazionale per il controllo dei prodotti                                       infatti la condanna più severa

farmaceutici, il 2009 fa segnare un aumento pari allo 0,12%                                           per reati di questa tipologia era
di farmaci contraffatti in Vietnam rispetto all’anno precedente.                                      stata di cinque anni di
                                                                                                      reclusione.
      Il Governo vietnamita considera il fenomeno molto
seriamente, poiché i farmaci contraffatti hanno un impatto                                            Inoltre, nel mese precedente, la

diretto sulla salute pubblica e dunque sulla sicurezza dei         Polizia di Città Ho Chi Minh hai indagato 14 persone per un

consumatori. Così, negli ultimi due anni, i tribunali hanno        medesimo caso di produzione e distribuzione di prodotti

inasprito le pene previste per i reati connessi alla               farmaceutici contraffatti.

commercializzazione di farmaci contraffatti e hanno inflitto            Per ulteriori informazioni:
maggiori e più severe condanne penali per i trasgressori.
                                                                        http://www.vietnamplus.vn/Home/Siet-chat-cong-tac-giam-sat-
      Lo scorso 26 marzo è stata emessa una sentenza          di   chat-luong-thuoc/20103/39158.vnplus
condanna a 21 anni e 6 mesi di reclusione nei confronti di
                                                                        http://vietnamnews.vnagency.com.vn/Politics-Law/Talking-law/
                                                                   199249/Police-nab-counterfeit-pharmaceuticals-gangs.html

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EVENTI

      Cina, Hong Kong                                               Durante la giornata del 26 aprile, due giornali locali hanno

      Hong Kong celebra la Giornata                                 distribuito un supplemento per sottolineare l'importanza

      Mondiale per la Proprietà Intellettuale                       dell’opera di tutela dei diritti di Proprietà Intellettuale.

                                                                         Dal 19 e al 26 aprile sono stati trasmessi programmi
                           Il 26 aprile 2010 la WIPO-World          radio ad-hoc sui temi della protezione dei diritti di privativa. ll
                           Intellectual Property Organization,      Dipartimento ha infine collaborato con la Federazione
                           l’Organizzazione Mondiale per la         Internazionale per il Diritto d’Autore della Repubblica
                           Proprietà Intellettuale (OMPI), ha       Popolare Cinese e con la Società per la Licenza dei Diritti
                           celebrato in tutto il mondo il 10°       Reprografici di Hong Kong per l'organizzazione di un
                           anniversario della Giornata Mondiale     concorso di video clip e proiezione di film destinato ai giovani,
                          della Proprietà Intellettuale.            al fine di incentivare la protezione dei diritti di Proprietà
      L’evento ha lo scopo di promuovere presso il pubblico la      Intellettuale.
consapevolezza dei diritti di Proprietà Intellettuale e
l'importanza della loro protezione. "L’innovazione collega il
mondo" è stato lo slogan dell’edizione 2010. Francis Gurry,
Direttore Generale WIPO, ha sottolineato l’importanza
dell’innovazione, foriera di un reale progresso nella società
umana, ma allo stesso tempo ha posto all’attenzione di tutti
quanto proprio il rapido progredire dell'informazione possa
rendere la protezione dei diritti di Proprietà Intellettuale una
vera sfida per gli inventori e i titolari dei diritti.
      Hong Kong si è unita al resto del mondo per celebrare
questo evento così significativo. Il Dipartimento per la
Proprietà Intellettuale del Governo di Hong Kong ha
organizzato un ricevimento, invitando alla celebrazione circa
150 ospiti fra cui i maggiori attori del settore, le associazioni
per la Proprietà Industriale, professori, funzionari della Cina
continentale, personale dei consolati oltre a rappresentanti
del settore pubblico e del mondo imprenditoriale.
      Sono state inoltre organizzate molteplici attività per
promuovere la Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale.

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EVENTI

      USA, New York
      IPR Desk di NY al “Summer Fancy
      Food 2010”

      Il Summer Fancy Food Show di New York è
l’appuntamento annuale newyorkese che vede la
partecipazione degli operatori del comparto agro-alimentare
del Nord-America.                                                    non esista una vera e propria violazione del marchio, con dati
                                                                     in crescita soprattutto nel settore agroalimentare, e
      La convention del cibo e delle bevande si è svolta dal 27
                                                                     conseguenti danni esorbitanti per le imprese che investono
al 29 giugno 2010 e per l’occasione ha visto l’esposizione di
                                                                     tempo e denaro nelle innovazioni nonché nella tutela giuridica
circa 140.000 specialità alimentari provenienti da tutti gli Stati
                                                                     dei propri prodotti.
Uniti e da oltre 70 paesi del mondo. La manifestazione è
l’occasione per offrire una panoramica sulle principali                   La presenza alla manifestazione dell’IPR Desk di New
tendenze in materia di alimentazione, e in particolare sui           York ha avuto come scopo quello di agire sulla categoria
prodotti biologici, e costituisce l’ideale luogo d’incontro per      degli addetti ai lavori e delle catene di intermediazione, quali
24.000 buyer e professionisti nel settore dell’alimentazione.        gli importatori e distributori che interpretano un ruolo
                                                                     primario, strategico e di riferimento per i consumatori
      In questa scenario, l’Italia gioca un ruolo da leone: il
                                                                     americani. È proprio per sensibilizzare questi ultimi, in
padiglione italiano, organizzato dall’ICE, è stato infatti il più
                                                                     massiccia presenza al Fancy Food Show, che l’IPR Desk ha
esteso, senza considerare che, in totale, le aziende italiane
                                                                     realizzato un annuncio pubblicitario che comparirà nel
presenti (circa 400) hanno costituito la delegazione estera
                                                                     catalogo della fiera - nel quale sono raggruppate le aziende
numericamente più consistente .
                                                                     italiane coordinate dall’ICE – e che invitava i professionisti del
      Proprio all’interno della rappresentanza italiana,             settore a ritirare presso il padiglione italiano il flyer sui prodotti
coordinata dall’ICE, l’IPR Desk ha svolto un’azione educativa        DOP e IGP.
e di sensibilizzazione finalizzata a diffondere il valore
                                                                          Si tratta di un’informativa sull’obbligatorietà
intrinseco dei prodotti di Denominazione di Origine Protetta
                                                                     dell’apposizione dei simboli comunitari sulle confezioni dei
(DOP) e di Indicazione Geografica Protetta (IGP), che sono
                                                                     prodotti certificati DOP e IGP che l’IPR Desk ha ideato a
espressione, in Italia e nell’Unione Europea, del legame tra
                                                                     scopo educativo per aiutare i consumatori statunitensi a
territorio, processo produttivo e tipicità del prodotto. La
                                                                     distinguere l’originalità dei prodotti italiani dalle imitazioni
tendenza a imitare prodotti strettamente connessi al “made in
                                                                     made in USA, evidenziando come questi simboli siano
italy” è in continua crescita negli Stati Uniti, anche laddove
                                                                     garanzia di elevatissimi livelli di qualità e di sicurezza
                                                                     alimentare.

                                                                     da: IPR Desk NY

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NORMATIVA
     Brasile, San Paolo                                                 ad esempio un black-out. Fino all’introduzione del nuovo
                                                                        dispositivo, l’operazione veniva effettuata manualmente da
     Erogati indennizzi ai lavoratori
                                                                        dipendenti.
     titolari di invenzioni
                                                                             Nello stato di Espirito Santo, anche un elettricista è
                                                                        riuscito, in seconda istanza, ad essere risarcito per lo
     La Giustizia del Lavoro (costituita dal Tribunale Superiore
                                                                        sfruttamento della sua invenzione. L’operaio aveva creato per
del Lavoro e dai Tribunali Regionali del Lavoro) ha
                                                                        la Vale un dispositivo in grado di ridurre considerevolmente il
condannato al pagamento di indennizzi, in alcuni casi
                                                                        numero di lavoratori necessari per la rilevazione di
milionari, tutte le imprese che si sono rese colpevoli di non
                                                                        cortocircuiti nelle linee ferroviarie. Secondo la perizia, l’attività
aver adeguatamente remunerato i propri ex-dipendenti autori,
                                                                        richiedeva 26 uomini/h e veniva eseguita in otto ore
in passato di prodotti o processi di fabbricazione. I giudici
                                                                        giornaliere. Con il nuovo dispositivo, il numero di dipendenti
ritengono, in base alla Legge sulla Proprietà Industriale
                                                                        necessari si era ridotto a tre all’ora e l’attività poteva essere
(Legge n° 9.279 del 1996), che il lavoratore debba invece
                                                                        gestita in poco più di un’ora. All’inventore era stata
ricevere la metà del lucro ottenuto attraverso l’invenzione. La
                                                                        riconosciuto un premio produzione pari a 905 reali (pari a
sentenza non riguarderebbe, tuttavia, quei dipendenti assunti
                                                                        408,84 euro). Tuttavia i giudici del Tribunale Regionale del
specificatamente per i settori Ricerca e Sviluppo.
                                                                        Lavoro hanno ritenuto che l’impresa avrebbe dovuto
     I dati parlano di tre casi già risoltisi a favore dei lavoratori   remunerare in modo più adeguato il lavoratore per il suo
per opera del Tribunale Supremo del Lavoro (TST) e                      contributo. La Vale è stata dunque obbligata a riconoscere al
riguarderebbero invenzioni ideate per imprese del settore               lavoratore il 50% del lucro ottenuto con il dispositivo. L’ex
ferroviario.                                                            dipendente otterrà il risarcimento nel periodo 2000-2013 –
                                                                        periodo durante il quale scadrà il brevetto registrato
       In un processo contro l’Unione, società erede
                                                                        dall’impresa presso l’Istituto Nazionale per la Proprietà
dell’estinta Rete Ferroviaria Federale (RFFSA), la 3ª sezione
                                                                        Industriale (INPI).
del TST ha mantenuto la decisione del Tribunale Regionale
del Lavoro (TRT) di Minas Gerais che ha stabilito un                          Per l’avvocato Kleverson Mesquita Mello, legale
indennizzo di 390 mila dollari (pari a 319.020 euro) a un               rappresentante dei lavoratori nelle azioni contro la Ferrovia
meccanico che aveva progettato due dispositivi per facilitare           Centro-Atlantica e la OI, se il dipendente ha generato utili per
la manutenzione dei vagoni. La relatrice del processo, il               l’azienda in virtù della sua invenzione, elaborata al di fuori
giudice Rosa Maria Weber, pur individuando una corretta                 delle ordinarie competenze per le quali è stato assunto,
interpretazione della legge sulla Proprietà Industriale ad opera        quest’ultimo deve ricevere il giusto riconoscimento
sia dell’impresa che del lavoratore, ha ritenuto di dover               economico. I legali rappresentanti della OI hanno emanato un
tutelare l’attività dell’ingegno di quest’ultimo, aggiudicando          comunicato stampa nel quale hanno dichiarato di non essere
quindi un risarcimento a suo favore.                                    disposti a commentare l’argomento.

     In un altro caso giudicato dal TST, un ex meccanico della                I legali della Vale hanno affermato, con un comunicato,
Ferrovia Centro-Atlantica, controllata dall’impresa Vale, ha            che sussistono “diverse casistiche in questo tipo di
ottenuto un indennizzo per aver inventato un dispositivo che            procedimenti giudiziali”, e che “è bene analizzare ogni caso
consentiva di ridurre il tempo di manutenzione del                      nei particolari”. L’azienda, secondo un comunicato del
meccanismo di frenaggio delle locomotive, passando da due               direttore dell’Istituto Tecnologico Vale (ITV), Luiz Mello, “ha
giorni a circa 2 ore. L’impresa Vale è stata inoltre condannata         oggi una politica chiara di incentivi all’innovazione fondata
in un altro processo analizzato dal TST, a favore di un                 sulla legislazione brasiliana e sulle esperienze di imprese
lavoratore il quale aveva ideato un componente, utile                   leader nelle loro aree di attività”. Ma, è evidente, afferma il
nell’innesto dei vagoni, che ne sostituiva uno analogo che              dirigente, “che le recenti soluzioni non possono essere valide
l’impresa importava invece direttamente dagli Stati Uniti.              per tutte le questioni passate o le azioni in corso, poiché
                                                                        ciascuna ha la propria dinamica e specificità”.
    In seconda istanza, la MetroRED, acquisita dalla Oi
(compagnia di telecomunicazioni brasiliana) e proprietaria di
una rete di fibre ottiche che si estende per San Paolo, Rio de
Janeiro e Belo Horizonte, è stata condannata a risarcire un
tecnico di informatica che aveva inventato un dispositivo
chiamato “Reset EQ 001”, impiegato per ripristinare
l’operatività di un impianto dopo una breve anomalia, quale
                                                                        da: Valor, 19 aprile 2010

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NEWSLETTER N. 3 !                                                                                                  GIUGNO 2010

NORMATIVA
     Vietnam, Ho Chi Minh                                              risultavano avere nomi identici o simili, in quanto le stesse
     Aggiornamenti normativi: nuovi                                    imprese avevano effettuato la registrazione commerciale in

     sviluppi nel meccanismo di                                        diverse province/città, con la conseguente duplicazione di
                                                                       nomi commerciali identici/simili.
     protezione del nome commerciale

     Criticità nel meccanismo di tutela del nome                       La Normativa sulle Imprese: gli interventi predisposti

commerciale                                                                   Nello scorso mese di aprile il Governo vietnamita ha

     Come esposto nella Newsletter locale di Ho Chi Minh n.            approvato il Decreto 43/2010/ND-CP3, che revoca il
                                                                       precedente Decreto n. 88/2006/ND-CP4 sulla registrazione di
15, esisteva un problema tecnico legato al meccanismo di
tutela del nome commerciale secondo le leggi sulla Proprietà           attività commerciali. Per quanto riguarda il meccanismo di

Intellettuale (“leggi PI”), ossia inerente l’interpretazione,          tutela del nome commerciale/denominazione commerciale, il

piuttosto confusa, di nome commerciale. La normativa sulle             decreto 43 incorpora una serie di miglioramenti rispetto al

Imprese ha reso questo problema ancora più complesso,                  vecchio Decreto.

lasciando indefinito il concetto di “denominazione                            In particolare:
commerciale” che può, in alcuni casi, essere assimilato a
                                                                               1) Il Decreto 43 vieta alle aziende presenti all’interno di
quello di nome commerciale.2
                                                                          tutto il territorio nazionale del Vietnam di avere
                                                                          denominazioni commerciali identiche/simili. Quindi, da un

     In particolare, in base alle norme sulla Proprietà                   punto di vista tecnico, non sarà più possibile per una
                                                                          società nella provincia Y, avere ad esempio una
Intellettuale, il diritto ad un nome commerciale promana
dall’uso legittimo di tale nome in attività commerciali quali il          denominazione commerciale identica/simile ad un'altra

packaging, la pubblicità, ecc., e secondo il criterio di priorità         società della provincia Z. Si potrebbe anche dire che, il

di adozione. Per esempio, se la società X utilizza per prima              Decreto 43 tenta di ridurre il numero di casi di uso

“X” sulle sue confezioni o in pubblicità, “X” dovrebbe essere             identico/simile di nome commerciale. Il suddetto

considerato come il nome commerciale di X, e quindi il                    regolamento entrerà in vigore a partire dal prossimo 1

titolare dovrebbe poter beneficiare della tutela delle leggi sulla        gennaio 2011; dunque, fino a quella data, la registrazione

Proprietà Intellettuale. Tuttavia, queste ultime non sono                 di una denominazione commerciale identica/simile ad

attualmente sufficienti a determinare se l'uso di un nome                 un’altra denominazione commerciale registrata in

commerciale sia da considerarsi come “primo” entro i limiti di            precedenza, ma in una diversa provincia o città, potrà
                                                                          ancora essere accettata dalle autorità statali.
una provincia/città o se, invece, sull’intero territorio nazionale.
Nell'ultima newsletter alla quale ci si riferisce, è stato inoltre
auspicato che le leggi sulla Proprietà Intellettuale possano
                                                                         2)    Il Decreto 43 vieta alle aziende di utilizzare nomi
essere modificate in modo da chiarire il concetto di “nome
                                                                          commerciali, marchi di impresa e di indicazione
commerciale” e definirne quindi i limiti di protezione.
                                                                          geografica di proprietà di terzi quale proprio nome
                                                                          commerciale, in tutto o in parte. In precedenza, la

     D’altro canto il concetto di “denominazione                          normativa sulle Imprese limitava soltanto l'uso non

commerciale”, in base alle norme sulle Imprese, può in                    autorizzato di un nome commerciale da parte di altri

qualche caso essere considerato quale nome commerciale.                   come proprio nome commerciale.

Tuttavia, prima dell’entrata in vigore delle Leggi sulla
Proprietà Intellettuale, le denominazioni commerciali, regolate
                                                                         3) Nella situazione delineata al punto (2), il Decreto 43 offre
dalle Leggi sulle Imprese, proteggevano il marchio soltanto
                                                                          al proprietario del nome commerciale, marchio di impresa
entro il limite di una provincia/città, vale a dire nel luogo in cui
                                                                          o di indicazione geografica (“titolare di PI”) il diritto di
le imprese avevano provveduto a registrare la propria attività.
                                                                          richiedere, all'autorità competente per la registrazione
Di conseguenza, migliaia di aziende in tutto il Vietnam
                                                                          commerciale, il divieto di modificare la propria

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NORMATIVA
     denominazione commerciale. Il titolare di PI dovrà fornire    l'autorità responsabile nel determinare se una denominazione
     all’autorità competente per la registrazione commerciale      commerciale violi i DPI o meno.
     la decisione emessa da “un’altra autorità statale
     competente", secondo la quale l’uso di Diritti di Proprietà
     Intellettuale (DPI) è, di fatto, non autorizzato e in               Infine, le Leggi sulle Imprese hanno beneficiato di un
     violazione. Tuttavia, il Decreto 43 non specifica quale sia   miglioramento con l’emissione del Decreto 43; mentre le
     tale altra “autorità statale competente”. Dunque per il       Leggi sulla Proprietà Intellettuale sono rimaste invariate.
     momento, si esita ad identificare quale “autorità statale     Dunque, i problemi derivanti dal concetto vago di “nome
     competente” con l'Ufficio Nazionale di Proprietà              commerciale” permangono e si auspica, da parte del
     Intellettuale del Vietnam (NOIP) l'autorità statale           governo vietnamita, un tempestivo intervento sulla Proprietà
     responsabile della registrazione dei DPI e dell'esercizio     Intellettuale che possa essere risolutivo sulla questione.
     della gestione statale per le questioni relative ai DPI,
     oppure con un tribunale o altra autorità.

     Questioni rimaste insolute

     Una delle questioni rimaste aperte anche dopo
l’emissione del Decreto 43, è l’aver omesso di affrontare il
problema delle migliaia di aziende in tutto il Vietnam che
presentano nomi commerciali identici/simili.2

     Il Decreto 43 non suggerisce alcuna soluzione a tale
problematica, né impone alle aziende di modificare il proprio
nome commerciale. Piuttosto, il Decreto 43 “incoraggia” le
                                                                   Note
imprese ad accordarsi tra loro per qualsiasi cambiamento           1 Si veda la 15a Newsletter locale per maggiori dettagli.

necessario in merito alla propria denominazione, ma non            2 Decreto 43/2010/ND-CP datato 15 aprile 2010 relativo alle regolamentazioni
specifica la casistica qualora non si riesca a raggiungere un      in materia di registrazione di attività commerciali.
                                                                   3  Decreto 88/2006/ND-CP datato 29 agosto 2006 relativo alle
accordo fra le parti.
                                                                   regolamentazioni in materia di registrazione di attività commerciali.
                                                                   4 Secondo le statistiche da noi raccolte, e come citato nella 15a Newsletter,
     Inoltre, la formulazione del Decreto 43 non risulta molto
                                                                   solo ad Hanoi vi sono 722 entità commerciali che hanno lo stesso identico
chiara in alcuni punti; ad esempio, come osservato in
                                                                   nome registrato.
precedenza, non si fornisce indicazione rispetto a quale sarà

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UTILITIES
                                                                        Questo è tanto più vero quando si incorre in fenomeni di
     Corea del Sud, Seoul                                           “brokeraggio di marchi”. Questi consistono in palesi tentativi
                                                                    da parte di soggetti privati locali di proporsi alle imprese
     La tutela del marchio nella
                                                                    italiane come agenti nel mercato coreano, pur se
     Repubblica di Corea                                            precedentemente essi stessi hanno registrato davanti al
                                                                    KIPO marchi di tipo imitation rispetto a quelli originali.
     Sono in crescita i casi di aziende italiane coinvolte in             Nel frattempo, all’azienda italiana (e al suo importatore/
lunghe e dispendiose controversie legali in Corea per il            distributore autorizzato) è interdetto il mercato coreano
riconoscimento della titolarità di un marchio con una
                                                                    poiché la registrazione precedente, ad opera del soggetto
controparte locale.
                                                                    locale, impedisce non solo la registrazione “italiana” dello
     L’imitation marks, ossia la registrazione di un marchio già    stesso marchio in Corea, ma soprattutto non consente ai
assegnato ad opera di soggetti terzi non autorizzati, è un          prodotti originali contraddistinti da veri marchi italiani di
fenomeno noto agli addetti ai lavori come “brokeraggio sui          entrare legalmente in Corea del Sud. Tutto questo si traduce,
marchi”. Esso dà origine ad una serie di conseguenze                quindi, in crescenti perdite di profitto per l’impresa italiana
assolutamente negative non solo per l’azienda italiana              malcapitata.
direttamente coinvolta, ma anche per l’importatore e/o
                                                                        Una simile premessa, per quanto a tratti allarmante, non
distributore coreano legalmente autorizzato che, per primo,         deve scoraggiare l’imprenditore italiano attratto giustamente
crede nelle potenzialità di un prodotto Made in Italy e che         da un mercato dalle elevatissime potenzialità come quello
patisce invece, proprio a causa del fenomeno, crescenti
                                                                    coreano, ma mira piuttosto ad allertare su quali siano gli
perdite di profitto.
                                                                    strumenti, facilmente acquisibili in termini di tempo e di costi,
     È un fenomeno che, il più delle volte, porta alla              di cui dotarsi prima di affacciarsi nelle attività di impresa nella
scomparsa del vero prodotto Made in Italy da un                     Repubblica di Corea.
promettente mercato di destinazione, quale quello della                  Occorre aggiungere che la migliore tutela di un titolo di
Corea.
                                                                    Proprietà Intellettuale, come ad esempio un marchio, è
     Ciò si verifica quando un soggetto terzo, di solito un         sempre quella preventiva. È preferibile investire poche
“locale” venuto a contatto con un prodotto/marchio italiano         centinaia di euro per una registrazione del proprio marchio,
del quale lui per primo ne riconosce ed apprezza le qualità         valida anche per la Corea del Sud, piuttosto che sostenere
intrinseche e potenziali, decide di registrare di fronte al         costi indefinibili, in termini di tempo e dal punto di vista
Korean Intellectual Property Office (KIPO, l’equivalente in         finanziario, per tentare di ottenere per via giudiziale o
Corea dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) un titolo che        stragiudiziale un titolo usurpato.
riproduce, più o meno fedelmente, il marchio italiano.
                                                                        Volutamente sono state sottolineate le parole “investire”
     Ci si chiederà come tutto questo sia possibile.                e “sostenere costi”. Questo perché per un’azienda una
                                                                    controversia legale è sempre un costo vivo dall’esito spesso
    La risposta comporta l’introduzione di un semplice
                                                                    incerto, mentre la registrazione di un titolo di Proprietà
concetto, basilare ed assolutamente legittimo, che è quello
                                                                    Industriale – come ad esempio un marchio, un brevetto, un
del “first-to-file” sul quale si fonda l’impianto giuridico
                                                                    design - è piuttosto un costo funzionale poiché mette al
coreano per la tutela dei diritti sui marchi nella Repubblica di
                                                                    sicuro e incrementa ulteriormente le potenzialità di un asset
Corea. “First-to-file” significa che per affermare, rivendicare e
                                                                    intangibile essenziale per l’impresa, che acquisisce tanto più
tutelare pienamente i propri diritti su un marchio, occorrerà
                                                                    valore nel tempo quanto più un’azienda è lungimirante,
prima di tutto procedere alla sua registrazione nel paese di
                                                                    prudente e con vocazione verso l’estero. È attraverso
riferimento. In sostanza e in generale, occorre tenere bene a
                                                                    l’adeguato utilizzo degli strumenti di tutela e di promozione
mente che in Corea del Sud vige il “sistema della
                                                                    dei diritti di Proprietà Industriale che è possibile costruire una
registrazione” per il pieno riconoscimento dei diritti su un
                                                                    “strategia di marchio globale” in grado di rendere
marchio. Ecco perché ogni azienda italiana, seppur
                                                                    protagonista, unica e perfettamente distinguibile un’azienda
fortemente allettata da promettenti e profittevoli ipotesi di
                                                                    sul mercato mondiale.
contratto dovrebbe, come buona abitudine, prima di
cominciare a vendere i propri prodotti all’estero e a maggior           Per queste ragioni, da oltre un anno il Desk della Corea
ragione in un paese come la Repubblica di Corea, procedere          del Sud si è fatto promotore e divulgatore della guida
ad una registrazione preventiva del proprio marchio.                “Occhio al Marchio!”, che fornisce spunti semplici, ma

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