IMPEDIMENTI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE - Interferenza con diritti altrui pre-esistenti Mancanza di novità (art. 12)
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1 IMPEDIMENTI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE Interferenza con diritti altrui pre-esistenti Mancanza di novità (art. 12)
2
Impedimenti relativi (reg. MUE) o mancanza di novità
(CPI, art. 12) e altre interferenze con diritti altrui
3 possibili linee di
Causati interferenza
da
Segni pre-
usati (senza Diritti «civili» o
Segni già registrazione) segni e nomi
registrati altrui con notorietà o ultramercantili
con notorietà di terzi
locale
3
Diritti anteriori altrui
impediscono la registrazione (impedimenti)
o invalidano la registrazione avvenuta per seconda (mancanza di requisiti)
in via preliminare
• opposizione del titolare del diritto alla registrazione
in via successiva
• Limiti al controllo UIBM (es. esclusa verifica per segni diversi
da marchi; notorietà)
• Consentita azione di nullità (art. 25) per mancanza di novità
o per prevalenza del diritto altrui
• legittimazione ristretta ai titolari di diritti anteriori (art.
122.2 CPI) (salvo convalida)
• (esclusa se il primo marchio sia scaduto o decaduto per non
uso effettivo (mancato uso del titolare o del licenziatario)
4
1 –Marchi registrati
anteriori
Le anteriorità • Diritti preesistenti su marchi uguali
rilevanti per beni uguali (lett. c)
• Rischio di confusione presunto (in
L’assenza di re ipsa)
novità: i conflitti • Diritti preesistenti su marchi
con segni uguali/simili per beni affini (lett. d)
anteriori contro • Solo se sussiste rischio di
confondibilità e confusione/associazione
appropriazione • Marchi anteriori notori nello Stato o
del selling power nella UE simili anche per prodotti
non affini (lett. e)
• Nei limiti dell’ingiustificato
vantaggio o indebito pregiudizio
(salvo giustificato motivo)
5
Potere invalidante: marchi anteriori non scaduti o decaduti:
conflitto tra segni occupanti e decadenza
Prassi: marchi satellite e liste protezione (contro marchi simili)
reazione contro l’occupazione dei segni
• Decadenza per non uso (art. 24) nei 5 anni dalla registrazione o
uso sospeso per 5
Esigenza di un uso effettivo: non simbolico, non istantaneo o
discontinuo, non quantitativamente ridotto, non rimediale
• La prova dell’uso da parte del registrante **
Salvo legittimo impedimento
• Non mere scelte imprenditoriali o difficoltà economiche, ma cause
che rendono impossibile o irragionevole l’uso
6 McDonald’s vs l’irlandese Supermac’s decadenza di Big Mac Rifiuto della richiesta di rinnovo MUE: per EUIPO le prove sono risultate insufficienti a dimostrare l’«uso effettivo» in tutta l’Ue per un periodo continuato di cinque anni. Accertata decadenza
7
La decadenza come «liberazione di spazi» (bonifica dei cimiteri
e dei marchi fantasma)
Non assoluta
• Sopravvivenza dei marchi c.d. difensivi per uso del
m. principale
• Sufficienza di uso pubblicitario purché effettivo
• La riabilitazione tempestiva (art. 24.3): ripresa
effettiva (redimente) dell’uso prima della
decadenza
La nuova registrabilità di marchi decaduti
dopo la perdita della loro memoria
8
2. - Conflitti con segni non registrati
pre-uso
del Rilevanza dei diversi livelli
segno e di conoscenza del segno
notorietà
nel mercato
locale
Conoscenza
ultralocale
Tale da rendere il marchio
notoriamente conosciuto
9
2. - Conflitti con segni non registrati
Uso precedente che attribuisce notorietà al segno
• Uso che dà notorietà extra locale: invalidante per assenza di
novità del secondo segno
• Uso solo locale: non esclude novità in assoluto, ma limita
l’esclusiva (al territorio in cui preesisteva l’uso)
segni notoriamente conosciuti (ex art. 6 bis CUP lett. f)
• Invalidanti la registrazione di segni uguali o simili
• Per qualunque tipo di bene (tutela ultramerceologica): se sussiste
un «pregiudizio» per il marchio noto o un ingiustificato vantaggio
per il richiedente
10
privative industriali anteriori con potere
invalidante e limiti: ricostruzione
Segni protetti da Registrazione (assistita da uso effettivo)
Diritti nascenti da preuso e uso Art. 12 CPI (art. 6 bis CUP)
notorio del marchio (o di un Eccetto diritti su segni anteriori
altro segno distintivo) scaduti o decaduti (art. 24 CPI)
Salvo che il post registrante
Invalidità (mancanza di novità) abbia registrato in mala fede
sanata da tolleranza del Determina coesistenza dei
titolare del diritto (art. 28 CPI) marchi11
La convalida come strumento risolutivo del conflitto tra
segni (art. 28 CPI) o delle interferenze
Presupposti Primo marchio non decaduto
Inerzia del titolare nella difesa verso il secondo marchio: inerzia qualificata
(mancato esercizio azioni processuali, insufficienti diffide)
Ratio Escludere ricorso malizioso tardivo alla nullità, evitare possibile confusione per
il mercato
dell’istituto
Art. 28 CPI: Preclusione dell’azione di nullità per tolleranza: «sanatoria» della causa di
nullità per mancanza di novità (salvo registrazione del 2^ marchio in mala
fede)
Il primo marchio non si estingue ma non dispone di diritto esclusivo:
coesistenza tra i due marchi3. Diritti non mercantili di terzi con
potere invalidante
Diritto al nome (artt. 7 c.c., 8 CPI)
Diritto al ritratto
• Necessità consenso, anche se la persona è defunto
• (consenso dei congiunti, discendenti)
Diritti su segni non mercantili notori
IPR di terzi (art. 14, 1, lett. C)
• Marchio che ripropduce o che è risultato protetto(disegni, modelli)
• Marchio titolo opera dell’ingegno
12Diritto al nome: marchi e segni patronimici
Uso (consentito) del nome altrui nel proprio marchio
• Senza necessità di consenso, salvo che causi discredito (fama e decoro)
• Due letture possibili:
• Qualunque associazione in ambito commerciale è screditante
• E’ screditante solo l’associazione con prodotti/contesti vili, volgari (in senso
assoluto o relativo)
Resta al titolare del nome il diritto di farne uso nella propria ditta
• se la ditta è anteriore è pacifico
• Se la ditta è posteriore occorrono accorgimenti utili a differenziare la ditta
patronimica dal marchio anteriore altrui
1314 Se il nome/segno è notorio: sfruttamento commerciale riservato (affermazione della tutela del selling power del marchio)
17
Quali funzioni economiche sono giuridicamente protette? *
Garanzia qualitativa costante nel tempo
• *Marchi collettivi di diritto nazionale
Identificazione provenienza fonte produttiva specifica*
• appassimento per circolazione libera del marchio
Attrattiva – pubblicitaria*
• Il «marchio messaggio»: tutela del capitale reputazionale incorporato nel
marchio
• Marchi che godono di rinomanza
• Registrabilità in funzione di cessione
Altre:
• Fattore differenziazione assoluta (prodotto non alternativo ma con
caratteristiche uniche)
• Riduzione costi ricerca/sperimentazione18
Tutela della funzione distintiva e pubblicitaria
il selling power del marchio
Massima per i segni che godono di rinomanza
• (art. 20 CPI)
Registrabilità da chiunque in funzione dispositiva (art.19 CPI)
Circolazione libera (non aziendale: art. 23 CPI)
Uso effettivo
• (art. 24 CPI – decadenza per mancato uso)
Divieto di ingannevolezza (artt. 23,4,14, 26 CPI)
• Registrazione
• Uso19 I DIRITTI ATTRIBUITI DAL SEGNO Registrato Dotato di rinomanza Pre-usato
20
diritti conferiti dalla registrazione del marchio
Il titolare ha diritto all’uso esclusivo del salvo «usi leciti» del marchio altrui (art.
marchio (art. 20) 21)
• Ogni uso non autorizzato nell’attività • Usi non in funzione distintiva
economica altrui è contraffattorio • Es. identificativi, descrittivi,
• Produzione, commercializzazione, funzionali
immagazzinamento, atti preparatori • Anche non in funzione distintiva se il
(detenzione etichette, contenitori, marchio è notorio
import-export)
• Nei limiti delle categorie
merceologiche per le quali il marchio
è stato registrato (principio di
relatività della tutela o di
specialità)Diritti esclusivi sul segno: 21
principio di relatività
/specialità
e tutela ultramerceologica Consente Segni identici per (sempre) (presunzione assoluta di
confondibilità)
di vietare prodotti identici o affini
marchi rinomati (art. 20) ai terzi:
se l’uso del segno ingenera (e si
Segni simili per prodotti dimostra) rischio di confusione tra i
identici o affini prodotti (anche in forma di
associazione tra segni)
Non Segni identici o simili
consente per prodotti non
di vietare identici né affini
a terzi
Se il segno segni identici o simili per se l’uso del segno attribuisce al terzo
un indebito vantaggio
gode di qualunque genere
rinomanza prodotto/servizio
diritto di (tutela
O se l’uso del terzo reca pregiudizio
al segno
vietare a ultramerceologica)
terzi22
Ius excludendi: limitato secondo il principio di
specialità o di relatività della tutela (artt.20; 156 lett.d)
Diritto di vietare
nell’attività economica
altrui:
Identità di segno
per prodotti identici
o affini (sempre)
• se l’uso del segno
Somiglianza tra segni ingenera (e si dimostra)
rischio di confusione tra
per prodotti identici o i prodotti (anche in
affini forma di associazione
tra segni)
Non consente di vietare
nell’attività economica altrui
l’uso di un Segno identico per
prodotti non identici né affini23 Divieto di uso di marchi simili se sussiste Rischio di confusione/associazione
24
• Il marchio figurativo
registrato dall'Adidas AG
Rischio di
presso l'ufficio dei
marchi del Benelux è confusione/associazione
costituito da tre strisce
parallele. Esso riguarda
in particolare
l'abbigliamento sportivo
ed articoli connessi allo
sport..
• La Marca Mode ha
messo in vendita, nel
suo stabilimento di
Breda (Paesi Bassi),
una collezione di
indumenti sportivi alcuni
dei quali recavano sui
lati, in tutta la loro
lunghezza, due strisce
parallele. Tali indumenti
erano bianchi a strisce
nere oppure neri a
strisce bianche.25 CGUE CAUSA C-425/98 (Adidas vs. Marca Moda) quando un marchio possiede un carattere distintivo particolare, intrinsecamente oppure grazie alla notorietà di cui gode presso il pubblico, e quando un terzo, senza il consenso del titolare del marchio, usa nel commercio, per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è registrato, un segno che assomiglia a tal punto al marchio da far sorgere la possibilità di associarlo a quest'ultimo, il diritto esclusivo del titolare del marchio consente a questi di vietare al terzo tale uso del segno qualora il carattere distintivo del marchio sia tale da non escludere che la detta associazione possa creare confusione.
26
Il giudizio sulla confondibilità (anche come rischio di
associazione tra segni)
Considerazione di tutti gli elementi fattuali e giuridici
rilevanti per il «cuore del segno»
• Differenze visive
• Identità fonetica (CGUE caso Limonchelo)
• Trasposizione verbale del segno figurativo (Puma)
• Riproduzione inversa delle stesse lettere
• Ornamenti non funzionali (disegno delle cuciture), Colori, disegni, font,
composizione tipografica…ecc.
Orientamenti applicativi disuniformi
• Giudici nazionali (in via di indebolimento): Su esiti del registro:
confondibilità tra segni
• CGUE:confondibilità tra prodotti
Esame comparativo in un giudizio sintetico e unitario
d’impressione (nel ricordo) nella condizione d’acquisto28
Per la confondibilità rileva anche la “post sale confusion”
Trib. Mi, sezione specializzata 13 luglio
2017 (Ferragamo vs. commercianti
cinesi)
• Significativa anche la confondibilità «che si
determina nei terzi che vedano il prodotto
riproducente il marchio imitato usato o indossato
dall’acquirente, e che associano, quindi,
quest’ultimo al ricordo che conservano di
quello imitato, necessariamente limitato
all’impressione complessiva ed essenziale dello
stesso»29
Tutela
ultramerceologica (e cade il principio di relatività
ultraconfondibilità)
dei marchi rinomati • Esclusiva estesa a qualunque settore
merceologico
Irrilevante il pericolo di confusione
• Divieto di uso del segno da parte di terzi (anche
non in funzione distintiva)
Tutela ultramerceologica assoluta a 2
condizioni:
• Negativa: assenza di giustificato motivo
• Quale giusto motivo? Uso del segno del terzo
prima che il m.acquisti notorietà
• Positiva: indebito vantaggio per il terzo e/o
pregiudizio al marchio (infangamento o
annacquamento)30
fattispecie marchio rinomato
Tendenza ad marchi celebri, marchi dei creatori del gusto e della moda
attenuazione
del requisito
di accesso
Carattere Livelli diversi di distintività o diversa distintività
distintivo
spiccato o
particolare
notorietà
Rilevanza della Casistica: riconosciuti rinomati: Valtur, vogue,
conoscenza in una parte porsche, camel, viagra, pirelli, champagne
significativa del pubblico,
estensione geografica Non abbastanza: lego (prodotti giardinaggio),
dell’uso, durata, entità inter (quaderni), krizia
investimenti pubblicitari31 LE LIMITAZIONI ALL’ESCLUSIVA Art. 20 e art. 21
32
L’erosione legale dell’esclusiva: gli usi leciti del marchio altrui
(limitazioni del diritto di marchio)
Usi tipici consentiti a
terzi (in ambito
commerciale): art. 21.1,
lett. a), b), c) CPI
• Elemento comune: uso NON in
funzione distintiva33
Usi tipici leciti del marchio altrui
Uso in funzione identificativa (nome, indirizzo)
• Nome già legittimamente usato/conosciuto, ma non in
funzione distintiva (necessarie opportune integrazioni):
Giorgio Armani: v. art. 8.3 CPI
Uso della parte descrittiva – generica del segno
Uso in funzione referenziale/di destinazione del
prodotto
• Es. componenti di prodotto complesso, accessori, ricambi34
La liceità di «altri usi» (atipici: art.21.3 CPI)
Parametro di liceità dell’uso altrui:
• non confusorio (CGUE, caso Arsenal, caso Google AdWord*)
• non ingannevole, non lesivo di altri IPR (dir.autore, brevetti,
ecc.)
Alcuni usi atipici: il dubbio sulla loro liceità
• Uso in comparazione pubblicitaria
• Uso del segno del prodotto (intermedio) incorporato nel
prodotto complesso (teflon)
• Uso nella riproduzione in scala (caso blitz OPEL)
• Uso in funzione ornamentale
• Uso in pubblicità
• Usi parodistici35
principio generale di liceità dell’uso del segno altrui
Uso conforme agli «usi di lealtà» (CGU caso
Gillette; casp Gerolsteiner Brunnen)
In negativo: l’uso non è conforme a lealtà quando:
• Avvenga in modo da far pensare a un legame commerciale
tra terzo e titolare del marchio
• Pregiudichi il valore del marchio traendo vantaggio dal suo
carattere distintivo o dalla sua notorietà (v.Elio, Gattini)
• Causi discredito o denigrazione
• Il terzo presenti il suo prodotto come un’imitazione del
prodotto che reca il marchio di cui egli non è titolare (v.
Arsenal/Reed)36 Un esempio di uso atipico non consentito: Caso arsenal CGCE, 12 novembre 2002, causa C-206/01, Arsenal Football Club/ Matthew Reed • Uso del segno in articoli di merchandising ( “me-too products”), dove l'aspetto del prodotto corrisponde al marchio originale • il signor Reed vendeva souvenir ed altri prodotti aventi origine dal calcio, riportanti segni facenti riferimento all'Arsenal FC, in vari chioschi situati all'esterno della cinta dello stadio dell'Arsenal FC, con l’avvertenza figurante nel suo chiosco, che i prodotti controversi nella causa principale non costituiscono prodotti ufficiali dell'Arsenal FC. • non può essere escluso che taluni consumatori, in particolare se i prodotti sono presentati loro dopo essere stati venduti dal sig. Reed e asportati al chiosco in cui appariva l'avvertenza, interpretino il segno come indicante l'Arsenal FC quale impresa di provenienza dei prodotti (determinando una confusione post vendita) una volta che i prodotti in questione avevano lasciato il chiosco del sig Reed. • Per la CG se un terzo faccia uso, nel commercio, di un segno identico a un marchio d'impresa validamente registrato su prodotti identici a quelli per i quali è stato registrato, il titolare del marchio può opporsi a tale uso senza che rilevi il fatto che, nel contesto di tale uso, venga percepito come una dimostrazione di sostegno, fedeltà o appartenenza nei confronti del titolare del marchio.
una citazione parodistica di un altrui celebre marchio, pur se priva di intenti denigratori ed anzi decisamente celebrativa, può determinare conseguenze negative sul complessivo messaggio veicolato dal segno, nel caso di specie l'eventuale diluizione del marchio o l'"attentato" alla sua reputazione
38 LA VALORIZZAZIONE DEL SEGNO TRAMITE CIRCOLAZIONE
39
La circolazione del marchio
Tecniche negozi/operazioni tipiche con varietà causale
giuridiche
Vendita, atti mortis causa, conferimento, altri atti societari (es.
scissione, fusione, liquidazione soci, scioglimento con assegnazione
ecc….); affitto, usufrutto; contratti tipizzati di concessione (franchising)
Effetti Traslativi a titolo definitivo ed esclusivo (cessione)
Concessione temporanea anche non esclusiva (licenza)
Condizioni Trasferimento libero e a forma libera ma soggetto a trascrizione
registro UIBM
Divieto di ingannevolezza conseguente al trasferimentoModalità di rispetto del divieto di
ingannevolezza nel trasferimento
Mantenimento della
Circolazione «qualità» essenziale Informazione al
vincolata all’azienda dei prodotti post mercato
cessione
presunzione di
cessione del marchio
di fantasia se vi è
cessione d’azienda
(art. 2573 c.c.)
40Regole del trasferimento (cessione)
Totale (per tutte le
Necessariamente Senza limitazioni
classi di
esclusivo: un solo territoriali
registrazione) o
titolare per ogni (nazionale o
parziale (alcune
classe territorio UE)
classi)
41Licenza di marchio: con o senza clausola di esclusiva (per
oggetto o territorio)
Licenze non
Licenze esclusive
esclusive
Con le medesime
frazionamento per
Per i medesimi caratteristiche Oneri di controllo
Integrali prodotto
prodotti (pattuizioni ad del licenziante
(merchandising)
hoc)
Sotto onere di uso
Deviazioni: non decettivo
contraffazione (pena di
decadenza)
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