Marchi collettivi e di certificazione nella prassi dell'EUIPO - 5 Dicembre 2019 - Genova
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Marchi collettivi e di certificazione
nella prassi dell’EUIPO
Maria Luce CAPOSTAGNO
Servizio Contenzioso
(Dipartimento Cooperazione Internazionale e Questioni Giuridiche - ICLAD)
EUIPO
5 Dicembre 2019 - Genova
DI COSA PARLEREMO
Marchi COLLETTIVI
e di CERTIFICAZIONE/GARANZIA
nella prassi
EUIPO
➢ QUADRO GIURIDICO e FONTI DI INFORMAZIONE
➢ DATI STATISTICI
➢ ANALISI SPECIFICA di ciascuna categoria (definizioni, requisiti,
obiezioni piú frequenti, esempi pratici)
➢ CONCLUSIONI e SPUNTI DI RIFLESSIONE
2
QUADRO GIURIDICO
e
FONTI DI
INFORMAZIONE
3
QUADRO GIURIDICO: MARCHI COLLETTIVI
➢A LIVELLO EUROPEO:
Artt. 74 - 82 Reg. (UE) 2017/1001 del 14.06.2017 (RMUE) +
Art. 16 Reg. (UE) 2018/626 del 05.03.2018 EU (REMUE)
Sin dal 01.04.1996 (Reg. 40/94): ‘categoria’ di marchio dell’UE con
carattere unitario (insieme a marchio individuale)
➢A LIVELLO NAZIONALE:
Artt. 27(b), 29-36 Dir. (UE) 2015/2436 del 16.12.2015 (nuova Dir. Marchi)
Trasposizione entro 14.01.2019
Introduzione obbligatoria
4
QUADRO GIURIDICO: MARCHI DI CERTIFICAZIONE (o GARANZIA)
➢A LIVELLO EUROPEO:
Artt. 83 - 93 Reg. (UE) 2017/1001 del 14.06.2017 (RMUE) +
Art. 17 Reg. (UE) 2018/626 del 05.03.2018 EU (REMUE)
Dal 01.10.2017: nuova ‘categoria’ di marchio dell’UE con carattere
unitario (che si aggiunge* a marchio individuale e marchio collettivo)
➢A LIVELLO NAZIONALE:
Artt. 27(a) - 28 Dir. (UE) 2015/2436 del 16.12.2015 (nuova Dir. Marchi)
Trasposizione entro 14.01.2019
Introduzione opzionale
5
FONTI DI INFORMAZIONE
GUIDELINES EUIPO (new da gennaio 2020!!)
➢ Parte B, Esame, Sezione 2, Formalitá
➢ Parte B, Esame, Sezione 4, Motivi Assoluti di Rifiuto:
Cap. 15 - Marchi Collettivi
Cap. 16 - Marchi di Certificazione
➢ Parte D, Annullamento, Sezione 2, Norme sostanziali
https://guidelines.euipo.europa.eu/1004936/923554/direttive-di-
marchi/introduzione
6
...FONTI DI INFORMAZIONE
SITO EUIPO
➢ Apposita sezione con info e templates dei Regolamenti d’Uso* (da
gennaio 2020, anche per marchi collettivi) :
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/certification-and-collective-
marks#23
➢Webinars (EUIPO Academy):
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=month
7
DATI
STATISTICI
8
ALCUNI NUMERI dei primi 2 ANNI (dati al: 28.11.2019)
MARCHI DI CERTIFICAZIONE
247
Domande ricevute
(217 MUE + 30IRs)
Registrati 67
Ritirati 21
Rifiutati 17
Opposti 2
Oggetto di Appello 6
9
ALCUNI NUMERI dei primi 23 ANNI (dati al: 28.11.2019)
MARCHI COLLETTIVI
Domande ricevute 2613
Registrati e pubblicati 1692
Rifiutati 134
Opposti 8
Cancellati 6
10MARCHI DI
CERTIFICAZIONE:
ANALISI
11MARCHI DI CERTIFICAZIONE NEL RMUE
DEFINIZIONE
Marchio dell’UE atto a distinguere
P/S certificati dal titolare del marchio (direttamente, ma anche
solo sotto il suo controllo e supervisione)
in relazione, inter alia, a:
materiale, procedimento di fabbricazione prodotti o prestazione
servizi, qualità, alla precisione o altre caratteristiche, a eccezione
della provenienza geografica*
da P/S non certificati
Garantisce la presenza di caratteristiche specifiche
dei P/S recanti il marchio
12MARCHI DI CERTIFICAZIONE NEL RMUE
…DEFINIZIONE
NO certificazione della PROVENIENZA GEOGRAFICA
UE: NO (sistema di protezione sui generis = DOP/IGP)
Stati Membri: a discrezione del singolo Stato, ma in
ogni caso non diritti esclusivi sul termine geografico
13MARCHI DI CERTIFICAZIONE NEL RMUE
TITOLARITÀ
Ogni persona fisica o giuridica (tra cui istituzioni,
autorità e organismi di diritto pubblico) purché non
svolga un'attività che comporta la fornitura di P/S del
tipo certificato
Obbligo di neutralità
14MARCHI DI CERTIFICAZIONE NEL RMUE
FORMALITÀ
Espressamente depositato in quanto marchio di certificazione
Regolamento d’uso* (al momento del deposito della domanda o entro 2
mesi)
TASSE
• 1ª classe: €1500 se e-filing (altrimenti €1800)
• 2ª classe: € 50
• Dalla 2ª classe in poi: € 150 ciascuna classe aggiuntiva
15MARCHI DI CERTIFICAZIONE NEL RMUE
IMPEDIMENTI alla REGISTRAZIONE:
Art. 85 RMUE
GENERALI: Art. 7 RMUE
SPECIFICI: Artt. 83,84 e 85 RMUE
Esame:
Expert Group
16MARCHI DI CERTIFICAZIONE NEL RMUE
IMPEDIMENTI alla REGISTRAZIONE
SPECIFICI
REGOLAMENTO D’USO:
• Mancato deposito (Art. 84(1)RMUE)
• Contenuto erroneo o incompleto (Art. 84(2)RMUE)
• Contrarietà a ordine pubblico o buon costume (Art. 85(1)RMUE)
ALTRI:
• Certificazione dell’origine geografica (Art. 83(1)RMUE)
• Titolare fornitore P/S del tipo certificato (Art. 83(2)RMUE)
• Carattere ingannevole del marchio (Art. 85(2)RMUE)
17MARCHI DI CERTIFICAZIONE NEL RMUE
REGOLAMENTO D’USO
CONTENUTO
(Art. 84(2)RMUE + Art. 17 REMUE):
• Nome del TITOLARE*
• DICHIARAZIONE del titolare su obbligo di neutralità e imparzialità ex
Art. 83(2)RMUE:
▪ non fornitura P/S
▪ non rapporto economico con fornitori dei P/S
▪ non uso del marchio
Buona fede presunta da EUIPO
Se trasferimento: nuovo titolare stessi obblighi
* Non richiesto che dimostri di essere competente in materia di certificazione (v. Direttiva)
18MARCHI DI CERTIFICAZIONE NEL RMUE
REGOLAMENTO D’USO
…CONTENUTO
• RAPPRESENTAZIONE del Marchio di certificazione:
perfetta identità tra quello indicato nella domanda e
quello indicato nel Regolamento d’Uso
• Elenco dei P/S rivendicati:
- chiarezza e precisione ex Art. 33RMUE
- perfetta identità tra quello indicato nella domanda
e quello indicato nel Regolamento d’Uso (anche in caso
di modifiche successive)
19MARCHI DI CERTIFICAZIONE NEL RMUE
REGOLAMENTO D’USO
…CONTENUTO
• CARATTERISTICHE da certificare:
▪ indicate con chiarezza e precisione, in particolare
collegamento caratteristica-P/S chiaro e diretto
▪ informazioni generali sono sufficienti (riferimento a fonti
ufficiali o generalmente accessibili: in allegati o link a siti
web)
▪ la caratteristica deve applicarsi a tutti i P/S indicati;
▪ se più P/S: gli standard devono essere indicati
specificamente per ciascun differente tipo di P/S
▪ no origine geografica: segno (DOP/IGP: obiezione sempre;
indicazione geografica semplice: obiezione se percepita
come particolare origine geografica dei P/S indicati),
regolamento d’uso, lista P/S
20MARCHI DI CERTIFICAZIONE NEL RMUE
REGOLAMENTO D’USO
…CONTENUTO
• CONDIZIONI D’USO del marchio (posizione, dimensioni, se e’ previsto
il pagamento di una tassa) e SANZIONI per il mancato rispetto delle
condizioni d’uso
• PERSONE AUTORIZZATE A USARE il marchio:
- ogni persona che risponda agli standard richiesti
- specifica categoria di persone (chiara indicazione di criteri
oggettivi)
• Modalità di VERIFICA DELLE CARATTERISTICHE e di
SORVEGLIANZA DELL'USO del marchio (specificazione dei metodi di
verifica, anche in cooperazione con verificatori esterni più
specializzati*; anche test campione e non necessariamente su tutti i
P/S certificati e su tutte le persone autorizzate)
* Ma obbligo di neutralità sempre in capo al titolare 21MARCHI DI CERTIFICAZIONE NEL RMUE: DECADENZA
Art. 91 RMUE
➢ Motivi ex Art. 58RMUE
+
➢ Motivi specifici:
• Titolare non soddisfa più i requisiti di cui all’Art. 83(2)RMUE
• Non misure ragionevoli per evitare uso marchio non
compatibile con regolamento d’uso
• Uso ingannevole da parte del titolare
• Modifica regolamento d’uso iscritta in contrasto con Art. 88
RMUE 22MARCHI DI CERTIFICAZIONE NEL RMUE: NULLITA’
Art. 92RMUE
➢ Motivi ex Art. 59-60 RMUE
+
➢ Non conformità a Art. 85 RMUE
(cioè motivi di rifiuto specifici, riguardanti natura del
segno, neutralità del titolare, regolamento d’uso, ecc.)
23MARCHI DI CERTIFICAZIONE NEL RMUE: ACCETTATI
MUE No 172779721
Titolare: Stanislao Porzio
Classe: 30 (Cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati,
preparati da forno e lieviti; Pandoro; Panettone; Prodotti da forno)
24MARCHI DI CERTIFICAZIONE NEL RMUE: ACCETTATI
MUE No 17938679
Titolare: Allergy Standards Limited
Classi: 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 20, 24, 28 (Pitture e tinte; Prodotti per
la pulizia; Macchine per sotto vuoto e Lavatrici; Filtri dell'aria;
Materassi; Biancheria; Giocattoli)
25MARCHI DI CERTIFICAZIONE NEL RMUE: ACCETTATI
MUE No 17936559
Titolare: MateWorks Kft.
Classe: 43 (Alloggi temporanei; Alberghi, ostelli e pensioni, alloggi
per vacanze e per turisti; Servizi di pensione per animali domestici;
Servizi d'assistenza diurni per cani; Pensioni per animali domestici)
26MARCHI DI CERTIFICAZIONE NEL RMUE: ACCETTATI
MUE No 17870740
Titolare: Chest Pain Unit Certified by The German Cardiac Society
Classe: 44 (Servizi medici, in particolare servizi medici e trattamenti
medici offerti da cliniche e ospedali, in particolare nel campo della
cardiologia e della cardiochirurgia; Realizzazione di test medici
inerenti diagnosi e trattamento di malattie cardiache…)
27MARCHI DI CERTIFICAZIONE NEL RMUE: RIFIUTATI
MUE No 17285421
‘MANUKA HONEY’
Titolare: Manuka Honey Appellation Society Incorporated (New Zealand)
Classe: 30 (miele)
Motivi di rifiuto: Articolo 7(1)(b) e (c) RMUE
Obiezione iniziale relativa a origine geografica (‘intended to distinguish
goods that are certified by the applicant in respect of geographical origin’)
ritirata in seguito a modifiche apportate al Regolamento d’uso.
Rifiuto : ‘MANUKA HONEY’ (‘manuka’ in Dizionari di inglese: albero della
Nuova Zelanda dalle foglie aromatiche) descrittivo e non distintivo ex Art.
7(1)(b)(c) in territori di lingua inglese (Irlanda, Malta, UK)
APPELLO PENDENTE
(R-1410/2019-5) 28MARCHI di CERTIFICAZIONE NEL RMUE: RIFIUTATI
MUE No 17282211
Titolare: Borsa del Cotone di Brema
Classi:17, 18, 22, 23, 24, 25, 27
Motivi di rifiuto: Articolo 7(1)(b) RMUE
APPELLO PENDENTE :
Caso rimesso alla Commissione allargata
(R1650/2018-2, interim decision del 15.02.2019)
Articolo 7(1)(b) RMUE in caso di marchi di certificazione:
stessa interpretazione rispetto a marchi individuali
o standard di distintivitá piú basso?
29MARCHI DI CERTIFICAZIONE NEL RMUE: RIFIUTATI
MUE No 17596917
Titolare: Dyrenes Beskyttelse i Danmark
Classi: 29, 30, 31 (pesce, carne, formaggio, latte, yogurt etc.)
Motivi di rifiuto: Artt. 83(1) e 85(1) RMUE
Rifiuto: “…intends to certify the geographical origin, namely that the products
concerned originate from animals which have been bred according to certain
specifications, among which a necessary link to Denmark or the Danish area
is required.”
30MARCHI DI CERTIFICAZIONE NEL RMUE: RIFIUTATI
MUE No 17277245
Titolare: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark
Classe: 29 (olii e grassi)
Motivi di rifiuto: Art. 83(1) RMUE
Rifiuto: il marchio contiene una DOP registrata nel 1996 e, quindi,
automaticamente certifica l’origine geografica (Article 7(3) non applicabile
in tale situazione)
marchio individuale annullato
marchio di certificazione rifiutato
domanda di marchio collettivo pendente…
31MARCHI COLLETTIVI:
ANALISI
32MARCHI COLLETTIVI NEL RMUE
DEFINIZIONE (Art. 74 RMUE)
Marchio dell’UE atto a distinguere P/S*
dei membri dell’associazione titolare da quelli di altre
imprese
Qualifica la particolare
origine commerciale collettiva
* Art. 74(2)RMUE: c.d. deroga geografica (deroga a Art.7(1)(c)RMUE: provenienza
geografica OK)
(Stati Membri: a discrezione del singolo Stato, ma in ogni caso non diritti esclusivi sul
termine geografico)
33MARCHI COLLETTIVI NEL RMUE
TITOLARITÁ (Art. 74 RMUE)
➢ Associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o
commercianti aventi la capacità di essere titolari di
diritti/obblighi, stipulare contratti, compiere atti giuridici, stare
in giudizio
➢ Persone giuridiche di diritto pubblico*
NO: persone fisiche o società private
* Anche solo struttura interna di natura associativa (R-1007/2011-2, 10.05.2012,
Représentation d'un Drapeau avec des Étoiles, fig.)
34MARCHI COLLETTIVI NEL RMUE
FORMALITÁ
Espressamente depositato in quanto marchio collettivo
Regolamento d’uso* (al momento del deposito della domanda o entro 2
mesi)
TASSE
• 1ª classe: €1500 se e-filing (altrimenti €1800)
• 2ª classe: € 50
• Dalla 2ª classe in poi: € 150 ciascuna classe aggiuntiva
35MARCHI COLLETTIVI NEL RMUE
IMPEDIMENTI alla REGISTRAZIONE
Art. 76 RMUE
GENERALI: Art. 7 RMUE
SPECIFICI: Artt.74,75 e 76RMUE
Esame:
Expert Group
36MARCHI COLLETTIVI NEL RMUE
IMPEDIMENTI alla REGISTRAZIONE
SPECIFICI
REGOLAMENTO D’USO:
• Mancato deposito (Art. 75(1)RMUE)
• Contenuto erroneo o incompleto (Art. 75(2)RMUE)
• Contrarietà a ordine pubblico o buon costume (Art. 76(1)RMUE)
ALTRI:
• Carattere ingannevole del marchio (Art. 76(2)RMUE)
37MARCHI COLLETTIVI NEL RMUE
REGOLAMENTO D’USO
CONTENUTO
(Art. 75(1)RMUE + Art. 16 REMUE):
• Nome del TITOLARE
• OGGETTO dell’ASSOCIAZIONE (o della PERSONA GIURIDICA DI DIRITTO
PUBBLICO TITOLARE)
• SOGGETTI AUTORIZZATI a RAPPRESENTARE l’ASSOCIAZIONE (o la PERSONA
GIURIDICA DI DIRITTO PUBBLICO TITOLARE) e CONDIZIONI ASSOCIAZIONE
• RAPPRESENTAZIONE del Marchio
• PERSONE AUTORIZZATE A USARE il marchio
• CONDIZIONI D’USO del marchio e SANZIONI per il mancato rispetto delle
condizioni d’uso
• Elenco dei P/S rivendicati 38MARCHI COLLETTIVI NEL RMUE: DECADENZA
Art. 81RMUE
➢ Motivi ex Art. 58RMUE
+
➢ Non misure ragionevoli per evitare uso marchio non
compatibile con regolamento d’uso
➢ Uso ingannevole da parte del titolare
➢ Modifica regolamento d’uso iscritta in contrasto con Art.
79 RMUE
39MARCHI COLLETTIVI NEL RMUE: NULLITA’
Art. 82RMUE
➢ Motivi ex Art. 59-60 RMUE
+
➢ Non conformità a Art. 76 RMUE
(cioè motivi di rifiuto specifici, riguardanti natura del
segno, titolarità, regolamento d’uso, ecc.)
40CONCLUSIONI
e
SPUNTI di RIFLESSIONE
41‘CATEGORIE’ DI MARCHI nel SISTEMA EUROPEO
Marchio Marchio Marchio di
INDIVIDUALE COLLETTIVO CERTIFICAZIONE
Definizione Distinguere p/s di una Distinguere p/s dei Distinguere p/s
(e funzione impresa da quelli di altre membri di una certificati dal titolare del
essenziale) imprese (origine associazione da quelli di marchio da quelli non
commerciale) altre imprese (origine certificati (conformita’
commerciale collettiva) schema di
certificazione)
Titolarita’ Ogni persona fisica o Associazione + persone Persona fisica o
(e uso) giuridica giuridiche di diritto giuridica (anche
(Titolare, licenziatari) pubblico pubblica) che non
(Membri associazione o produca P/S
ente titolare) (Utilizzatori autorizzati
deo P/S certificati; non
titolare del marchio)
Formalita’ Se non depositato come Esplicitamente Esplicitamente
collettivo o di depositato come tale + depositato come tale +
certificazione Disciplinare Regolamento d’uso
(Regolamento d’uso)
Esame Requisiti assoluti ex Art. Requisiti ex Art. 76 Requisiti ex Art. 85
7 RMUE RMUE (assoluti ex Art. 7 RMUE (assoluti ex Art. 7
RMUE + specifici ex Artt. RMUE + specifici ex
74-76 RMUE) Artt. 83-85 RMUE) 42‘CATEGORIE’ DI MARCHI nel SISTEMA EUROPEO
Modifiche alla CATEGORIA
(tra marchio collettivo, di certificazione o individuale)
➢ Marchi già registrati al 01.10.2017: modifiche (esempio
da ‘collettivo’ in ‘certificazione’) NON possibili!!
➢ Marchi depositati dopo il 01.10.2017:
successivamente al deposito, modifica possibile
soltanto se PALESE ERRORE nella selezione ex Art.
49(2)RMUE: analisi caso per caso
43SPUNTI di RIFLESSIONE
FUNZIONE ESSENZIALE DIFFERENTE delle 3 categorie
(impatto sull’uso effettivo, rischio di decadenza, ecc.)
TERMINI GEOGRAFICI (marchi di certificazione:
trattamento non uniforme tra MUE e Marchi nazionali;
marchi collettivi: deroga geografica, ma v. AG Kokott;
marchi individuali/collettivi: interferenza con
DOP/IPG…)
44...SPUNTI di RIFLESSIONE
C-689/15, Gözze (marchio individuale usato come ‘quality label’)
C-673/15, ‘Darjeeling’ (differenze marchio collettivo e IG)
C-514/18 P, ‘Steirisches Kürbiskernöl’ (marchio individuale usato
come IG)
T-253/17, (appeal C-143/19 P) ‘Der Grüner Punkt’ (uso in relazione alla
funzione per tutti i P/S)
T-328/17, (appeal C-766/18 P) ‘HALLOUMI’ (MUE Collettivo vs EUTM -
EUIPO and GC: NO LOC; AG KOKOTT)
T-825/16, (appeal C-608/18 P) ‘HALLOUMI’ (Marchio anteriore di
certificazione UK)
45Per ogni informazione supplementare:
Maria.capostagno@euipo.europa.eu
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