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Moderatore
Leonardo Mosca
Project Executive
China IPR SME Helpdesk
leonardo.mosca@china-iprhelpdesk.eu
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Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.
Pannello di interazione
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Relatori
Anna Sangiorgi Fiammetta Pantò Elio De Tullio
Responsabile dei servizi di Responsabile assistenza alle startup Esperto Legale
Enterprise Europe Network Coordinatore RIS Hub Sicilia
European IP Helpdesk De Tullio & Partners
EIT Health
Ambassador
Agenda
Agenda Speaker
15:00 – 15:05 Introduzione al webinar Leonardo Mosca
15:05 – 15:10 Presentazione delle attività del Consorzio Arca Anna Sangiorgi & Fiammetta Pantò
Pianificazione delle Esportazioni in Cina e SEA:
15:10 – 15:40 Elio De Tullio
protezione di brand, design e segreti commerciali
Introduzione ai servizi del China e South-East Asia IPR
15:40 – 15:45 Leonardo Mosca
SME Helpdesk
15:45 – 16:00 Q&A
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Introduzione ai servizi e attività del Consorzio Arca Anna Sangiorgi, asangiorgi@consorzioarca.it Fiammetta Pantò, fpanto@consorzioarca.it
Il Consorzio ARCA e la rete EIT Health
EIT Health è un organismo indipendente dell'UE
istituito nel 2008 per promuovere l'innovazione e
l'imprenditorialità in tutta Europa, una Community di
conoscenza e innovazione (KIC) creata dall'Istituto
Europeo per l'Innovazione e la Tecnologia (EIT).
La struttura dell'EIT Health si estende in tutta l'Europa: la sede principale
è a Monaco, mentre altri sei centri di co-locazione si trovano a Londra,
Stoccolma, Barcellona, Parigi, Mannheim, Heidelberg e Rotterdam.
Sono anche parte della rete EIT Health sei paesi europei che appartengono
ad un unico cluster, denominato InnoStars, formato da Croazia, Ungheria,
Polonia, Portogallo, Italia e Galles.
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Il CONSORZIO ARCA svolge attività in qualità di RIS Hub per i progetti
EIT Health, operando sul territorio nazionale per coinvolgere nei
programmi di sostegno e accelerazione le iniziative imprenditoriali più
meritevoli.
EIT Health infatti sostiene economicamente i migliori talenti
imprenditoriali e i migliori ricercatori in Europa per favorire lo sviluppo
e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi nel settore
salute.
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Il CONSORZIO ARCA è partner di Enterprise Europe
Network – EEN la rete che aiuta le imprese a
innovare e crescere su scala internazionale.
È la più grande rete di supporto al mondo per le piccole
e medie imprese e le start up con ambizioni
internazionali.
EEN è:
• operativa dal 2008 grazie alla Commissione Europea
• cofinanziata nell'ambito del programma dell'Unione
europea per la competitività delle PMI (COSME)
• offre un sistema integrato di servizi per aiutare le
aziende ad individuare nuovi partner commerciali,
produttivi e tecnologici all’estero
• sostiene l’innovazione e il trasferimento tecnologico
e promuove la partecipazione delle PMI a
Horizon 2020
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Il ruolo del Consorzio ARCA:
gli esperti di Enterprise Europe Network presso il
Consorzio Arca valutano quali servizi sono più adatti alla
specifica fase di sviluppo dell’attività dell’azienda.
• consapevolezza dell'innovazione – entry level
• sviluppo delle capacità di innovazione - servizi one to
one
• gestione dell'innovazione, per pianificare e gestire le
proprie attività e ad allineare la propria strategia con
altri processi aziendali - livello più elevato
Tra i servizi one to one:
supporto sui diritti di proprietà intellettuale
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Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.Ambasciatori • Schema di cooperazione con la rete Enterprise Europe (EEN): 50 ambasciatori - 29 paesi • Sviluppare le capacità di PI tra le PMI europee • Scambio e feedback degli ambasciatori sui bisogni delle PMI • Eventi di sensibilizzazione e formazione locali
Pianificazione delle Esportazioni in Cina e SEA protezione di brand, design e trade secrets Elio De Tullio
Questionario
Avete registrato il vostro marchio in Cina
e/o Sud-Est Asiatico?
❑ Sì, in entrambe le regioni;
❑ Sì, in Cina;
❑ Sì, in SEA;
❑ No, solo in Italia
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Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.Esperto di PI
Nome Elio De Tullio
Studio De Tullio & Partners
Luogo Roma
E-mail edt@detulliopartners.com
Elio de Tullio è un avvocato e consulente marchi abilitato in Italia e specializzato in
proprietà intellettuale. Dopo dieci anni di esperienza nel campo della proprietà
intellettuale, nel 2005 fonda lo studio legale De Tullio & Partners, con sede a Roma,
Bari, Treviso e New York. Si occupa di pianificazione strategica delle protezioni,
operazioni di valutazione di asset immateriali, assistenza e rappresentanza nei
giudizi amministrativi e giurisdizionali a livello nazionale ed internazionale, con
particolare attenzione alle PMI e ai mercati della Cina e Sud Est Asiatico.
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Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.Informazioni generali
La protezione della PI in Cina: alcune informazioni generali
• In linea generale, solo le privative registrate sono protette (con l’eccezione della
tutela, in alcuni casi, dei marchi di fatto).
• La Cina adotta un sistema «first-to-file»
• Per presentare una domanda di registrazione per i diritti PI in Cina, qualsiasi
cittadino straniero o azienda estera deve affidarsi, prima di tutto, ad un agente
dell’UE. Questo agente si metterà in contatto con un agente locale cinese, dal
momento che una domanda di registrazione cinese non può essere presentata
direttamente da un soggetto straniero.
N.B. Le regole di seguito esposte non sono in vigore a Hong Kong, Macao e Taiwan
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Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.Autorità in carica per la registrazione dei diritti PI
dopo la riforma del 2018
• Con la recente riforma del 2018 è stata creata un’unica Autorità per la gestione di
brevetti, marchi e IG.
• La vecchia Autorità competente per i soli brevetti (State Intellectual Property Office –
SIPO) è stata trasformata nella nuova Autorità China National Intellectual Property
Administration (CNIPA).
• Oltre ai brevetti, ai modelli di utilità e ai design, il CNIPA gestisce ora anche i marchi
(precedentemente di competenza dello State Administration of Industry and
Commerce - SAIC) e le Indicazioni Geografiche (precedentemente di competenza della
General Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine - AQSIQ).
• Pertanto, le procedure di registrazione e tutela dei suddetti diritti vengono gestite
direttamente dal CNIPA.
• Il copyright continua ad essere, invece, di competenza della National Copyright
Administration of China (NCAC), autorizzato dal Copyright Protection Centre of
China (CPCC).
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Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.Accordi internazionali e priorità internazionale
• La Cina è parte del Sistema Internazionale di Madrid gestito da WIPO e, quindi, un
marchio nazionale può essere esteso in Cina tramite una domanda di marchio
internazionale.
• Non è membro dell’Accordo Internazionale dell’AJA in materia di Design
Industriale.
• La Cina è, inoltre, paese firmatario della Convenzione di Parigi per la Protezione della
Proprietà Industriale del 1883.
• Pertanto, il titolare di una domanda di registrazione di un diritto PI (depositata in uno
degli Stati Membri della Convenzione) può avvalersi di un periodo di priorità pari a sei
mesi (per design e marchi) o un anno (per brevetti e modelli di utilità) dal deposito della
domanda nel Paese di origine per estendere la protezione del primo deposito in Cina
tramite un deposito nazionale in tale Paese.
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Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.Cosa sono i marchi?
Che cosa è il marchio? Il marchio è un segno che permette di distinguere ed identificare i prodotti e servizi di un’impresa rispetto a quelli delle altre imprese. Si possono registrare tutti i nuovi segni, in particolare i disegni, le parole, compresi i nomi di persona, le cifre, i suoni, le lettere, la forma del prodotto o della confezione dello stesso, le combinazioni o le tonalità cromatiche (purché siano in grado di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di un’altra). La sua tutela ha una durata pari a dieci anni dalla data del deposito, ed è rinnovabile indefinitamente per ulteriori periodi di dieci anni.
Marchi in Cina
Caso studio: Michael Jordan
✓ Dagli anni Ottanta, ovvero da quando l’NBA ha iniziato ad essere conosciuta anche, in
Cina ci si riferisce a Jordan chiamandolo Qiaodan, scritto 乔丹.
✓ La società Qiaodan, produttrice di scarpe sportive aveva depositato nel 2007 il segno
“乔丹” (ovvero la traslitterazione del cognome Jordan) per la classe 28 in relazione ad
articoli sportivi, piscine, pattini roller e decorazioni. Nel corso degli anni la Qiaodan ha
sviluppato circa un centinaio di marchi diversi utilizzando il nome di Jordan, sia in
caratteri cinesi che latini.
✓ La causa, iniziata nel 2012, era stata intentata da Michael Jordan contro la Qiaodan
Sports, azienda di abbigliamento sportivo con sede nella regione del Fujian, che aveva
sviluppato un business sullo sfruttamento del nome di Jordan in caratteri cinesi, oltre
che del suo storico numero da giocatore (23), e di un logo simile a quello della Air
Jordan.
✓ Nel dicembre 2016 la Suprema Corte del Popolo della Repubblica Popolare Cinese ha
stabilito che i diritti del nome di Michael Jordan, anche se scritti in caratteri cinesi (乔
丹), sono di titolarità dell’ex giocatore di basket statunitense, e non possono essere
usati liberamente nel territorio cinese.
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Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.Caso studio: Michael Jordan
✓ La decisione della Suprema Corte ha ribaltato la sentenza del Tribunale di Shanghai,
che aveva stabilito che l’uso del termine Qiaodan era troppo comune per poter
essere registrato e monopolizzato unicamente da Michael Jordan.
✓ La Corte ha suddiviso la sua analisi e motivato la sua decisione sulla base di due
argomenti: da un lato, la tutela dei diritti della personalità e, dall’altro, la
conclusione che un business basato ab origine su un diritto acquisito in mala
fede non è meritevole di tutela (male captum bene retentum).
✓ Sotto il profilo dei diritti della personalità, la Corte ha stabilito che il diritto al nome
(che include anche lo pseudonimo) rientra tra quei diritti che meritano tutela
prioritaria rispetto al successivo deposito di un marchio.
✓ Affinché possa accedere a tale livello di tutela, il nome deve aver acquisito un certo
grado di popolarità rispetto al pubblico rilevante e deve essere stato
conosciuto e utilizzato dallo stesso per un consistente lasso di tempo. Nel caso di
specie, le prove avevano dimostrato l’uso estensivo da parte dei media e del
pubblico del segno 乔丹 proprio per individuare il famoso cestista americano.
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Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.Il marchio in Cina
✓ In Cina, in generale, i diritti PI sono protetti solo a seguito della
registrazione e nel periodo che intercorre tra il deposito della
domanda e la data della registrazione non sono tutelati.
✓ Tuttavia, dal 1 maggio 2014, in determinati casi, può essere
riconosciuta una tutela come marchio di fatto al marchio non
registrato di cui si dimostri la notorietà durante il suo utilizzo pur
non essendo registrato o se si dimostra che il marchio contestato è
stato depositato in malafede.
✓ Sebbene non sia espressamente richiesto dalla legge, è consigliabile
fornire all’ufficio in sede di deposito una traslitterazione in
caratteri cinesi del marchio. Allo stesso tempo, è consigliabile
effettuare il deposito del marchio anche in caratteri cinesi.
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Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.Il marchio in Cina
✓ La protezione del marchio dura 10 anni dalla data della registrazione, e può
essere rinnovata ogni dieci anni indefinitamente
✓ Dal 1 maggio 2014:
• Si possono registrare marchi sonori
• È possibile depositare una domanda multi-classe
• La domanda di registrazione può essere inoltrata all’Ufficio in via elettronica
• Sono stati fissati dei termini specifici per diverse procedure: non più di 9 mesi
per l’esame della domanda di marchio, procedura di annullamento di un marchio
registrato (in caso di violazioni di legge), cancellazione e relativo appello; non
più di 12 mesi per i procedimenti di opposizione, appello nelle opposizioni e
annullamento di un marchio registrato (in caso di conflitto con marchi anteriori).
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Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.I marchi depositati in mala fede: le novità della
Riforma del 2019
Il 23 Aprile 2019 il Comitato Permanente del Congresso Nazionale Popolare
Cinese («全国人民代表大会常务委员会») ha approvato gli emendamenti alla Legge
Cinese sui Marchi.
Dal 1 Novembre 2019 gli emendamenti (che prevedono la modifica di 6
articoli della Legge sui Marchi) acquisiranno piena efficacia e consentiranno
un più tonico contrasto al fenomeno dello «squatting» ed in generale alle
violazioni al diritto sui marchi. Il legislatore ha realizzato in particolare un focus
sul «deposito in mala fede dei marchi per uno scopo diverso dall’uso».
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Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.Analisi degli articoli emendati dalla Riforma 2019
• Art. 4 comma 1 → Rigetto della domanda di marchio per depositi in mala fede e/o
scopo diverso dall’uso;
• Art. 19 comma 3→ l’Ufficio Marchi Cinese potrà applicare delle misure proattive
durante la procedura d’esame del marchio se sa (o avrebbe dovuto sapere) che
il deposito è stato realizzato in mala fede (è misura di contrasto ex ante);
• Artt. 33 e 44→ Chiunque, entro tre mesi dalla data della comunicazione di avvenuta
registrazione del marchio costituente una violazione, può fare opposizione
all’Ufficio Marchi Cinese (è misura di contrasto ex post);
• Art. 63 comma 1, 3 e 4→ Inasprimento della sanzioni (l'importo del danno può
essere fino a cinque volte l'importo calcolato su base normale e l'importo legale del
danno può essere fino a cinque milioni di Yuan cinese, attualmente il calcolo è su
base tre e il danno risarcibile è fissato ad una massimo di tre milioni) e distruzione
dei beni contraffatti senza corresponsione di alcuna compensazione per il
violatore. In aggiunta, non è più possibile reimmettere il bene contraffatto nel
mercato dopo la rimozione del marchio contraffatto (la legge attuale lo
consente);
• Art. 68→Introduzione di sanzioni penali
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Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.Peculiarità locali: Cina
• Principio “first to file” → Pepsi Cola Case (Blue Storm)
• Procedimenti: più semplici ma lenti (da 6 a 18 mesi)
• Necessità di affidarsi a un consulente di PI in Italia o UE che coordini le
attività. Nel caso di necessità di deposito di un marchio locale, costui si
relazionerà con un consulente o avvocato cinese
• Obbligo di utilizzo: 3 anni dalla concessione
• Una volta registrato il marchio deve riportare i seguenti simboli: “®” or
• Non è possibile azionare il marchio, né ottenere un controllo doganale,
senza la titolarità di un marchio registrato
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Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.L’importanza della
protezione in caratteri
locali
“female horse fastened with wax“
“bite the wax tadpole”
“to permit mouth to be able to rejoice”Marchi in SEA
Peculiarità locali : South-East Asia
• Vietnam, Indonesia, Singapore, Cambodia, Philippines: è possibile
proteggere i 3D trade marks
• Malaysia: non è possibile proteggere non-conventional trade marks (sound,
taste, smell)
• Vietnam e Laos: non è possibile proteggere marchi sonori, olfattivi
• Tailandia, Indonesia: non è possibile proteggere marchi sonori
• Singapore : è possibile proteggere marchi sonori, ma non olfattivi o di
gusto
• Philippines : non è possibile proteggere marchi di colore, con qualche
eccezione
• Philippines, Brunei, Cambodia, Laos, Thailand, Vietnam, Indonesia:
hanno tutti un sistema multi-classe, tranne la Malesia
• ASEAN TMView
• Free of charge online tool
• Database with information of more than 2M trade marks registered in ASEAN
(trade mark denomination, applicant, type, graphic representation, legal status,
list of products / services, class codes, etc.)
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Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.Peculiarità locali : South-East Asia
• “FIRST TO FILE principle”
• Myanmar: Non esiste un registro marchi, anche se nel 2019 è stata approvata la riforma
• Singapore: E’ possibile proteggere marchi soltanto utilizzati attraverso passing-off e Non-
Contractual Liability Law. Sempre consigliabile la registrazione.
• Vietnam: Scarsa consapevolezza della proprietà intellettuale. Decisioni dei Tribunali spesso non
coerenti o allineate
• Indonesia: Difficoltà di attivare controlli doganali ed enforcement giudiziale. La raccolta prove è
fondamentale
INTERNATIONAL REGISTRATION
• PRIORITY PRINCIPLE:
• Paris Convention: ASEAN countries except Myanmar
• Period: 6 months from the application date in one of the MS to apply for registration in any
other MS
• INTERNATIONAL TRADE MARK SYSTEM (WIPO)
• Madrid Protocol: Requirements of the AEC –ASEAN countries except Myanmar
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Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.Local particularities: South-East Asia
• “TRADEMARK HIJACKING”:
• Bad faith trade mark registration very often
• “Resale” of the trade mark to the legitime owner for abusive price
• LOCAL NAME OF THE TRADE MARK:
• Language issue –> translation
• Roman characters’ regitration does no protect againts use/registration of signs in local language
• Risk of choice by consumers of name in local language with similar meaning or sound
• Risk of registration by a third party of the name used in the local market for the product
Recommendations:
• Find out what local-language trade marks to use and if they are available
• Research on the translation of the original trade mark and registration of
both
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Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.Cybersquatting
Focus: la recente legge sull’e-commerce del 31.08.2018
• Ai sensi dell’art. 27 della nuova legge cinese sull’e-commerce, le piattaforme di commercio
elettronico devono richiedere agli operatori che vendono beni o servizi sulla piattaforma
di fornire informazioni veritiere sulla propria identità, indicando indirizzo e licenza
amministrativa, ecc., nonché devono conservare un registro e verificare regolarmente
tali informazioni.
• Se un titolare di diritti di proprietà intellettuale ritiene che la sua PI sia stata violata,
può notificare ad un operatore di piattaforma di e-commerce di adottare le misure
necessarie, ad esempio per eliminare, bloccare, disconnettere o terminare le relative
transazioni e servizi. Tale avviso deve contenere la prova prima facie della violazione. La
piattaforma di e-commerce, dopo aver ricevuto tale notifica, adotta le misure
necessarie in modo tempestivo e trasmette l’avviso agli operatori sulla piattaforma; in
mancanza di ciò, sarà responsabile in solido per ulteriori danni insieme agli operatori sulla
piattaforma (art. 42).
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Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.Focus: la recente legge sull’e-commerce del 31.08.2018
• L’operatore interessato, dopo aver ricevuto la comunicazione, può
presentare una dichiarazione di non violazione al gestore della piattaforma
di e-commerce. Tale dichiarazione deve contenere la prova prima facie della non
violazione.
• La piattaforma di e-commerce, dopo aver ricevuto la suddetta dichiarazione,
trasmette la dichiarazione al titolare del diritto di proprietà intellettuale e
comunicandogli che può sporgere denuncia presso le autorità competenti o adire il
tribunale Cinese.
• Il gestore della piattaforma di commercio elettronico interrompe
tempestivamente le misure adottate contro l’operatore se non ha ricevuto la
comunicazione che il titolare del diritto ha presentato un reclamo o ha iniziato
una causa entro 15 giorni dalla trasmissione della dichiarazione al titolare del diritto
(art. 43).
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Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.La protezione dei DPI
del gruppo Alibaba
Alibaba è costantemente impegnata ad aiutare i commercianti a
sfruttare tutte le potenzialità di internet per coinvolgere i propri clienti
nel commercio legale promuovendo il rispetto e la protezione dei diritti
di proprietà intellettuale:
Nel 2016 ha istituito la Piattaforma per la protezione della proprietà
intellettuale (IPP PLATFORM) disponibile all’indirizzo
http://ipp.alibabagroup.com/. Così i titolari dei diritti possono aprire
un account unico sulla IPP ed inviare le richieste di rimozione valide
per tutte le piattaforme di e-commerce del gruppo:
Tramite la IPP i titolari dei diritti possono monitorare e gestire le proprie richieste di rimozione in
ciascuna delle sette piattaforme. Nell’agosto del 2017 Alibaba ha lanciato Express IPP, sevizio che
ha ottimizzato la velocità di elaborazione delle richieste di rimozione:
• Nel 2018, il 96% delle richieste legittime di rimozione inviate tramite la IPP durante i giorni
feriali sono state processate nel giro di 24h.Design Patent in
CinaIl disegno industriale in Cina: oggetto della protezione
I diritti derivanti dal brevetto sono azionabili a partire dalla data di
pubblicazione del brevetto nella Gazzetta.
✓ Tipologie di brevetto (art. 2 Legge Brevetti):
• Brevetto per disegno ornamentale: disegni originali riguardanti la forma, il
motivo o le combinazioni degli stessi, o le combinazioni di colori e forme che
abbiano carattere individuale e possibili di applicazione industriale; la
protezione non copre le parti funzionali di un prodotto.
• Durata: 10 anni dalla data del deposito (condizionato al pagamento delle
annualità)
• Il CNIPA effettua solamente un esame preliminare formale per la verifica dei
requisiti procedurali della domanda trasmessa; l’eventuale esame nel merito
sarà svolto in caso di processo di invalidazione
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Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.Il disegno industriale in Cina: oggetto della protezione
https://www.china-
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Design_Patent_Guide.pdf
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Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.Design Patent in
SEASEA / Period of protection
https://www.southeastasia-
iprhelpdesk.eu/sites/default/files/publications/industrial_designs_protection_in_south-
east_asia.pdf
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Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.SEA / Chi può registrare il design
https://www.southeastasia-
iprhelpdesk.eu/sites/default/files/publications/indus
trial_designs_protection_in_south-east_asia.pdf
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Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.Casi studio
SHAPE MARKS: PRACTICAL CASE
Singapore Application No. : T01/14770J
Applicant : Société Des Produits Nestlé S.A.
Caso studio 1: Design in
Date of application : 15 July 2001
SINGAPORE
Mark : 3D shape of packaging of the goods
Class 30: Coffee and coffee mixtures.
Objection: Devoid of distinctive character.
Decision: The mark is not acceptable as it is quite unlikely that the mark will be
recognized as a trade source. The packaging is one that the target sector of the public
will see as signifying certain functionalities, for example, as a container for holding
the coffee mixture, and not as an indication of its origin. There is no distinctive
character in the packaging. The public is likely to recognize the applicant’s house
mark, rather than the container as the trade mark. The Registrar took into consideration
the fact that similar containers with a peel-off cover have been in use in the market
for other products such as dairy creams, fruit jellies, instant noodles and ice-creams.
https://www.ipos.gov.sg/Portals/0/about%20IP/trademark%20resources/Work%20Manual-Shape%20Marks%20Chapter.pdfCaso studio 2: FRAPAP
✓ «FRAPAP» è un marchio registrato di titolarità di una società francese (FRAPAP) per
prodotti «carta da disegno»; il marchio è stato registrato in Cina in caratteri latini;
✓ In un momento successivo e dopo aver avviato il business in Cina, la società decise di
registrare la traslitterazione cinese dello stesso marchio;
✓ L’Ufficio marchi cinese respinse la domanda di registrazione a causa dell’esistenza di
un marchio anteriore identico.
✓ FRAPAP decideva, quindi, di condurre un’indagine sulla società titolare del marchio
anteriore cinese. Tale società era specializzata in elettronica ed apparentemente non
interessata al settore della carta da disegno; questa azienda era situata a Shenzhen, lo
stesso luogo in cui la società di distribuzione di prodotti fabbricati dal maggiore
concorrente di FRAPAP aveva sede legale; inoltre, entrambe le società avevano lo
stesso Direttore Generale.
✓ A seguito di investigazioni, FRAPAP è riuscita a raccogliere prove per sostenere la
connessione esistente tra le due società e il loro comportamento volto ad impedire a
FRAPAP di utilizzare il proprio marchio in caratteri cinesi.
✓ Pertanto, la FRAPAP ha proposto con successo un’azione di cancellazione contro il marchio
anteriore depositato in mala fede, ottenendo così il diritto di registrare il proprio marchio
in caratteri cinesi.
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Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.Caso studio 3: marchio per «filati» in classe 23 1/2
✓ La società X ha presentato una domanda di registrazione di un marchio in
classe 23 per «filati tessili».
✓ La società Y (opponente) ha presentato opposizione contro la suddetta
domanda; aveva già registrato lo stesso marchio nella classe 22 per «fibre
tessili» in data anteriore al deposito della domanda opposta.
✓ Il titolare del marchio opposto è un concorrente dell’opponente in relazione ai
prodotti della classe 22.
✓ Tuttavia, il titolare X del marchio opposto non produce né vende filati tessili
ricompresi in classe 23, mentre l’opponente Y svolge anche questa attività
commerciale. Pertanto, la Società X non era in buona fede o aveva una reale
intenzione di registrare il marchio nella Classe 23.
✓ A causa dell’utilizzo da molti anni del marchio in Cina per i prodotti «fibre tessili»
inclusi nella Classe 22, il marchio della Società Y ha ottenuto notorietà in Cina.
Fonte: Mr. Jonas Shi, China IPwell International Law Firm
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Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.Caso studio 3: marchio per «filati» in classe 23 2/2
✓ Considerando la notorietà del marchio dell’opponente Y in classe 22 e lo stretto
collegamento esistente tra i «prodotti in fibra tessile» compresi nella
classe 22 e «filati tessili» compresi nella classe 23, i consumatori cinesi
potrebbero indotti in confusione circa la fonte commerciale dei prodotti se il
marchio opposto venisse registrato ed utilizzato.
✓ Pertanto, l’Ufficio cinese ha accolto l’opposizione e il marchio opposto è
stato rigettato.
✓ Punti chiave del caso:
▪ Dimostrazione della notorietà del marchio dell’opponente in Classe 22;
▪ Dimostrazione del collegamento tra «fibre tessili» in classe 22 e «filati tessili»
compresi in classe 23;
▪ Dimostrazione della concorrenza tra le due società, in particolare provare
l’assenza di buona fede o reale intenzione nella registrazione del marchio nella
classe 23.
Fonte: Mr. Jonas Shi, China IPwell International Law Firm
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Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.Raccomandazioni per tutela dei diritti PI in Cina e SEA
• Proteggere i diritti PI prima di entrare sui mercati di Cina e SEA
• Svolgere le opportune ricerche di anteriorità per identità e similitudine
• Verificare la proteggibilità intrinseca dei diritti PI
• Proteggere la versione cinese (traslitterazione) del marchio in caratteri occidentali
• Creare un archivio di tutti i materiali rilevanti, raccogliendo tutta la documentazione
inerente all’utilizzo e lo sfruttamento del diritto PI in Cina e i certificati originali
• Monitorare il mercato e le attività dei concorrenti e svolgere investigazioni sui partner
commerciali
• Attivare un servizio di sorveglianza
• Monitorare le Gazzette dei diritti PI e le azioni legali dei concorrenti e dei terzi
• Monitorare il web e gli eventuali utilizzi illegittimi (chat e e-commerce)
• Verificare l’adeguatezza dei contratti sottoscritti con partner esteri
• Utilizzare il Sistema di Madrid cum grano salis (Myanmar non ne fa parte)
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Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.Servizi gratuiti dell’HD
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Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.Domande © European Union, 2020. Reuse is authorised provided the source is acknowledged. The reuse policy of European Commission documents is regulated by Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.
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Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.Puoi anche leggere
